STS, 11 de Julio de 2007

"Mapfre Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Prima Fija" interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso- administrativo número 832/2001 contra los acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de julio de 2000, confirmados con fecha 29 de mayo de 2001, que concedieron el registro de las marcas números 2.255.274 y

2.255.279, "Mapquest", y 2.255.276 y 2.255.277, "Mapquest.com", para las clases 9 y 16.

En su escrito de demanda, de 2 de noviembre de 2001, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que estimando el presente recurso se declare nulas y sin ningún efecto las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas por las que se acordó la inscripción de las marcas Mapquest números 2.255.274 y 2.255.275, y Mapquest.com números

2.255.276 y 2.255.277". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 29 de noviembre de 2001, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia que "desestime el recurso y confirme el acto recurrido, toda vez que el mismo es en todo conforme a Derecho".

"Mapquest.com Inc." contestó a la demanda con fecha 29 de diciembre de 2000 y suplicó sentencia "en la que, desestimando el presente recurso, declare que las resoluciones recurridas son conformes a Derecho, confirmándolas y confirmando en definitiva la concesión de las marcas españolas nos. 2.255.274,

2.255.276, 2.255.277 y 2.255.279 a mi mandante".

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Octava, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 5 de abril de 2004, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Desestimando la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales D. Argimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación de la mercantil 'Mapfre, Mutualidad de Seguros y Reaseguros, a prima fija', contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 29 de mayo de 2001, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la dictada por la Oficina el 20 de julio de 2000 y concedió el registro de las marcas números 2.255.274 'Mapquest' y 2.255.276 'Mapquest.com' en clase 9ª, y las de números 2.255.277 y 2.255.279, con iguales denominaciones, en clase 16ª del Nomenclátor Internacional; y declaramos que las citadas resoluciones son ajustadas a Derecho. Sin costas". Sexto.- Por auto de 22 de junio de 2004 la Sala de instancia acordó: "No haber lugar a ninguna aclaración en la sentencia nº 382 dictada en estas actuaciones el cinco de abril de 2004, aunque procede rectificar el error material cometido en el encabezamiento de la misma en el que se sustituirá el nombre de Rosa que por error se hizo constar respecto de la representación procesal de la codemandada 'Mapquest.com Inc.' por el de Montserrat, que es el correcto".

Con fecha 20 de septiembre de 2004 "Mapfre Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Prima Fija" interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 7183/2004 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "por infracción del artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de Marcas, y jurisprudencia interpretativa del mismo".

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "por infracción de los artículos 4.4 y

13.c) de la Ley 32/1988, de Marcas, en relación con los artículos 6 y 12 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal, y jurisprudencia interpretativa de los mismos".

Por auto de 6 de noviembre de 2006 la Sala acordó admitir a trámite el presente recurso de casación.

"Mapquest.com, Inc." presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de costas a la recurrente.

El Abogado del Estado se opuso igualmente al recurso y suplicó su desestimación con costas.

Por providencia de 17 de mayo de 2007 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 3 de julio siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 5 de abril de 2004, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Mapfre Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Prima Fija" contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fueron inscritas las marcas números 2.255.274 "Mapquest" y 2.255.276, "Mapquest.com", para distinguir productos de la clase 9ª del Nomenclátor Internacional ("Programas de ordenador para la planificación de viajes; programas de ordenador para cartografía a medida; discos compactos de memoria de lectura solamente (CD-ROM) pregrabados conteniendo información sobre planificación de viajes; discos compactos de memoria de lectura solamente (CD- ROM) pregrabados conteniendo un atlas de calles"), y las números 2.255.277 y 2.255.279, con iguales denominaciones, en la clase 16ª (en concreto "mapas y guías de ciudades impresos").

A la inscripción de las marcas números 2.255.274 "Mapquest" y 2.255.276, "Mapquest.com", y las números 2.255.277 y 2.255.279, con iguales denominaciones, solicitadas por "Mapquest.com, Inc.", se había opuesto "Mapfre Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Prima Fija" en cuanto titular de la marca número 104.174, "Map", que ampara productos de la clase 16 ("papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta, publicaciones, folletos y prospectos, excluyendo los mapas, planos o cartas; publicaciones de todo tipo sobre el campo de los seguros; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de...") y 42 ("... Restauración (alimentación); hospedaje temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación para ordenadores; servicios que requieren un alto grado de actividad mental de personas con formación universitaria o experiencia equivalente y se refieren a aspectos teóricos o ...").

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley ], por existir entre los distintivos enfrentados Mapquest [Mapquest.com] y su oponente Map, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado, pues las marcas deben examinarse tal como fueron solicitadas, y no descomponiendo arbitrariamente las mismas. En este sentido, la solicitud, de mayor extensión que la oponente, mantiene con ella diferente secuencia vocálica y clara distancia fonética que introduce su última sílaba. También debe señalarse que cuando se registran marcas tan breves como la impugnante, deben soportar un mayor acercamiento de signos posteriores, con tal que contengan algún elemento diferenciador, como en el presente caso".

Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron las siguientes:

"Según consta en el expediente administrativo, los productos o servicios amparados por la inscripción de la comunitaria oponente 'MAP', en la clase 16ª del Nomenclátor son los de 'papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta publicaciones, folletos y prospectos, excluyendo los mapas, planos o cartas; publicaciones de todo tipo sobre el campo de los seguros, artículos de encuadernación; fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, pinceles...', productos y servicios que, aunque estén incluidos en la misma clase del Nomenclátor que la prioritaria, no sólo no guardan ninguna relación con los de las concedidas, sino que están al margen de los amparados por la prioritaria que, precisamente, excluye de su ámbito 'los mapas, planos o cartas', mientras que los de la aspirante vienen referidos, esencialmente, a los de la cartografía electrónica.

De esta forma, compartimos las razones en que fundamenta la oficina registradora las concesiones de los registros discutidos, porque la disparidad fonética y conceptual, junto con la de los propios servicios de las marcas enfrentadas, excluye la posibilidad de confluencia de ámbitos aplicativos que, de darse, tampoco tiene por qué generar riesgo de confusión, ni en el mercado, ni entre los consumidores, por cuanto no cabe entender que la simple coincidencia del fonema 'MAP', pueda ser determinante de la incompatibilidad entre las denominaciones enfrentadas, toda vez que dicho elemento no se configura en las concedidas como un vocablo singularizante, independiente, o añadido al resto de la denominación, sino que forma parte indisoluble de la que se solicitó y se concedió como marca, sin que sea posible, como pretende la recurrente, apreciar el riesgo de confusión por la mera coincidencia de la prioritaria, 'MAP' con las tres primeras letras de otra denominación bastante dispar, especialmente cuando, como es el caso, las denominaciones concedidas 'MAPQUEST' coinciden con el nombre o razón social de la mercantil solicitante y cuando lo determinante para denegar un registro es que, tras la visión de conjunto y el análisis de los factores que confluyen en las enfrentadas, no se aprecie el riesgo de confusión que la concesión de las inscripciones podría introducir en el mercado, riesgo que, para nosotros, no existe en el presente caso.

Consideramos, pues, que ambas denominaciones pueden coexistir pacíficamente en el mercado y en definitiva, que las denominaciones concedidas no incurren en las prohibiciones del art. 12.1 a) de la Ley de Marcas y no pueden inducir a error o confusión en el mercado; y concluimos con que procede desestimar la demanda presentada y declarar que las resoluciones recurridas son conformes a derecho."

El primer motivo de casación se deduce al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional denunciando mediante él la parte recurrente la supuesta infracción del artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de Marcas, y de la jurisprudencia que lo interpreta. El motivo, sin embargo, se limita a discrepar de la apreciación que hizo el tribunal de instancia -y antes el organismo registral- sobre la inexistencia de semejanzas entre las marcas enfrentadas y sobre la ausencia del riesgo de confusión.

En efecto, sostiene la recurrente que entre "Mapquest" y "Mapquest.com", por un lado, y "Map", por otro lado, existen semejanzas denominativas (además de las aplicativas, por referirse a productos similares) que generarán la confusión en los consumidores si se admite su compatibilidad registral. Esta discrepancia constituye la base argumental del motivo, a la que se acompañan, como es usual en estos recursos, citas de sentencias de este Tribunal Supremo referidas a otros signos distintivos diferentes de los de autos. Al plantear así su primer motivo casacional no tiene en cuenta la recurrente la jurisprudencia reiterada de esta Sala sobre el respeto en casación de los juicios de instancia que versen sobre la apreciación de las diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales existentes entre las marcas enfrentadas.

El motivo ha de ser desestimado pues el juicio del órgano administrativo y del jurisdiccional de instancia sobre las diferencias existentes entre las denominaciones enfrentadas se revela conforme a derecho: entre la aspirante y la marca prioritaria existen ciertamente diferencias suficientes como para garantizar su recíproca diferenciación y excluir el riesgo de error o confusión en los consumidores de los productos amparados por la primera. El tribunal de instancia ha valorado en toda su extensión los rasgos identificativos del nuevo signo comparándolos con los opuestos, sin que el resultado de su apreciación comparativa pueda ser tachado de irrazonable o arbitrario habida cuenta de la constante doctrina que venimos sentando en torno al control casacional de las sentencias en que se aplica la norma ahora invocada. Hemos sostenido que cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones.

En efecto, no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.

Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. A partir de estas premisas, no es absoluto irrazonable concluir que las marcas enfrentadas presentan en este caso las suficientes diferencias como para llegar a la conclusión a la que llega el tribunal de instancia. Entre "Mapquest" y "Mapquest.com", por un lado, y "Map", por otro, hay elementos de distinción fonética y conceptual bastantes como para dotar de razonabilidad a la apreciación impugnada. Aceptar la tesis de la recurrente supondría tanto como negar, en definitiva, la posibilidad de registrar cualquier vocablo que incluya, en cualquier forma, la partícula "map", pretensión ésta de la entidad aseguradora recurrente que hemos rechazado ya en sentencias precedentes (por ejemplo, en la recientemente dictada el 26 de abril de 2007, desestimatoria de su recurso de casación número 6039/2004, en relación con la marca "Cosmap").

En suma, la Sala de instancia ha excluido del todo el posible riesgo de confusión o asociación, precisamente en atención a las características propias de los signos en liza, y no basta, según acabamos de exponer, con discrepar de su apreciación para sostener fundadamente un motivo de casación en los términos ya dichos.

La posibilidad de que, en el caso de autos, las marcas confluyan en algunos de sus ámbitos aplicativos no sería óbice a la anterior conclusión cuando la Sala ha apreciado que las denominaciones enfrentadas difieren de modo tan sensible que queda excluido el riesgo de confusión en el mercado. Debe tenerse en cuenta, además, que las nuevas marcas se refieren a productos de cartografía informática de las clases 9 y 16, mientras que la oponente -como acertadamente subraya el Tribunal de instancia- excluyó de entre los productos protegidos por la marca "Map" los mapas, planos y cartas. Es cierto que "Map" protege también determinados servicios de la clase 42, entre los que figura la programación de ordenadores, pero ello no obsta a la especificidad de los productos cartográficos ya apuntada.

Por último, no puede considerarse infringida la jurisprudencia a la que se refiere la recurrente, que, insistimos, se refiere a otros signos distintivos en nada similares a los de autos.

En su segundo motivo casacional, también al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, se denuncia la "infracción de los artículos 4.4 y 13.c) de la Ley 32/1988, de Marcas, en relación con los artículos 6 y 12 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal, y jurisprudencia interpretativa de los mismos".

La invocación del artículo 4.4 de la Ley de Marcas -sobre el que no se pronuncia el tribunal de instancia, sin que ello se haya calificado de incongruente por la parte que recurre- no es apropiada en el seno de este proceso. Dicho precepto se limita a regular las consecuencias de la falta de uso de una marca ya registrada (apartados 1 y 2) disponiendo que se considera uso válido el hecho por terceros con consentimiento del titular (apartado 3) y que el uso de la marca para un determinado producto o servicio sirve para acreditar tal uso respecto de otros servicios o productos similares o asociables (apartado 4). En este litigio no se ha suscitado cuestión alguna sobre el uso de las marcas ("Map") ya registradas ni de las nuevas ("Mapquest" y "Mapquest.com"), por lo que la invocación del precepto citado carece de pertinencia. La referencias que el apartado cuarto contiene al "riesgo de asociación" se hacen a los meros efectos de clarificar la noción de uso de la marca.

Tampoco se pronunció el tribunal de instancia sobre los artículos 6 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, preceptos cuya aplicación corresponde a la jurisdicción civil en el marco de un proceso entre partes privadas y no a la contencioso-administrativa cuando juzga sobre la validez de una decisión administrativa de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concede el registro de un signo distintivo. La parte recurrente, que de nuevo no imputa incongruencia omisiva a la sentencia, mezcla de modo inadecuado los diferentes planos de protección jurisdiccional de sus intereses.

No contiene tampoco la sentencia de instancia un pronunciamiento explícito sobre la inexistencia de los presupuestos determinantes de la aplicación del artículo 13.c) de la Ley de Marcas, aunque implícitamente se llegaría a la conclusión contraria. Sostiene la recurrente que existe en el caso de autos "[...] un claro intento de beneficiarse de la reputación y consolidación de la marca MAP en el mercado, precisamente por la confusión que entre el público destinatario de los servicios puede producirse", pero tal alegación no puede ser estimada. Si, como ya hemos corroborado, las diferencias entre los signos enfrentados excluyen el riesgo de confusión y de asociación por parte de los consumidores, queda excluido asimismo el aprovechamiento indebido por el titular de las marcas aspirantes de la supuesta reputación de la marca preexistente "Map".

Procede, en suma, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español