STS, 30 de Abril de 2003
| Ponente | D. Fernando Cid Fontán |
| ECLI | ES:TS:2003:2948 |
| Número de Recurso | 7359/1997 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO DE CASACION |
| Fecha de Resolución | 30 de Abril de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a treinta de Abril de dos mil tres.
En el recurso de casación nº 7359/1997, interpuesto por el Procurador D. Antonio Mª. Alvarez- Buylla Ballesteros, con la asistencia de Letrado, en nombre y representación de NAARDEN INTERNACIONAL, S.A., contra la sentencia nº 713 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 608/1994, con fecha 11 de junio de 1997, sobre denegación de marca nº 1.538.574 "NARDEN"; siendo parte recurrida la Administración General del Estado, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo nº 608/94, la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia nº 713 de fecha 11 de junio de 1997, cuya parte dispositiva dice: "FALLAMOS.- Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Sr. Alvarez-Buylla Ballesteros en representación de NAARDEN INTERNACIONAL S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22-octubre-1993, por los propios fundamentos de la presente sentencia. Sin costas". Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de NAARDEN INTERNACIONAL, S.A. se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 14 de julio de 1997, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 25 de septiembre de 1997, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando la sentencia recurrida y dictando otra por la que se acuerde la concesión de la marca gráfica nº 1.538.574 "NARDEN".
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 19 de junio de 1998, en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la Administración del Estado y Srª. de la Plata Corbacho), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al recurso, lo que realizaron en escritos presentados en fecha 10 de julio y 12 de septiembre de 1998, en el que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte contraria.
Por providencia de fecha 11 de febrero de 2003, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 24 de abril de 2003, fecha en que tuvo lugar el acto.
El recurrente en un escrito más propio de apelación que de un recurso de casación, mezclando todos los argumentos en un único motivo de casación al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional, alega que la sentencia de instancia aplica indebidamente el artículo 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial, y al mismo tiempo que infringe el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988. En primer lugar hemos de decir que el antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929, es totalmente inaplicable al presente caso, dado que la marca aspirante nº 1.538.574 fue solicitada el 22 de diciembre de 1989, cuando ya estaba vigente la Ley de Marcas 32/1988 y la sentencia de instancia no aplica el Estatuto pues aunque en su Fundamento de Derecho Segundo alude al artículo 124.1 del E.P.I., se hace como cita de otra sentencia, pero sin afirmar en ningún momento la aplicación al caso del artículo 124.1 del mismo; por ello, la única cuestión de fondo del presente recurso de casación queda reducida a examinar la imputación que el recurrente hace a la sentencia de instancia apreciando que la misma infringe el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988. Esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el tema debatido en sentencia muy reciente de 18 de octubre de 2002 recaída en el recurso de casación nº 8732/1996 sostenido entre las mismas partes litigantes, con ocasión de la concesión de la marca nº 1538.573, de la clase mixta al igual que la actual, compuesta por un gráfico de mapa mundi ovalado en el que aparece la leyenda "NAARDEN INTERNACIONAL, S.A." y debajo "NARDEN", para proteger productos de la clase 29ª, a diferencia de la hoy aspirante nº 1.538.574, que lo hace para proteger productos de la clase 31ª, "productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos, frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta", hallándose en posesión de la marca nº 305.048 "NARDEN" para clases 30ª y 32ª.
Se dijo entonces y repetimos ahora, que para resolver tal cuestión de fondo planteada, es preciso tener en cuenta el nuevo sesgo introducido por el artículo 12.1 a) de la Ley de marcas, respecto de la prohibición del registro de marcas semejantes.
En efecto, el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 establece entre las denominadas "prohibiciones relativas" la de registrar como marcas los signos o medios que puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marcas anteriores cuando concurran las siguientes circunstancias acumulativas:
-
Que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca anteriormente solicitada o registrada;
-
que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ya distingue la marca anteriormente registrada o solicitada.
En contraste con la regulación legal anterior (artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial), que no hacía referencia a la diversidad o identidad/similitud de los productos y servicios enfrentados pues tomaba en cuenta tan sólo la de los distintivos, el artículo 12.1.a) de Ley 32/1988 obliga a examinar si la identidad o semejanza determinante de la prohibición de registro se extiende también a los productos o servicios que designan una y otra marca. No autoriza, por lo tanto, que la negativa a la inscripción registral sea declarada a partir tan sólo de la mera comparación (fonética, gráfica o conceptual) entre ambas marcas.
Este cambio legislativo implica que la Oficina Española de Patentes y Marcas, en un primer momento, y los tribunales que revisan jurisdiccionalmente sus decisiones, después, han de prestar una atención especial para apreciar, en cada caso, si existe similitud entre los servicios y productos correspondientes (la apreciación de la identidad entre ellos no ofrece, obviamente, los mismos problemas).
A estos efectos, y aun reconociendo la dificultad de establecer criterios generales en la materia, dada la casuística que en ella impera, podemos afirmar que la aplicación de la regla del artículo 12.1.a) debe hacerse tras apreciar globalmente todos los factores en él recogidos, bajo el principio de que la prohibición se inspira tanto en el respeto de los derechos registrales de los titulares de las marcas precedentes como de los derechos de los consumidores a no ser inducidos a error.
La Sala de instancia no ha tenido en cuenta la decisiva importancia del "principio de especialidad" al que se refiere singularmente el tribunal sentenciador cuando subraya que los productos protegidos por las marcas en conflicto aunque se incluyen en clases distintas del Nomenclátor para su comercialización se utilizan los mismos canales de distribución.
En el caso presente la marca solicitante número 1.538.574 ampara productos de la clase 31ª, ya descritos, que nada tienen que ver con los protegidos por su oponente número 492.512, de las clases 1, 3 y 32 (productos químicos destinados a la industria, la fotografía, la agricultura, la horticultura, la silvicultura, resinas artificiales, aromas, sustancias aromáticas, odorantes, esencias, jarabes y otros preparados para hacer bebidas).
Si, según afirma la Sala, "ambas marcas se refieren a productos de distintas clases del Nomenclátor que están incluidos dentro del mismo campo comercial", en este caso, el único productos en común puede ser la "malta", siempre que se entienda como sucedáneo del café, es evidente que ella misma llega a la conclusión favorable a la inscripción de la marca aspirante, conforme con el ya citado artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, pues la prohibición relativa que éste contiene no puede entrar en juego ante la falta de una de las dos identidades o semejanzas conjuntamente exigibles a tenor de él.
Hemos reiterado en otras sentencias que la apreciación de cualquiera de los factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación) que dan pie a la prohibición establecida en el artículo 12.1 de la Ley 3271988 queda reservada, en cada caso concreto, a los tribunales de instancia, cuyo juicio al respecto, vistos los elementos de hecho y las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación a menos de que incurra en evidente arbitrariedad o manifiesto error carente de toda justificación razonable, que es lo que lo que sucede en el caso presente en el que la Sala de instancia incurre en el error de afirmar que existe afinidad de áreas comerciales, después de decir que el único producto coincidente puede ser la "malta", siempre que se entienda como sucedáneo del café, cuando la marca oponente no protege tampoco ni el café ni la malta , por lo cual, no existe posibilidad alguna de considerar áreas comerciales afines las que contempla las marcas enfrentadas, y en consecuencia, falta el requisito imprescindible que establece el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas para que las marcas sean incompatibles y por tanto, todo lo dicho en anteriores resoluciones judiciales, anteriores a la vigente Ley de Marcas, resulta totalmente inaplicable al caso de autos porque se ha producido un cambio de marco jurídico en el que la diferencia de productos pasa a ser factor tan fundamental como el fonético o gráfico, y en consecuencia, procede la estimación del recurso de casación casando y anulando la sentencia recurrida por no ser conforme a derecho infringido el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988.
Una vez casada y anulada la sentencia recurrida, la Sala debe dictar otra conforme a derecho por la cual debe ser estimado el recurso contencioso-administrativo nº 608/1994 interpuesto por NAARDEN INTERNACIONAL, S.A., anulando por no ser conforme a derecho la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 22 de octubre de 1993 que en vía de reposición anuló otra de fecha 19 de febrero de 1991 y deniega la inscripción registral de la marca aspirante nº 1.538.574, mixta con gráfico, para proteger productos de la clase 31ª, y acordamos la definitiva inscripción registral de dicha marca en la forma solicitada.
Al estimar el único motivo de casación alegado, procede declarar haber lugar al presente recurso de casación, y no hacer expreso pronunciamiento sobre las costas del mismo al recurrente conforme dispone el Art. 102.2 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
-
) Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, estimamos el presente recurso de casación nº 7359/1997, interpuesto por el Procurador D. Antonio Mª. Alvarez-Buylla Ballesteros, en nombre y representación de NAARDEN INTERNACIONAL, S.A. contra la sentencia nº 713 de fecha 11 de junio de 1997, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 608/1994, casando y anulando dicha sentencia.
-
) En su lugar dictamos otra por la que estimamos el recurso contencioso-administrativo nº 608/1994 interpuesto por NAARDEN INTERNACIONAL, S.A., anulamos por no ser conformes a derecho la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 22 de octubre de 1993 que en vía de reposición denegó la inscripción registral de la marca nº 1.538.574, mixta con gráfico, "NAARDEN INTERNACIONAL, S.A." para proteger productos de la clase 31ª, y acordamos la definitiva inscripción de dicha marca en la forma solicitada.
-
) No hacer expresa condena en costas ni de las ocasionadas en primera instancia ni de las del presente recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
-
SAP Álava 68/2008, 5 de Marzo de 2008
...a distintos tramos procesales o momentos a partir del cual el mantenimiento de la acusación particular resulte temeraria (STS de 30 de abril de 2003 ). No menos ilustrativa es la STS de 10 de junio de 1998 cuando establecía que "la imposición de costas puede ser una forma de corregir actuac......
-
SAP Granada 786/2008, 29 de Diciembre de 2008
...a distintos tramos procesales o momentos a partir del cual el mantenimiento de la acusación particular resulte temeraria (STS de 30 de abril de 2003 ). No menos ilustrativa es la STS de 10 de junio de 1998 cuando establecía que "la imposición de costas puede ser una forma de corregir actuac......
-
SAP Madrid 112/2008, 14 de Febrero de 2008
...a distintos tramos procesales o momentos a partir del cual el mantenimiento de la acusación particular resulte temeraria (STS de 30 de abril de 2003 ). No menos ilustrativa es la STS de 10 de junio de 1998 cuando establecía que "la imposición de costas puede ser una forma de corregir actuac......
-
SAP Álava 326/2008, 24 de Octubre de 2008
...a distintos tramos procesales o momentos a partir del cual el mantenimiento de la acusación particular resulte temeraria (STS de 30 de abril de 2003 ). No menos ilustrativa es la STS de 10 de junio de 1998 cuando establecía que "la imposición de costas puede ser una forma de corregir actuac......