STS 806/2006, 28 de Julio de 2006

El Juzgado de Primera Instancia núm. 13 de Palma de Mallorca dictó sentencia de 26 de marzo de 1998 en autos de juicio declarativo de menor cuantía núm. 28/1997, cuyo fallo dice:

Fallo. Que estimando íntegramente la demanda formulada por la entidad de nacionalidad británica "Pepe (U.K.) Limited" contra D. Blas y D. Ramón , debo declarar y declaro la nulidad de la marca "Pepe Catalá" inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial con el número 1 568 506, a cuyo efecto, una vez sea firme la presente, remítase mandamiento a dicho Registro acompañado de testimonio de esta resolución para que proceda a la inscripción de la cancelación y a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

Se hace expresa imposición a la parte demandada de las costas devengadas a la actora.

La sentencia contiene los siguientes fundamentos jurídicos:

Primero: Han de rechazarse de plano las excepciones de falta de personalidad de la actora y de su Procurador, ya no sólo en razón de no venir en modo alguno especificados en el escrito de contestación a la demanda los hechos en que supuestamente se fundan las mismas, sino además y en cualquier caso, porque de entender como tales los alegados en el escrito de resumen de prueba, los mismos son absolutamente falsos e inconsistentes, dado que en la copia de escritura notarial de sustitución de poder acompañada a la demanda, por un lado, el fedatario público afirma tener a la vista una copia autorizada del poder conferido en Inglaterra por la entidad actora en favor del otorgante de aquélla, mientras que, por otro lado, se recoge entre las facultades recibidas por éste las de "representar a la Compañía ante cualquier actuación de los Tribunales en materia de propiedad industrial e intelectual en España".

Segundo: Entrando ya en la cuestión de fondo, se ejercita en el presente procedimiento acción de anulación de registro de marca de titularidad de los demandados por su semejanza fonética con otras de la actora de mayor antigüedad, la que por imperativo de lo dispuesto en los arts. 12-a), 19-1, 20-1, 30 y 48 de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 y en atención al resultado de las pruebas practicadas ha de ser estimada en todas sus partes.

»En este sentido, la marca de los demandados cuya anulación se pide presenta respecto a las marcas "Don Pepe" y "Pepe Jeans" con números de registro 413 547 y 1 290 744 respectivamente, de titularidad de la actora, la semejanza fonética, identidad de clase de productos y menor antigüedad exigidas por la ley para que pueda anularse y cancelarse un registro de marca. I- Así, en primer lugar, las citadas marcas de la actora (documentos nums. 3 y 4 de la demanda) fueron solicitadas en fechas 30 de noviembre de 1962 y 19 de diciembre de 1988, en tanto que la solicitud de la de los demandados (documento num. 6 de la demanda) se hizo el 18 de mayo de 1990, resultando a este respecto irrelevante que la marca de éstos hubiese sido concedida por resolución anterior a la de la marca "Pepe Jeans", dado que, según viene a establecer el ya citado art. 20-1, "toda solicitud de registro de marca regularmente presentada da lugar al nacimiento del derecho de prioridad, en el día, hora y minuto en que ha sido presentada". II- Por otra parte, es indudable que por el hecho del uso en todas ellas del término principal y característico "Pepe" se da entre una y otras marcas una sustancial similitud denominativa capaz de dar lugar a confusión en el mercado o a generar una falsa apariencia de asociación entre las mismas, y sin que contra ello tenga relevancia alguna la circunstancia de que la marca de los demandados contenga además el vocablo "Catalá", pues éste tiene un mero carácter secundario que, amén de no representar un propio elemento diferenciador hábil para desvirtuar la semejanza existente, antes bien agrava aún más en el caso planteado el riesgo de confusión, al venir integradas también las dos marcas prioritarias de la actora por sendos vocablos secundarios -"Don" y "Jeans"- que acompañan al primario "Pepe". III- Por último, las tres marcas han sido concedidas para todos los productos de la clase 25ª del nomenclátor internacional establecido en virtud del Arreglo de Niza de 15 de Junio de 1957, incluso la número 413 547 de la actora, ya que si bien en su concesión no se hace referencia a clase determinada del nomenclátor, ello es así por cuanto que es anterior a la aplicación en España del referido Arreglo, que se hizo por la Orden de 26 de noviembre de 1966 de Niza, pero en cualquier caso dicha marca está concedida "para toda clase de confecciones", y por tal debe entenderse cuando menos que se incluyen los vestidos, calzados y sombrerería que integran la clase 25ª.

»Por otra parte, ha de rechazarse de plano la defensa invocada por los demandados en su escrito de resumen de pruebas, de no haber resultado justificada por la actora el cumplimiento de la exigencia contenida en el art. 77 de la Ley de Marcas , y ello por cuanto que es evidente que este precepto se refiere únicamente al nombre comercial, y no es en modo alguno aplicable a las marcas

»Tercero: Por aplicación del art. 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil procede la imposición de las costas a la parte demandada al haberse estimado totalmente la demanda».

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca dictó sentencia de 30 de abril de 1999, número 279/99, en el rollo de apelación número 0322/98 , cuyo fallo dice:

Fallo. Estimar el Recurso de Apelación interpuesto por D. Blas y D. Ramón contra la sentencia de 26-03-98 dictada por el Juzgado de Primera Instancia n° 13 de los de esta localidad en autos de Menor Cuantía 28/97 y revocar totalmente dicha sentencia desestimando la demanda y absolviendo totalmente a los demandados de la acción en su contra ejecutada imponiendo a la actora las costas causadas en primera instancia y sin hacer especial pronunciamiento obre las costas de esta alzada

.

La sentencia contiene los siguientes fundamentos de Derecho:

No se aceptan los de la sentencia recurrida.

Primero. La sentencia dictada en primera instancia estimó la demanda formulada por Pepe (UK) Limited declarando la nulidad de la marca "Pepe Catalá" inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial con el n° 1568506 en aplicación de los arts. 12a) 19-1, 20-1, 30 y 48 de la Ley de Marcas de 1988 y en atención al resultado de la prueba al concurrir la semejanza fonética, identidad de clase de productos y menor antigüedad exigidas por la Ley para poder anularse y cancelarse el registro de una marca considerando como término principal y característico "Pepe".

Contra dicha sentencia se alzan en apelación los demandados aduciendo que no existe confusión entre la marca Pepe Catalá y las registradas por la actora marcas Don Pepe y Pepe Jeans porque, a su juicio, no existe similitud gráfica ni identidad fonética siendo así que hay una inexistencia de inferencia y coincidencia de áreas comerciales por cuanto Pepe Catalá comercializa calzado cosa que no hace la entidad actora.

Segundo. Pues bien, como señala la sentencia de T.S. de 14.4.86 " tiene igualmente sentado este Tribunal Supremo , que el estudio de la semejanza fonética o gráfica entre los signos enfrentados ha de hacerse atendiendo no sólo a la semejanza en sí entre elementos fonéticos o gráficos de los signos o vocablos que designan a las marcas de cuya comparación se trata, sino también en función de todas aquellas circunstancias que en conexión con el signo expresivo de cada marca puedan tener influencia en la posible confusión que en el mercado pueda producirse por aquella identidad de los productos, pues a efectos de constituir la causa de exclusión en el Registro de la marca posterior no puede jugar con la misma fuerza la semejanza entre dos marcas, si es que cada una de ellas viene referida a productos de distinta clase, naturaleza y aplicación, que en el caso de que ambas partes lo vengan a la misma clase de géneros, ya que el primer supuesto, aún habiendo gran semejanza en las marcas, sin embargo no llegará a producir tal semejanza, ni confusión en el mercado, ni perjuicio al titular de la marca preexistente, ni beneficio a favor del concesionario de la segunda a costa del prestigio de que goza la primeramente registrada, siendo los efectos expresados los que precisamente trata de evitar la Ley, a través de lo dispuesto en el número primero del artículo ciento veinticuatro del Estatuto de la Propiedad Industrial - sentencia treinta de marzo de mil novecientos setenta y uno. RJ 1971/1477 ) - así como que para la exclusión en el Registro de la Propiedad Industrial de la registración como marcas de los distintivos que por su semejanza fonética o gráfica con otros ya inscritos puedan inducir a error o confusión en el mercado es preciso partir de los reiterados pronunciamientos jurisprudenciales en orden a que la confrontación de las denominaciones en conflicto ha de ser realizada en una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes - sentencia veinticuatro de noviembre de mil novecientos setenta y ocho (RJ. 1978/4172 ). Igualmente que no puede olvidarse que la semejanza o similitud (concepto jurídico indeterminado) contiene una realidad subyacente que, entre otros cánones, ha de ser apreciada en función de las pautas generales del comportamiento colectivo, incluidos los usos comerciales, con arreglo a la "sana crítica" o "al buen sentido", como sentido común no técnico. La protección del Registro abarca no solo el interés particular de quien inscribe, sino también el interés general de los consumidores, auténticos destinatarios y beneficiarios de las funciones que la marca cumple en orden a la procedencia, indicación de calidades, publicidad y reputación en el público consumidor del producto, diferenciado, precisamente a través de la marca, para evitar que los consumidores puedan adquirir equivocadamente cosas distintas de las que se proponen (sent. 28.11.86, 24-07-92, 11-12-93, 31- 12-96).

Tercero. En aplicación de la doctrina anterior la Sala entiende, contrariamente al Juez a quo, que la marca de los demandados "Pepe Catalá" cuya anulación se pretende, no presenta respecto a las marcas "Don Pepe" y "Pepe Jeans" titularidad de la actora recurrida, semejanza fonética y mucho menos gráfica considerando que el elemento principal y característico viene constituido por el término "Catalá", término coincidente con el apellido de los demandados titulares de la marca impugnada, marca n° 1568506, D. Blas y D. Ramón , representado el vocablo Pepe la aceptación común y usual del nombre propio Ramón siendo tal vocablo "Pepe" uno de los nombres más comunes en nuestro país, de ahí que del examen conjunto de los términos Pepe Catalá es esta última palabra la que por sí sola permite identificar la marca impugnada.

Considera, además, este Tribunal, que pese a la coincidencia de nomenclatura y por ende de productos para los que han sido concedidos tanto las marcas de los recurridos, como de la apelante demandada, ambas marcas se desligue [quiere decir se distinguen] perfectamente, por lo que no pueden inducir a confusión en el mercado. En consecuencia y entendiendo que el nombre Pepe unido al apellido Catalá, que constituye la marca cuya nulidad se pretende, permite distinguir suficientemente en el mercado los productos que amparan productos clase 25 nomenclatura internacional, no existiendo entre ella y la de la actora, D. Pepe y Pepe Jeans ni semejanza fonética ni gráfica generadora de confusión procede estimar el recurso y revocar la sentencia.

Cuarto. Al estimar el recurso y revocar la sentencia no se hace especial pronunciamiento sobre las costas de esta alzada (art. 710 de la LEC ), al desestimarse la demanda, se imponen al actor las costas de la primera instancia.( art. 523 de la LE C)».

QUINTO. - En el escrito de interposición del recurso de casación presentado por la representación procesal de Pepe (UK) Limited se formulan los siguientes motivos de casación:

Motivo primero. «Articulado al amparo del ordinal cuarto del articulo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Infracción por inaplicación del principio general del derecho "venire contra factum propium non valet".

El motivo se funda, en síntesis, en lo siguiente:

La sentencia en recurso conculca el principio general de derecho y doctrina jurisprudencial de los actos propios (recogida, entre otras muchas, en las sentencie de 12 de febrero de 1999 o de 21 de febrero de 1997), al prescindir del reconocimiento por los demandados de la semejanza entre las marcas de las partes y el riesgo de confusión derivado de dicha similitud.

Este reconocimiento ha quedado debidamente acreditado con el escrito de oposición presentado de contrario a la solicitud de marca núm. 1 678 129 "Pepe Textiles de España, S.A." (escrito de 29 de junio de 1992) que obra en autos (folios núms. 176 a 178), en el que expresamente se indicaba que "la marca solicitada, constituida por la denominación "Pepe", incide plenamente en la particularidad principal e inicial del distintivo oponente "Pepe Catalá".

En la contestación a demanda se negaron cuestiones procesales y en trámite de conclusiones se alegó que una marca no estaba registrada para calzado, que otra había sido concebida con posterioridad a la solicitud de los demandados y que no se había acreditado el uso real en España del nombre comercial.

La Audiencia aprecia la compatibilidad, circunstancia que no fue ni siquiera alegada durante la tramitación de la primera instancia y se introdujo por primen en el acto de la vista del recurso de apelación.

Cita las SSTS de uno de noviembre de 1993 y 2 de enero de 1997.

Motivo segundo. «Articulado al amparo del ordinal 4º del articulo 1692 de la ley de Enjuiciamiento Civil . Infracción por violación. Falta de aplicación del artículo 565 de la ley de Enjuiciamiento civil y la jurisprudencia aplicable.»

El motivo se funda, en síntesis, lo siguiente:

La sentencia recurrida vulnera lo dispuesto en el art. 565 al basar la supuesta compatibilidad de las marcas enfrentadas en el hecho de que en la marca de los demandados, "el elemento principal y característico viene constituido por el término Catalá", cuando los propios demandados han reconocido que el elemento principal de su marca es el término "Pepe".

Resulta aplicable la eximente probatoria recogida en el art. 565 LEC 1881 , por lo que siendo una cuestión confesada la Audiencia no debió basar la estimación del recurso en una cuestión que no precisaba de prueba.

El presente motivo está estrechamente relacionado con el anterior puesto que ambos parten de un mismo acto de los demandados, el escrito de 29 de junio de 1992.

Cita las SSTS de 13 de mayo de 1988, 9 de abril de 1984 y 4 de julio de 1995 . El documento de reconocimiento debió ser valorado por la Audiencia, pues no haciéndolo se originó indefensión prohibida por artículo 24.1 CE.

Cita la STS (Sala Tercera) de 15 de julio de 1989 sobre el valor decisivo de la situación los argumentos coincidentes y la mayor intensidad de los fragmentos se constituyen el principio o encabezamiento los vocablos. Los demandados en el indicado escrito de oposición concedían especial importancia al hecho de que en su marca la denominación "Pepe" fuera la "particularidad principal e inicial".

Motivo tercero. «Articulado al amparo del ordinal 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Infracción por violación. Falta de aplicación. Del principio general pendente apellatione, nihil innovetur y la jurisprudencia un que lo desarrolla.»

El motivo se funda, en síntesis, en lo siguiente:

Es doctrina reiterada de esta Sala que el recurso de apelación no constituye un nuevo juicio y que por lo tanto no permite resolver cuestiones distintas de las planteadas en la instancia. Sin embargo, en la sentencia que recurrimos se vulnera este principio general, al valorar una cuestión introducida en la vista del recurso de apelación y que como hemos indicado, resultaba incompatible con lo mantenido por los demandados hasta ese momento.

Los demandados introducen un nuevo elemento, que no fue discutido en la primera instancia y que resultaba contradictorio con sus propios actos y con su sentencia la Audiencia ampara una reprobable conducta procesal: solicitar la desestimación de la demanda sin "venir en modo alguno especificados los hechos en el escrito de contestación a la demanda" (según se indica en el primer Fundamento Jurídico de la sentencia de primera instancia) para posteriormente introducir nuevos elementos en el escrito de conclusión y, ante los argumentos del Juzgador de primera instancia, separarse de esos términos en el acto de la vista del recurso de apelación.

Cita las SSTS de 7 de febrero de 1995, 9 junio de 1997, 24 de octubre de1978, 22 de junio de 1983y 6 de marzo de 1984.

Invocan el principio de preclusión que proclama el art. 306 LEC 1881 , así como los artículos 9.3 y 24.1 CE , así como las SSTC de 29 marzo de 1970 y 18 de febrero de 1971 ..

En la propia sentencia recurrida se refleja que los demandados se alzaron en apelación aduciendo cuestiones que no fueron planteados en la primera instancia, tolerando esta desdeñable actuación.

Cita la STC 3/1996 sobre el ámbito de conocimiento de la segunda instancia, así como el principio de inmediación.

Motivo cuarto. «Articulado al amparo del ordinal 4 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Infracción por violación. Falta de aplicación. Del artículo 12 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas y de la jurisprudencia contenida en las sentencias de 31 de marzo de 1989, 19 de noviembre de 1994 y 24 de julio de 1992 .»

El motivo se funda, en síntesis, lo siguiente:

Verificado el riesgo de confusión la que se refiere el artículo 12 LM, dispone el art. 48 que «el registro de una marca será cancelado cuando haya sido anulado mediante sentencia firme por ser contrario a lo dispuesto en los artículos 12, 13 y 14 de la presente Ley ».

En las sentencias dictadas en el presente litigio, el Juzgador y la Sala de instancia llegan a conclusiones completamente contradictorias, al reconocer acertadamente el primero que entre las marcas de ambas partes se verifica un riesgo cierto de confusión, mientras que la segunda consideró inexistente dicho riesgo, a pesar de la coincidencia denominativa y de productos distinguidos por las marcas.

Cita la STS de 30 de marzo de 1971 , ya citada, que obliga a extremar el criterio comparativo si se trata de la misma clase de género.

La valoración de la Audiencia sobre el carácter común del término Pepe resulta incompatible con el propio reconocimiento de los demandados, en cuyo escrito de oposición llegan a reconocer que su distintivo «podría identificarse de modo aislado por la forma familiar "Pepe"».

Por otra parte, la conclusión de la Sala de instancia carece igualmente de fundamento a la vista del significado del vocablo «Catalá», que no quiere decir otra cosa que «catalán», por lo que como acertadamente se sostiene en la sentencia revocada, «éste tiene un mero carácter secundario» que no representa «un propio elemento diferenciador».

Cita la STS de 31 de marzo de 1989 que ordena fijarse en la vertiente conceptual y fonética de la denominación constitutiva del apellido.

La sentencia impugnada olvida la necesidad de atender a la vertiente conceptual de la denominación «Catalá».

Cita la STS de 24 de julio de 1992, así como las SSTS (Sala Tercera) de 12 de febrero de 1996 y 10 de julio de 1994.

Cita las SSTS de 24 de julio de 1992 y de 5 de marzo de 1984 en las que se dispone que «registrado como nombre o marca un vocablo genérico, su mantenimiento es debido por la finalidad lógica de la legislación citada, al formar ya un concepto no genérico».

Termina solicitando de la Sala «que habiendo por presentado este escrito con los documentos que se acompañan, se sirva tener por formulado en tiempo y forma legal Recurso de Casación, fundamentado en los motivos que se articulan, contra la Sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de fecha 30 de abril de 1999 , casándola y anulándola totalmente con estimación de los motivos articulados, y dictando en su lugar una resolución más ajustada a derecho, en virtud de la cual se estime en todos sus pedimentos la demanda que da origen al presente procedimiento, todo ello con imposición de las costas en ambas instancias a la parte demandada/apelante.»

En el escrito de impugnación del recurso de casación presentado por la representación procesal de D. Ramón y D. Blas se formulan, en síntesis, las siguientes alegaciones:

Al primer motivo. La doctrina de los actos propios es inaplicable al caso que nos ocupa, pues según la STS de 5 de octubre de 1987 , la argumentación vertida por la parte recurrida en un procedimiento administrativo diferente y anterior no define ninguna situación jurídica. No causa un determinado «estado de cosas» o «situación de hecho» que determine una situación jurídica inalterable. La doctrina de los actos propios incide sobre la actuación de facto de un determinado sujeto pero nunca sobre la argumentación esgrimida en defensa de sus legítimos intereses.

Según reiterada jurisprudencia la doctrina de los actos propios no es aplicable en aquellos supuestos donde una misma persona formula argumentaciones diferentes, incluso contradictorias en pleitos distintos (STS de 8 de octubre de 1995 , FJ V).

El procedimiento administrativo al que se refiere el recurrente es el expediente en el que la marca Pepe Catalá se opuso a la concesión de la marca Pepe, Textiles de España, y las marcas de este proceso son Don Pepe y Pepe Jeans. A los folios 170-171 obra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que estima la inscripción de la marca Pepe Textiles de España desestimando la oposición formulada «por estimar suficiente diferencia distintiva en relación con la solicitada».

Al segundo motivo. El art. 565 LEC 1881 no es aplicable, pues la parte recurrida al contestar a la demanda negó taxativamente sus hechos y fundamentos y, por tanto, negó todas las alegaciones en relación con la supuesta compatibilidad entre las marcas enfrentadas. El precepto deviene inaplicable porque la cuestión relativa a sí un elemento es de mayor o menor relevancia es una cuestión puramente argumentativa y no fáctica, por tanto, su establecimiento no depende de la voluntad de las partes.

Al tercer motivo. Este motivo descansa en el principio de preclusión. La parte recurrida se ha opuesto en todo momento al fondo del asunto y así lo reconoce la sentencia de instancia en el antecedente de hecho 2º. Incluso, en su F.D. 2º, argumenta el porqué de la supuesta incompatibilidad entre las marcas enfrentadas. Por tanto, es incierto que el Juez de 1ª Instancia no haya tenido en cuenta tal presupuesto. Además, la incompatibilidad entre las marcas es un presupuesto de la acción ejercitada, por tanto, es el actor quien debe argumentar que existe incompatibilidad entre las marcas enfrentadas para que prospere la acción, porque la acción que se ejercita es la de los arts. 48 y 12 de la Ley de Marcas.

La Audiencia podía a la vista de las pruebas revocar la sentencia de instancia por mor de la compatibilidad entre las marcas.

La jurisprudencia esgrimida de adverso es inaplicable al caso que nos ocupa.

Ningún hecho nuevo se ha introducido en el proceso y es una cuestión perfectamente discutible en segunda instancia y ninguna indefensión se ha producido.

Al motivo cuarto. El motivo se basa en la supuesta incompatibilidad de las marcas enfrentadas, en relación con lo dispuesto en el art. 12 de la Ley de Marcas . La jurisprudencia ha declarado que el recurso de casación no es el cauce adecuado para dirimir si entre dos marcas enfrentadas existe riesgo de confusión en el mercado, pues ésta es una función propia y exclusiva del Juzgador de instancia, salvo que se aprecie un razonamiento absurdo y manifiestamente ilógico. En este sentido, la STS de 21 de noviembre de 2000 y la STS de 2 de diciembre de 1999.

La sentencia de apelación justifica la ausencia de riesgo de confusión en el mercado, pues el elemento principal de la marca lo constituye el vocablo «Catalá» frente al de «Pepe» que constituiría el elemento menos importante de la marca y, por tanto, no distintivo, en consecuencia, el riesgo de confusión es inexistente.

La jurisprudencia alegada es inaplicable al caso puesto que entre Graviño y Bodegas Vázquez Graviño el elemento diferenciador es Graviño y lo mismo entre Titan y Titanroda.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ofrece numerosos ejemplos que refuerzan dicha tesis: STS de 10 de mayo de 1995 al comparar las marcas Master y Masters del Universo que se refieren a productos incluidos en el mismo grupo del nomenclátor.

En parecido sentido, la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo, de 30 de enero de 1987 , al comparar las marcas Vaginofresh y Vaginocrem.

Pese a que lo ha intentado no ha podido registrar la marca «Pepe», al conculcar la prohibición del art. 11.1. a) de Ley de Marcas , en su demanda señala que sus marcas registradas son Don Pepe, Pepe 2X1, y Pepe Jeans, lo que demuestra que el vocablo Pepe es genérico e ininscribible por sí sólo.

Nada dice respecto de la comparación en su vertiente gráfica de ambas marcas, cuestión a la que sí se refiere la sentencia recurrida; así, la marca de la parte recurrida es del tipo mixto, fonético- gráfico, el logotipo (documento nº 6 de la demanda) muestra un grafismo, estilo Miró, siendo las marcas oponentes sólo fonéticas (documentos nº 3-5 de la demanda).

A similar conclusión llega la STS de 8 de abril de 1995 (Ar. 2993), al comparar la marca Caja Navarra y la marca mixta Ibercaja Navarra, hace especial énfasis no solo en la diferenciación fonética, sino también en la gráfica.

Termina solicitando de la Sala «que teniendo por presentado este escrito lo admita junto con las copias que se adjuntan, sirva tener por formulado escrito de impugnación frente al recurso de casación interpuesto de adverso, y en su virtud, y previstos los trámites legales oportunos, dicte sentencia por la que confirme la dictada por la Audiencia Provincial de Baleares, con expresa imposición de las costas a la parte recurrente.»

Para la deliberación y fallo del presente recurso se fijó el día 7 de julio de 2006, en que tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JUAN ANTONIO XIOL RÍOS

1) Pepe (U.K.) Limited ejercitó acción de anulación de registro de marca de la marca «Pepe Catalá», inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial bajo la titularidad de los demandados D. Blas y D. Ramón , por su semejanza fonética con otras de la actora de mayor antigüedad («Don Pepe» y «Pepe Jeans»), fundándose en los arts. 12.a), 19.1, 20.1, 30 y 48 de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988.

2) El Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda.

3) La Sala entendió en apelación, contrariamente al juez a quo, que no concurre semejanza fonética y mucho menos gráfica entre las marcas en contraste, y consideró que el elemento principal y característico de la marca controvertida viene constituido por el término «Catalá», coincidente con el apellido de los demandados titulares, y permite identificar la marca impugnada; y que el vocablo «Pepe» es la acepción común y usual del nombre propio «José».

El ámbito de este recurso de casación debe acotarse en atención a las siguientes consideraciones:

1. Aun cuando la parte recurrente ha hecho observaciones en la instancia en relación con el aprovechamiento por la parte recurrida de la publicidad inherente a la marca de la que es titular, no se ha ejercitado en este proceso acción alguna de competencia desleal, sino que se trata únicamente de examinar la existencia de riesgo de confusión entre las marcas contrastadas con el fin de determinar si procede la nulidad solicitada.

2. Tampoco se han hecho especiales alegaciones en este recurso de casación en relación con el posible carácter distintivo de la marca prioritaria como parámetro relevante para medir la confusión, cuando surja no sólo de sus características intrínsecas, sino de su notable implantación en el mercado, en el sentido empleado en la STJCE, Sabel BV, citada en el FJ cuarto d) (parágrafo 23), en las SSTJCE de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, C-342/97, apartado 20; 29 de septiembre de 1998, Canon Kabushiki Kaisha, C-39/1997, apartado 18, y en la STS de 26 de octubre de 2005 , lo que determina la improcedencia de entrar en el examen de esta cuestión.

El motivo primero se introduce con la siguiente fórmula:

Articulado al amparo del ordinal cuarto del articulo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Infracción por inaplicación del principio general del derecho venire contra factum propium non valet [no se puede ir en contra de los propios actos].

El motivo se funda, en síntesis, en que la sentencia prescinde de que los demandados reconocieron la semejanza entre las marcas de las partes y el riesgo de confusión derivado de dicha similitud en un escrito de oposición presentado frente a la solicitud de marca «Pepe Textiles de España, S.A.» en el que expresamente se indicaba que «la marca solicitada, constituida por la denominación "Pepe", incide plenamente en la particularidad principal e inicial del distintivo oponente "Pepe Catalá"».

El motivo debe ser desestimado.

La desestimación del primer motivo de casación se funda en las siguientes consideraciones:

1. El principio de protección de la confianza legítima creada por la apariencia, que se funda en el principio de la seguridad jurídica proclamado por la Constitución, y el principio de buena fe consagrado en el Código civil imponen a todos un deber de coherencia con los propios actos e impide a quien ha creado expectativas razonables actuar en su contra (SSTS de 27 de septiembre de 2005, 14 de octubre de 2005 y 28 de octubre de 2005 y 26 de enero de 2006 , entre las más recientes).

Sin embargo, sólo existe acto propio cuando concurre la expresión inequívoca de una voluntad de configurar de modo inalterable una relación o situación de derecho con eficacia frente a otras personas (SSTS de 8 de febrero de 2005, 16 de febrero de 2005, 13 de octubre de 2005, 14 de octubre de 2005, 20 de octubre de 2005 y 28 octubre 2005 ) y el deber de coherencia con los actos propios sólo impide aquellos comportamientos que deben considerarse injustificados por consistir en la realización de actos posteriores contradictorios en su significación y eficacia jurídica con los primeros (STS de 8 de noviembre de 2005 ).

Los elementos que la parte recurrente presenta como actos propios, consistentes en alegaciones formuladas en un procedimiento administrativo para oponerse a la inscripción de una marca contradictoria, no merecen aquella consideración. No comportan, en efecto, una voluntad de definir situaciones jurídicas de naturaleza inalterable ni la creación de expectativa alguna merecedora de ser mantenida frente al entonces solicitante de la inscripción y menos aún frente a terceros ajenos al procedimiento de que se trata, sino sólo la voluntad de argumentar -con sujeción a la resolución del órgano competente y al mejor o peor éxito de los razonamientos ofrecidos- acerca de la improcedencia de la inscripción que se combate.

El escrito al que alude la parte recurrente no sólo defendía el carácter nuclear de un elemento de la marca controvertida en aquella ocasión, sino que añadía que dicho carácter nuclear se fundaba en hallarse dicho elemento destacado respecto de los restantes términos de la marca -«estas razones constituyen la base principal de distintivo, que de una forma sencilla o abreviada podría identificarse de modo aislado por la forma familiar de "Pepe"»- ; y admitía que la confusión podía evitarse en el caso de que el mismo se complementase con otro elemento suficientemente diferenciador -«la marca impugnada tendría que caracterizarse con algún elemento complementario para constituir la diferenciación necesaria para una posible coexistencia, sin quebranto o detrimento del posible aprovechamiento que podría constituir la marca ponente»-, entre los que admitía que podría figurar «otro apellido diferente».

Estas circunstancias no guardan similitud con las que se observan en el caso enjuiciado, en el que la acción de nulidad se funda exclusivamente en la semejanza fonética de las marcas contrastadas y en el que la parte recurrida mantiene que concurre un elemento diferenciador de suficiente entidad, constituido por un apellido, cuya relevancia no se ha alegado que se vea afectada por las características gráficas de la marca correspondiente.

El motivo segundo de casación se introduce con la siguiente fórmula:

Articulado al amparo del ordinal 4º del articulo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Infracción por violación. Falta de aplicación del artículo 565 de la ley de Enjuiciamiento Civil y la jurisprudencia aplicable.

El motivo se funda, en síntesis, en que la sentencia ignora que los propios demandados han reconocido que el elemento principal de su marca es el término «Pepe» y que este hecho no precisa de prueba alguna.

El motivo debe ser desestimado.

La parte recurrente reconoce que este motivo guarda estrecha relación con la anterior. Su desestimación debe fundarse en los razonamientos ya elaborados al estudiar el expresado motivo (FJ cuarto) consistentes, esencialmente, en que en el documento de alegaciones invocado por la parte actora: a) no se aprecia voluntad alguna dirigida al reconocimiento de una situación jurídica inalterable; y b) la alusión al carácter nuclear del término «Pepe» se funda en su relevancia respecto de los restantes términos de la marca y en la falta de concurrencia de otro término de diferenciación integrado por un apellido, circunstancias, una y otra, que no concurren en el caso enjuiciado.

El motivo tercero se introduce con la siguiente fórmula:

Articulado al amparo del ordinal 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Infracción por violación. Falta de aplicación. Del principio general pendente apellatione, nihil innovetur [nada puede renovarse mientras está pendiente la apelación] y la jurisprudencia que lo desarrolla.

El motivo se funda, en síntesis, en que la cuestión relativa al carácter común del término «Pepe» y la eficacia diferenciadora del término «Catalá» fue introducida en la vista del recurso de apelación, pero no tratada la instancia.

El motivo debe ser desestimado.

La desestimación de este motivo de casación se funda en que la demanda solicitó la nulidad de la marca controvertida apoyándose en el riesgo de confusión derivado de la similitud fonética con otras marcas inscritas de su titularidad, y los demandados negaron de manera absoluta los hechos y los fundamentos de Derecho en que se fundaba aquella pretensión.

El debate procesal obligaba, en consecuencia, en relación con las marcas contrastadas, a analizar todas las circunstancias intrínsecas que pudieran reforzar o inhibir el riesgo de confusión alegado, como el peso específico y relativo de los respectivos términos que integran las marcas en contraste, pues los hechos que sustanciaban la pretensión giraban en torno al expresado riesgo de confusión y abarcaban, en consecuencia, todas las características de las marcas invocadas que pudieran tener relación con él.

En el juicio comparativo entre marcas deben tomarse en consideración la semejanza fonética y gráfica de los signos o vocablos de las marcas de cuya comparación se trata y, en general, todas aquellas circunstancias que, en conexión con el signo expresivo de cada marca, puedan tener influencia en la confusión entre los productos que pueda producirse en el mercado (SSTS 14 de abril de 1986 y 26 de junio de 2003 ).

El hecho de que la parte actora no expusiera expresamente en su escrito de contestación a la demanda los argumentos en los cuales fundaba la inexistencia de riesgo de confusión no es obstáculo a que, sin exceder el ámbito del debate procesal abierto por la pretensión actora y la oposición de la demandada, se examinen las circunstancias que puedan ser determinantes de la existencia o no de dicho riesgo de confusión.

No es, pues, de extrañar que el juez de primera instancia -aunque en sentido contrario a la sentencia de apelación- hiciera observaciones en relación con el peso relativo del término «Pepe» y del término «Catalá». La existencia de estas observaciones revela por sí misma que la sentencia recurrida, al elaborar su decisión sobre la ponderación de estos términos, no trató cuestiones ajenas a la primera instancia.

El principio pendente apellatione nihil innovetur (que es aplicable también a la primera instancia y prohíbe tomar en cuenta innovaciones en relación con el objeto del proceso durante su tramitación), en torno a cuya vulneración gira este motivo de recurso, no ha sido, pues, infringido en el caso enjuiciado. Pero tampoco lo han sido los principios iuxta allegata et probata [según lo alegado y probado], que impone al juez el deber de congruencia con las pretensiones de las partes, ni el principio tantum devolutum quantum apellatum [se traspasa al superior lo que se apela], que impone al tribunal de apelación la prohibición de revisar los pronunciamientos consentidos en primera instancia. Son éstos dos últimos los principios aquellos a los que, más propiamente, parece referirse la parte recurrente.

El motivo cuarto de casación se introduce con la siguiente fórmula:

Articulado al amparo del ordinal 4 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Infracción por violación. Falta de aplicación. Del artículo 12 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas y de la jurisprudencia contenida en las sentencias de 31 de marzo de 1989, 19 de noviembre de 1994 y 24 de julio de 1992 .

El motivo se funda, en síntesis, en que la sentencia de apelación:a) al no apreciar riesgo de confusión, incumplió el deber de extremar el criterio comparativo entre marcas de la misma clase de género; b) razonó sobre el carácter común del término «Pepe» en contra del reconocimiento de los demandados; c) desconoció que un vocablo genérico registrado debe ser mantenido; d) y erró al atribuir al vocablo «Catalá», que tiene carácter genérico, eficacia diferenciadora, desconociendo su vertiente conceptual (en contra de lo que admite la jurisprudencia contencioso-administrativa).

El motivo debe ser desestimado.

1. La jurisprudencia sentada en la materia enjuiciada viene declarando que, para que se aprecie riesgo de confusión, la semejanza fonética y gráfica ha de tener entidad suficiente para inducir a error o confusión a los consumidores en función de todas aquellas circunstancias que, en conexión con el signo expresivo de cada marca, puedan tener influencia en la posible confusión que en el mercado pueda producirse por la identidad de los productos (SSTS de 14 de abril de 1986, 20 de julio de 2000, 3 de noviembre de 2000, 21 de noviembre de 2000 y 26 de junio de 2003 ).

   En el ámbito de la jurisprudencia comunitaria se destaca, de modo semejante, que la apreciación del riesgo de confusión depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado y del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (STJCE de 11 de noviembre de 1997, asunto C-251/95, Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, parágrafo 22, y STJCE de 22 de junio de 2000, Marca Mode CV, C-425/1998, parágrafo 34 ).

   La semejanza, en cuanto cualidad de relación entre dos cosas, que es tomada en cuenta por la ley cuando produce un efecto de posibilidad de confusión, constituye un concepto jurídico indeterminado susceptible de una cierta verificación casacional, la cual se configura en torno a dos aspectos, la razonabilidad de la apreciación -criterio de buen sentido- y la sujeción a las pautas que, según los distintos tipos y circunstancias de las marcas, sienta la doctrina jurisprudencial (STS de 26 de enero de 2006 ).

   Corresponde al Tribunal de instancia fijar en cada caso el criterio mediante el estudio analítico y comparativo (SSTS 12 de mayo de 1975, 30 de abril de 1986, 27 de marzo de 2003 y 26 junio 2003 y 7 de octubre de 2005 ), y este criterio debe respetarse, salvo que se demuestre que sus decisiones son contrarias a la lógica o al buen sentido (SSTS 12 de mayo de 1975, 30 de abril de 1986, 8 de julio de 1991, 22 de octubre de 1992, 20 de marzo de 1998, 20 de julio de 2000, 21 de noviembre de 2000, 27 de marzo de 2003, 26 de junio de 2003 ). Por consiguiente sólo este aspecto es verificable como questio iuris [cuestión de Derecho] en casación.

   En el caso enjuiciado se observa que la sentencia de apelación realiza un estudio analítico y comparativo de los elementos que integran las marcas en contraste y no puede apreciarse que sus conclusiones acerca del carácter común del término «Pepe» y el carácter diferenciador del término «Catalá», que corresponde al apellido de los recurridos y se añade sin que conste una especial relevancia gráfica del primero, sean contrarias a la lógica o al buen sentido ni, como se verá en los siguientes apartados, se oponga a los criterios jurisprudenciales establecidos en la materia.

2. Como se ha razonado al resolver sobre el primer motivo de casación, no puede afirmarse que los recurridos hayan reconocido el carácter nuclear del término «Pepe», pues no consta su voluntad de definición de una situación jurídica inalterable; y sí que sus alegaciones -en un expediente administrativo ajeno al conflicto planteado- se refieren a los respectivos términos de las marcas enfrentadas caracterizados en un contexto semántico y gráfico que no se considera en la controversia enjuiciada.

3. Según las SSTS de 13 de diciembre de 1963, 13 de noviembre de 1965 y 13 de mayo de 1996 cuando un nombre propio está ya registrado en el Registro de la Propiedad Industrial a favor de determinada persona no puede utilizarse libremente, pero sí unido a otras palabras de fantasía que lo hagan distinguirse suficientemente para evitar toda confusión y competencia ilícita con quien logró el acceso al Registro.

   En el caso examinado, como se ha visto, el término «Pepe» se introduce en la marca controvertida uniéndolo a otro término suficientemente diferenciador a juicio del tribunal de instancia.

4. La interpretación de la Sala de instancia, atribuyendo valor diferenciador al término «Catalá» no puede considerarse como absurda.

   Esta Sala, en un supuesto que guarda cierta semejanza con el aquí enjuiciado, pero presenta características diferentes (STS de 29 de septiembre de 2003 ), ha reconocido la existencia de riesgo de confusión fundándose en que el término «Pepe» aparecía especialmente destacado de manera gráfica y por reiteración respecto del término diferenciador, cosa que no ocurre en el caso enjuiciado. En la expresada sentencia se advierte que «antes de examinar si debe acordarse la nulidad de la marca procede señalar, por un lado, que no cabe discutir en el recurso, -no puede ser objeto del mismo porque tampoco lo fue del proceso- el tema de si se puede utilizar la palabra Pepe (hipocorístico de José) unida a otra para designar un producto».

   La jurisprudencia de la Sala Tercera, que la parte recurrente invoca con reiteración, no deja lugar a ninguna duda en el momento actual -en que se han dictado ya numerosas sentencias para resolver asuntos en que se había denegado la inscripción en muchas ocasiones a instancia de la parte hoy recurrente- acerca del carácter común del término «Pepe» y el suficiente carácter diferenciador que tiene la incorporación en términos de equivalencia gráfica a este término de un apellido u otra mención, en cuanto ello reviste eficacia suficiente para evitar el riesgo de confusión (SSTS, Sala Tercera, de 7 de junio de 2005, 10 de febrero de 2005, 19 de noviembre 2004, 29 de septiembre de 2004, 21 de junio de 2004, 7 de junio de 2004, 1 de junio de 2004, 31 de mayo de 2004, 27 de abril de 2004, 22 de abril de 2004, 20 de abril de 2004, 28 de abril de 2004, 4 de diciembre de 2003, y 18 de diciembre de 2003 ).

No estimándose procedente ninguno de los motivos del recurso, debe declararse no haber lugar al mismo y, conforme al art. 1715.3 LEC 1881 , imponer las costas a la parte recurrente.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español