STS, 28 de Marzo de 2001
| Ponente | CID FONTAN, FERNANDO |
| ECLI | ES:TS:2001:2574 |
| Número de Recurso | 7301/1993 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - 01 |
| Fecha de Resolución | 28 de Marzo de 2001 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiocho de Marzo de dos mil uno.
En el recurso de casación nº 7031/1993, interpuesto por el Procurador D. Javier Ungria López, en nombre y representación de RUSSEL CORPORATION, con la asistencia de Letrado, contra la sentencia nº 898 dictada por la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 4336/1989, con fecha 7 de octubre de 1993, sobre marca; habiendo comparecido como parte recurrida la Administración del Estado representada por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia nº 898 desestimando el recurso. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de RUSSEL CORPORATION, se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 25 de noviembre de 1993 al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 24 de diciembre de 1993 el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso, casando la sentencia recurrida.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 1 de febrero de 1996 en la cual se hizo constar que habiéndose personado parte recurrida la Administración del Estado, entréguese copia del recurso al Sr. Abogado del estado por término de 30 días para que pueda oponerse al mismo, lo que realizó mediante escrito de fecha 28 de febrero de 1996.
Por providencia de la Sala, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 21 de marzo de 2.001, en que tuvo lugar.
En el presente recurso de casación el recurrente articula de forma expresa tres motivos de casación al amparo del Art. 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional: el primero, por infracción de la jurisprudencia de la Sala acerca de la confrontación entre marcas gráficas; el segundo, en relación con el primero por aplicación indebida del Art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial, y el tercero, por indebida aplicación de la Regla de la Especialidad en interpretación conjunta de los Arts. 1, 118 y 124 del E.P.I., y jurisprudencia de esta Sala relativa a la diferencia de productos.
Los dos primeros motivos de casación articulados, como el propio recurrente reconoce en su escrito al formularlos, están enlazados sistemáticamente, en cuanto los dos tienen por contenido la aplicación o inaplicación de la prohibición contenida en el Art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial y jurisprudencia de la Sala relativa al tema controvertido, debiendo pues correr ambos motivos idéntica suerte y ya de antemano anunciamos que no pueden prosperar, dado que la jurisprudencia de esta Sala aplicable al caso es variadísima y no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo, y en el presente caso, el problema se centra en determinar si pueden convivir en el Registro de la Propiedad Industrial sin infringir el Art. 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929, la marca aspirante nº 1.163.981 RUSSELL, con gráfico de una R en fondo negro, para proteger productos de la clase 25 del Nomenclator, prendas confeccionadas deportivas y de sport, pantalones, chaquetas, botas y zapatillas, y el Nombre Comercial nº 57.810 y marca nº 532.256 J. ROSSELL, S. A., para productos de la clase 25 inscritas en el Registro, y la nº 71.980 con gráfico para proteger productos de la misma clase 25, sosteniendo el recurrente que la sentencia de instancia al comparar solamente los vocablos RUSELL y ROSELL de las marcas enfrentadas, infringe la jurisprudencia de esta Sala, pues en el caso de marcas gráficas tiene reiteradamente establecido que la comparación entre marcas ha de hacerse en conjunto, y valorando todos los elementos gráfico-denominativos de las marcas enfrentadas. En el caso presente nos encontramos con que la marca oponente ROSSELL además de Nombre Comercial denominativo nº 57.810, tiene otra marca mixta o gráfico denominativa nº 532.256. compuesta de un elemento gráfico, un cuadrado oscuro en cuyo interior aparece la leyenda J. R., mientras que la marca aspirante la nº 1.163.981, para productos muy similares de la clase 25, contiene también un gráfico de una letra R en negro que la diferencia de su oponente. Según doctrina sentada por esta Sala en numerosas resoluciones, en los casos en que las marcas cuestionadas o una de ellas o las dos lo sean de la clase mixta gráfico-denominativa, de cuyo distintivo formen parte, como aditivo del vocablo designante de un objeto, o como simple sumando de un conjunto completo en el que entran otros componentes fonéticos o gráficos, en el supuesto de identidad o gran semejanza entre las leyendas de ambas se incurre en la prohibición del Art. 124-1 del Estatuto de la Propiedad Industrial al sonar igual ambas fonéticamente, lo cual es suficiente para que exista tal incompatibilidad dado que el Art. 124-1 se refiere a la semejanza fonética o gráfica, lo que equivale a decir que basta una de ellas para que entre en juego la prohibición, y aunque gráficamente sean diferenciables no lo serán cuando se trata de denominarlas a través de las palabras, como cuando se hace propaganda radiofónica o cuando se solicita de forma oral, dado que, en tales circunstancias, se anuncian o se piden utilizando el elemento fonético sin citar para nada el gráfico, con lo cual en el caso presente al existir casi semejanza rayana en identidad entre las leyendas RUSSELL y ROSSEL, no ofrece duda que existe riesgo de confusión entre ellas, al ser semejantes fonéticamente, y procede en consecuencia la desestimación del motivo de casación que examinamos, dado que la sentencia de instancia al estimar que las denominaciones enfrentadas en ambas marcas RUSSELL y ROSELL, presentan una semejanza fonética rayana en la identidad, aplicó correctamente la prohibición del Art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial y la jurisprudencia de la Sala aplicable al mismo en caso de marcas gráficas o mixtas, o al menos hizo una interpretación lógica de las mismas, deducida del conjunto de la prueba practicada en autos y que como hechos probados deducidos de la prueba no pueden ser alterados en vía casacional en base a unas alegaciones del recurrente.
El tercer motivo de casación articulado por infracción de la jurisprudencia de la Sala sobre el principio de especialidad de los productos o servicios que distingan, tampoco puede prosperar pues este Tribunal Supremo, y ante la ausencia de reglas previas para determinar la existencia o no de semejanza capaz de crear error o confusión en el mercado, efectivamente ha tratado de establecer una serie de criterios o pautas, señalando que ostenta un lugar preferente el que con carácter directo propugna una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva cuyo aspecto más importante es el filológico, ya que tal composición global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podrá producir la confusión que trata de prevenir la Ley (criterio estructural); mas también, ha configurado otros factores o pautas complementarias, como la necesidad de atender al significado o idea que evocan los distintivos enfrentados (criterio semántico); o ha matizado el propio criterio estructural cuando en los distintivos se utilizan prefijos o sufijos genéricos para negar la semejanza cuando el resto tiene diferencial suficiente. Por otro lado, y en relación a la importancia de la naturaleza de las cosas o servicios que se tratan de distinguir o amparar con los distintivos que componen las marcas, las decisiones jurisprudenciales no han sido absolutamente uniformes, pues en ocasiones, y dado que del artículo 1º del Estatuto se desprende que las marcas y los demás signos que constituyen la propiedad industrial sirven para distinguir de los similares los resultados del trabajo, se ha dado importancia decisiva a la diferenciación de los productos o servicios a distinguir o amparar y en otras ocasiones tal elemento taxonómico o lógico se ha considerado como simple factor complementario del criterio estructural que en unos casos sirve para obtener como elemento diferenciativo, y en otros casos como un elemento más de confusión en el caso de identidad de los productos, por lo cual no existe la infracción jurisprudencial que denuncia el recurrente dado que en realidad y como hemos afirmado también reiteradamente en múltiples sentencias, ningún criterio tiene un carácter absoluto, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto. Todo lo cual conlleva que en esta materia tan casuística de marcas y concretamente a la existencia o no de semejanza entre distintivos capaz de crear confusión en el mercado el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tiene escasa virtualidad, pues es difícil que en dos casos distintos concurran las mismas e idénticas circunstancias, que sería el único supuesto del que habría de partir para tratar de acreditar que la decisión del Tribunal a quo ha de reputarse arbitraria o manifiestamente contraria al buen sentido, que como hemos dicho no se produce en el presente caso y siendo el recurso de casación un recurso extraordinario, no puede el Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido el Tribunal de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada. En el caso presente, la sentencia de instancia, apreciando la prueba practicada en autos, llega a la conclusión de que las denominaciones enfrentadas incurren en la semejanza fonética a que se refiere el Art.124-1 del Estatuto, con ello existe el riesgo de confusión entre sus productos, tal conclusión es totalmente correcta o al menos constituye una interpretación lógica racional del Art. 124.1 del Estatuto, y no cabe ahora en vía casacional alterar tales hechos declarados de la prueba en base a unas alegaciones puramente subjetivas del recurrente, que se limita a la cita genérica de alguna sentencia de esta Sala dictada en un supuesto diferente al de la presente, lo cual impide apreciar la invocación de la infracción de la jurisprudencia de la Sala alegada por el recurrente y con ello la desestimación del recurso de casación en cuanto la sentencia recurrida ha interpretado correctamente el artículo 124-1 del Estatuto de la Propiedad Industrial, máxime si tenemos en cuenta que ambas marcas protegen productos de la clase 25 del Nomenclator, que aunque no sean idénticos, son al menos muy semejantes al estar dirigidos a las mismas áreas comerciales y por tanto no se produce la diferenciación o especialidad de los productos necesaria para que las mismas actúen con fuerza diferenciativa suficiente, y antes por el contrario en el caso presente, pueden actuar como un elemento más de confusión entre los productos de ambas conteniendo el riesgo de confusión, y procede la desestimación del motivo examinado.
Con posterioridad a la formalización del recurso de casación nº 7301/1993, el Procurador Sr. Ungria, presentó dos escritos con fecha 24 de diciembre de 1993 y 17 de mayo de 1995, acompañando certificado del Registro de la Propiedad Industrial relativo a la marca nº 532.256, de fecha 10 de mayo de 1995, que certifica que dicha marca se encuentra caducada y pendiente de publicación, pretendiendo el interesado que se ordene la caducidad de dicha marca que fue tenida en cuenta por el Registro y por la sentencia recurrida para denegar la marca nº 1.163.981. La pretensión del recurrente no puede prosperar por las siguientes razones: primera, porque la vía casacional no puede apreciarse ningún motivo nuevo no formulado por la parte recurrente; segunda, porque se trata de una cuestión nueva no planteada en vía administrativa ni en la judicial que no puede constituir motivo de casación de una sentencia que no la pudo tener en cuenta; tercero, porque en cualquier caso, la marca nº 532.256 no fue la única tenida en cuenta para denegar su marca y además, el recurrente sólo acredita que fue caducada y pendiente de publicación pero sin acreditar si la misma ha sido rehabilitada por sus concesionarios o causahabientes, dentro de los tres años siguientes a la publicación de la caducidad en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, con lo cual no resulta probada la caducidad alegada, y si efectivamente estuviese caducada, puede ser pedida de nuevo por el primero que lo solicite conforme dispone el Art. 160.2º del Estatuto de la Propiedad Industrial.
Al desestimar los tres motivos articulados es procedente declarar no haber lugar al presente recurso de casación, lo que conlleva la condena al actor en las costas del mismo, tal como exige el artículo 102-3 de la Ley jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, desestimamos el presente recurso de casación nº 7301/93, interpuesto por el Procurador D. Javier Ungria López, en nombre y representación de RUSSEL CORPORATION, contra la sentencia nº 898 de la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 7 de octubre de 1993 recaída en el recurso nº 4336/89, y condenamos a la parte actora en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
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