STS, 4 de Diciembre de 2003

En el proceso contencioso-administrativo nº 181/97, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 14 de julio de 1999, estimando el recurso interpuesto por el Procurador D. Luis Santías Viada, en nombre y representación de CONFECCIONES VÍA JULIA, S.L., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 30 de septiembre de 1996, que desestimó el recurso ordinario planteado contra la resolución anterior de la misma Oficina, de fecha 5 de marzo de 1996, que había denegado la marca PEPE STAR (con gráfico), núm. 1.775.463, para productos de la clase 25.

Contra la referida sentencia se presentó escrito preparando recurso de casación por la representación de PEPE JEANS CORPORATION (Netherlands Antilles) N.V., el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 23 de julio de 1999, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 14 de octubre de 1999, el escrito de interposición del recurso de casación, alegando dos motivos de casación al amparo del artículo 88.3 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa por infracción de las normas del ordenamiento jurídico constituidas por el artículo 12.1 a) y el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de Marcas y de la jurisprudencia aplicable a tales normas, solicitando se declarara haber lugar al recurso casando la Sentencia recurrida y dictando sentencia declarando la nulidad de la resolución que concedió el acceso al registro de la marca 1.775.463 "PEPE STAR" para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del Nomenclator Internacional de Marcas.

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 25 de enero de 2001, en la que se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y CONFECCIONES VÍA JULIA, S.L.), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron en escritos presentados, respectivamente, los días 6 y 14 de marzo de 2001, en los que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando el fallo de la Sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte contraria.

Por Providencia de fecha 7 de noviembre de 2003, se señaló este recurso de casación para votación y fallo el día 27 de noviembre de 2003, fecha en que tuvo lugar el acto.

Constituye el objeto del presente recurso de casación, interpuesto por la Sociedad PEPE JEANS CORPORATION (Netherlands Antilles) N.V., al amparo del artículo 86 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 466/1999, de 14 de julio, que estimó el recurso contencioso-administrativo número 181/97, interpuesto por la Sociedad Limitada CONFECCIONES VÍA JULIA contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 30 de septiembre de 1996, que desestimó el recurso ordinario formulado contra la resolución de la referida Oficina de 5 de marzo de 1996, que denegó la marca PEPE STAR con gráfico número 1.775.463, para productos de la clase 25 (prendas de vestir), declarando su nulidad y reconociendo el derecho de la Entidad actora a la inscripción de la mencionada marca.

La defensa Letrada de la Entidad recurrente funda el primer motivo de casación articulado al amparo del artículo 88.3 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa de 13 de julio de 1998, según se expresa en el escrito de interposición del recurso, denunciando que la sentencia de la Sala de instancia incurre en infracción del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable en vulneración del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, al no acoger el criterio de prevalencia del elemento denominativo, acuñado por la jurisprudencia de este Alto Tribunal, según refieren las sentencias que se invocan de esta Sala de 25 de octubre de 1995, 19 de diciembre de 1995 y 11 de octubre de 1994, no apreciar la similitud denominativa de los signos distintivos, no considerar la generidad de vocablo empleado en relación con un producto específico, y la identidad de las marcas enfrentadas.

El segundo motivo de casación por infracción del ordenamiento jurídico se articula también en base al artículo 88.3 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sustentado en la alegación de que la sentencia de instancia ha vulnerado el artículo 13 c) de la referida Ley de Marcas y la jurisprudencia aplicable a tal precepto, al suponer la declaración judicial que estima la compatibilidad de la marca PEPE STAR con las marcas registradas "DON PEPE", "PEPE JEANS", "PEPE BETTY", "PEPE ZXL" y "PEPE", un aprovechamiento indebido de la reputación de éstas.

Procede, prima facie, examinar, de oficio, si el escrito de interposición del recurso de casación incurre en defectos de forma por no fundarse aparentemente en ninguno de los motivos tasados que establece el artículo 88.1 en sus apartados a), b), c) y d) de la Ley Jurisdiccional 29/1998, de 13 de julio, por ser de orden público la observancia de las reglas procedimentales del recurso de casación, lo que determinaría la declaración de inadmisión del recurso de casación de conformidad con el artículo 93 de la referida Ley procesal, al revestir el Auto de inadmisión del recurso interpuesto un carácter provisional.

El artículo 92 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa establece en su parágrafo primero que el recurrente habrá de formular ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el escrito de interposición del recurso en el que se expresará razonadamente el motivo o motivos en que se ampara, citando las normas o la jurisprudencia que considere infringidas.

El deber procesal de expresar razonadamente el motivo o motivos en que se ampare el recurso de casación constituye un requisito de forma exigible del escrito de interposición del recurso, que como se aprecia en los Autos de esta Sala de 13 de diciembre de 1999, 18 de febrero de 2000 y en las Sentencias de 22 de julio de 2002, 23 de septiembre de 2002 y 21 de abril de 2003, descansa en la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, que impone al recurrente la carga de cumplimentar con rigor jurídico los requisitos de forma que determinan el contenido del escrito de interposición del recurso, cuya infracción provoca la declaración de inadmisión del recurso de casación, según autoriza el artículo 93 de la referida Ley matriz de esta jurisdicción contencioso- administrativa.

Conforme a estos parámetros legales y jurisprudenciales de enjuiciamiento, procede declarar que el escrito de interposición del recurso de casación formulado por la defensa letrada de la Entidad recurrente, sometido a las prescripciones de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera de la referida Ley procesal, satisface los requisitos de forma exigidos en el artículo 92 de la mentada ley de enjuiciamiento contencioso-administrativa, porque aun articulándose el recurso de casación al amparo de la cita del artículo 88.3 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, que no constituye en sí un motivo de casación autónomo sino la expresión de la facultad procesal del Tribunal Supremo en su función de tribunal de casación, de poder integrar en los hechos probados declarados por la Sala de instancia aquéllos que, aún habiendo sido omitidos por ésta, estén suficientemente justificados según las actuaciones y cuya toma en consideración resulte necesaria para garantizar los principios rectores del proceso contencioso-administrativo de congruencia y de acierto del fallo, esta Sala advierte el manifiesto error material producido en la redacción del escrito de interposición del recurso de casación al deducirse inequívocamente que los motivos de casación formulados lo son al amparo del artículo 88.1, apartado d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, al expresarse que el recurso de casación se articula por infracción de las normas del ordenamiento jurídico constituidas por el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de Marcas y de la jurisprudencia aplicable a tal norma, y el artículo 13 c) de la referida Ley y de la jurisprudencia aplicable, así como se evidencia de la integración de este escrito con el escrito de preparación del recurso, en que se hace referencia expresa al motivo de casación establecido en el artículo 88.1 d) de la referida Ley jurisdicción contencioso administrativa como fundamento del recurso de casación.

Esta interpretación de los artículos 92 y 93 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa es conforme al derecho de acceso a los recursos que se integra en el contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución, porque, como observa el Tribunal Constitucional en la sentencia 26/2003, de 10 de febrero, el derecho a la revisión de las resoluciones judiciales, dejando a salvo el ámbito del orden jurisdiccional penal, en que se garantiza el derecho a la doble instancia, es un derecho de configuración legal que constituye una función jurisdiccional de exclusiva competencia de los Jueces y Tribunales, de modo que la declaración de inadmisión de los recursos que ha de declararse de forma motivada, en base a la aplicación de una causa legal y la interpretación de las normas procesales que las regulan sólo trasciende al plano constitucional cuando el Tribunal incurra en error patente, arbitrariedad o en manifiesta irracionalidad, al ser irrazonable la interpretación excesivamente rigorista de estos preceptos procesales que no tome en consideración el principio pro actione que rige con intensidad matizada en el recurso de casación .

Procede rechazar que la Sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 14 de julio de 1999 incurra en infracción del ordenamiento jurídico por conculcar el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que expresa que no podrán registrarse como marcas los signos o medios: "que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicita o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación de la marca anterior".

La interpretación aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe efectuarse desde el análisis hermeneutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que pueda existir identidad o semejanza fonética o gráfica, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyectan en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguir sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

Precisamente, la sentencia objeto del recurso de casación fundamenta su fallo en la aplicación razonada de los criterios jurisprudenciales fijados por esta Sala interpretando el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas,. que constituyen el parámetro de enjuiciamiento para resolver el recurso contencioso-administrativo, según se advierte en los siguientes términos:

"A tenor de una reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo son criterios esenciales de aplicación al supuesto de autos:

1. El criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominaciones es que la semejanza fonética y gráfica se manifiesta por la simple pronunciación, acentuación o imagen de los vocablos en pugna, tras un análisis meramente sintético es decir, sin más que una sencilla visión, lectura o audición de un conjunto que no se detenga en descomponer o aquilatar científicamente y hasta sus últimas consecuencias los elementos confrontados ni que descienda a discusiones léxicogramaticales, puesto que para la convivencia de las marcas lo fundamental es que los signos que se presentan en el mercado no induzcan en algún aspecto a error o confusión al consumidor.

2. Si bien son numerosos los criterios a los que se puede acudir para confrontar varias marcas, ocupa lugar preferente el que propugna una visión de conjunto, es decir, partiendo del análisis de la totalidad de los elementos integrantes de las denominaciones confrontadas sin desintegrar su unidad fonética o gráfica, e incluso, mixta, o compleja, donde la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales (SS. Tribunal Supremo de 3 de julio de 1965, 8 y 16 de julio de 1988.).

3. Al lado de tales factores, el Tribunal Supremo, en reiterada jurisprudencia, configura otros criterios complementarios, no utilizables directamente, para ponderar el grado de semejanza entre las marcas. Entre tales criterios figura el elemento conceptual o semántico que no constituye motivo legal determinante pero que acentúa o disminuye el parecido inicial, y, un segundo factor complementario, es el relativo a la naturaleza real de los objetos o servicios que sirven para matizar con mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado (SS. Tribunal Supremo de 8 de julio y 26 de diciembre de 1988).

4. Todos estos factores son los que deben computarse en el análisis comparativo sin olvidar la referencia al principio constitucional de libertad de empresa en el marco de la economía de mercado como principio orientador de la protección que a la inventiva e innovación industrial dispensa el Registro, tanto para eliminar obstáculos que se opongan o frenen la libre iniciativa empresarial, como para establecer un claro límite a tal iniciativa, a fin de garantizar la protección del consumidor, evitándole riesgos de error o confusión entre los productos amparados con las marcas y evitándose que con el parecido o semejanza con la denominación de otra marca se pueda acceder al crédito o fama obtenida por la marca prioritaria (SS. Tribunal Supremo de 31 de marzo de 1986, 23 de julio y 26 de diciembre de 1988, entre otras).

5. Estos criterios, finalmente, se recuerdan en los arts. 11 y 12 de la vigente Ley de Marcas, así como son los contemplados por el art. 59 de la Directiva Comunitaria de 21 de noviembre de 1988 D.O.C.E.E. L-40 de 11 de febrero de 1989), tendentes a evitar la posible inducción al error o confusión.".

   Debe recordarse a este respecto la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (R.C. 553/1996), determinando los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias en las marcas y los límites impuestos a esta Sala para alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia por la naturaleza extraordinaria de recurso de casación:

   "

1. Que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tiene un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquélla semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad.

2. que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

3. que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas.

4. en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos ".

   La caracterización de la marca mixta PEPE STAR con distintivo gráfico, para distinguir prendas de vestir confeccionadas, exterior e interior de señora, caballero, niño y sombrerería, comprendida en la clase 25 del nomenclator internacional de Marcas, por la unión de dos vocablos, en un examen de conjunto sintáctico, permite diferenciar la marca aspirante de otras marcas registradas en que aparece el vocablo PEPE en exclusiva o vinculado a otros términos o letras o compuestos identificadores, por lo que debe decretarse que la Sentencia de instancia no ha vulnerado el criterio jurídico acuñado en materia registral de prevalencia del elemento denominativo al apreciarse la aplicación razonable del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, al deber considerar que las marcas confrontadas se distinguen por el público consumidor especializado, con capacidad de discernir los productos que se le ofrecen en el sector de las prendas de vestir.

   La sentencia de instancia realiza acertadamente un análisis contextual de una de las palabras integrantes de la marca que se identifica con un nombre propio común en lengua castellana Pepe, que impide por su carácter genérico su apropiación exclusiva registral, atendiendo a lo expresado en los artículos 12 y 13 de la citada Ley de Marcas, según se refiere en el fundamento jurídico cuarto de la sentencia:

   "Aplicando la precedente doctrina al supuesto de autos, nos encontramos que la marca solicitada ampara productos de la clase 25 y que su gráfico no es confundible con ninguna otra marca para productos de la misma clase o similar.

   El problema, por tanto, debe centrarse en si el uso de la palabra PEPE, es incompatible con otras marcas, preinscritas, que también la utilizan. Pues bien, nos encontramos con que, la marca solicitada utiliza una expresión de fantasía PEPE STAR, con lo que ninguna confusión puede haber con las marcas de la entidad que se ha opuesto. La expresión STAR, unida a la palabra PEPE, tiene tal fuerza gráfica, fonética y expresiva que distingue perfectamente la marca en que está incluida de cualquier otra, aunque coincida el otro elemento.

   Ha de tenerse presente, además, que la palabra "Pepe" es un nombre común no susceptible de apropiación en exclusiva por entidad ni marca alguna y por tanto no resulta aplicable la prohibición de poder utilizarlo por marcas distintas.".

   Esta Sala, en su función de Tribunal de Casación, no puede modificar la apreciación de la Sala de instancia sobre la distinción entre las marcas confrontadas, porque la naturaleza del recurso de casación de recurso extraordinario, impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido el Tribunal de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, procediendo desestimar la pretensión de que se sustituya la apreciación de los hechos fijados que permiten distinguir la marca PEPE STAR de las marcas opuestas por la entidad recurrente.

Debe rechazarse asimismo el motivo de casación que se funda en la infracción del artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, al no apreciarse que la empresa solicitante pretenda eludir con la inscripción de la Marca Mixta PEPE STAR la prohibición establecida en dicho precepto de que no podrán registrarse como marcas aquéllos signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrables, al deber coincidir con el criterio formulado implícitamente por la Sentencia de la Sala de instancia, de que no se justifica la pretensión de acceder al crédito o fama de las marcas protegidas que presupone el hecho de que entre las marcas confrontadas exista identidad o similitud que pueda generar error en los consumidores.

El aprovechamiento indebido tiene como presupuesto -según la propia recurrente el hecho de que "la denominación predominante de la marca recurrida presenta una identidad absoluta, tanto denominativa como gráfica, con el elemento destacable y común de las marcas prioritarias de mi representada", que aún cuando se pretenda subrayar el carácter autónomo de la alegación relativa al citado artículo 13, letra c), su desarrollo argumental se centra en la existencia de rasgos comunes entre la marca aspirada y las marcas opositoras.

Formulado en estos términos el segundo motivo de casación, su examen reconduce a las consideraciones jurídicas vertidas al amparo del primer motivo de casación. Si el acento se pone, una vez más, en la similitud de los signos para ligar a este hecho la consecuencia jurídica de la prohibición, ahora a título del artículo 13 c), la respuesta de instancia favorable a apreciar la falta de semejanza entre unos y otros sirve igualmente para rechazar que se pretenda un aprovechamiento indebido.

Y debe señalarse que conforme es doctrina de esta Sala el artículo 13 c) de la Ley 32/1988 no puede disociarse del "juicio de confundibilidad" entre los signos enfrentados, de modo que habiendo negado el tribunal de instancia que haya riesgo de asociación o riesgo de confusión entre las marcas confrontadas, según la apreciación que hemos considerado válida, aquel precepto deviene inaplicable.

Si el tribunal sentenciador concluye que la marca aspirante puede convivir con las marcas ya registradas con anterioridad por su falta de confundibilidad, inconfundibilidad que a su vez deriva de las diferencias que él mismo aprecia entre ambas, y semejante apreciación debe, por las razones ya expuestas, ser respetada en casación, la consecuencia final es que difícilmente puede construirse el motivo impugnatorio de la sentencia sobre la base del artículo 13 c) antes citado.

Procede, consecuentemente, desestimar el recurso de casación con imposición de las costas causadas en este recurso a la parte recurrente, de conformidad con lo artículo 139.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,