STS, 19 de Julio de 2004
| Ponente | Fernando Cid Fontán |
| ECLI | ES:TS:2004:5303 |
| Número de Recurso | 949/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 19 de Julio de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZATD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecinueve de Julio de dos mil cuatro.
En el recurso de casación nº 949/2001, interpuesto por el Procurador D. Óscar García Cortés, con la asistencia de Letrado, en nombre y representación de ARTEL, S.A., contra la sentencia nº 1449 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 1304/1997, con fecha 17 de noviembre de 2000, sobre inscripción de las marcas números 1.958.502; 1958.528; 1.958.534 y 1.958.535, todas ellas "AIRTEL", con gráfico en colores, clases 9ª, 35ª, 41ª y 42ª; habiendo comparecido como partes recurridas la Administración General del Estado, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado; y la mercantil AIRTEL MOVIL, S.A., representada por el Procurador D. Cesáreo Hidalgo Senen asistido de Letrado.
En el proceso contencioso administrativo nº 1304/97, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 17 de noviembre de 2000, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "FALLAMOS: Que desestimamos el recurso interpuesto por la representación de la Sociedad ARTEL, S.A., contra las cuatro Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 5 de marzo de 1997 que desestimaron los recursos interpuestos contra las Resoluciones de la misma Oficina de fechas 20.5.96, 20.5.96, 20.5.96 y 15.7.96 y en consecuencia, concedieron la inscripción de las marcas nº 1.958.534, 1.958.535, 1.958.528 y 1.958.502 "AIRTEL" mixta, para distinguir servicios y productos respectivamente de las clases 41, 42, 35 y 9, del Nomenclátor Internacional, resoluciones que confirmamos por ser ajustadas a derecho, sin imposición de costas". Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de ARTEL, S.A. se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 22 de diciembre de 2000, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 3 de febrero de 2001, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer un único motivo de impugnación, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando la sentencia recurrida, revocando las resoluciones objeto del recurso, decretando por ello la denegación de las marcas números 1.958.502, 1.958.528, 1.958.534 y 1.958.535, AIRTEL, con gráfico, clases 9, 35, 41 y 42.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sección Primera de esta Sala de fecha 1 de mayo de 2002. Por providencia de esta Sección Tercera de fecha 27 de junio de 2002 se ordenó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la Administración del Estado y AIRTEL MOVIL, S.A.), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al recurso, lo que realizaron en escritos presentados en fecha 5 de julio y 6 de septiembre de 2002, en el que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y se impongan las costas al recurrente.
Por providencia de fecha 12 de mayo de 2004, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 13 de julio de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto.
En el presente recurso el recurrente articula un motivo de casación al amparo del artículo 88.1. d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, y la jurisprudencia de la Sala relativa al mismo.
En el único motivo de casación se denuncia infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, pretendiendo el recurrente sustituir el criterio de la Sala de instancia, por el suyo propio, discutiendo la apreciación hecha por la Sala de instancia que firma que las marcas aspirantes nº 1.958.502, para proteger productos de la clase 9ª "aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, medir, señalización, control, socorro, y de enseñanza, aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o de imágenes, soportes de registros magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos"; la nº 1.958.528 para proteger servicios de la clase 35 "servicios de publicidad y de ayuda a la explotación o dirección de empresas comerciales o industriales. Exportación, importación y representaciones"; la nº 1.958.534 de la clase 41ª "servicios de educación y esparcimiento", y la nº 1.958.535, de la clase 42ª ""servicios hoteleros, servicios de establecimientos destinados a satisfacer necesidades individuales, servicios de ingenieros o profesionales de formación universitaria, servicios de investigaciones, proyectos, evaluaciones, estimaciones o informes técnicos, servicios prestados por organizaciones a sus propios miembros", todas ellas mixtas compuestas de la denominación "AIRTEL con gráfico en colores, de la titularidad de AIRTEL MOVIL, S.A. y las oponentes nº 1.072.144 "ARTEL" y nombre comercial nº 43.196 "ARTEL, S.A.", marcas 1.072.146, la primera, para la clase 9ª "aparatos científicos para la enseñanza, películas impresionadas, material fotográfico, cintas, discos, canales, televisores y reproducción" y la última para "servicios de educación y esparcimiento", presentan diferencias fonéticas y gráficas que aunque se refieren en algún caso a productos de la misma clase del Nomenclátor, no incurren en la prohibición del artículo 12.1 a) de la Ley 32/88, y en tal sentido confirma los acuerdos del Registro de fechas 5 de marzo de 1997, que concedieron la inscripción de las marcas solicitadas. El recurrente discrepa de la conclusión a la que llega la Sala en su sentencia ya que no se produce error o confusión entre ellas. La sentencia recurrida llega a la conclusión deducida de la prueba practicada en autos, que las marcas enfrentadas, aunque coinciden en algún caso con el mismo número del Nomenclator, no son incompatibles y no existe riesgo de confusión entre ellas porque presentan diferencias fonéticas y gráficas que tienen substantividad propia que le permiten su diferenciación aunque en algún caso coincidan con el mismo números del Nomenclator y además, porque la denominación "AIRTEL" aspirante, ha adquirido notoriedad entre el público en el ramo de la telefonía móvil, lo cual las hace inconfundibles y evitan todo riesgo de error o confusión entre ellas, y ello no les hace incurrir en la prohibición contenida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988. Conclusión que comparte esta Sala, rechazando la tesis del recurrente porque la sentencia recurrida, pues el artículo 12.1 a) de la Ley 32/88, introduce una importante modificación con respecto al artículo 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial, dado que la nueva Ley que al elemento de semejanza denominativa o conceptual añade con idéntico valor diferenciativo el elemento de la similitud de los productos, pero siempre condicionado a la suma de ambos elementos al resultado final de que sean susceptibles de producir error o confusión en el mercado, es decir, que no basta la semejanza fonética o gráfica para determinar la incompatibilidad, sino que además, se requiere la identidad o semejanza de productos de manera que ambos induzcan a error o confusión en el consumidor, con lo cual, no ofrece la menor duda que acierta la sentencia recurrida al afirmar que no existe la incompatibilidad de dicho artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, dado que al elemento gráfico de la aspirante se une la diferencia denominativa que existe entre "ARTEL", que suena a "arte" y "AIRTEL" que suena a "aire", coincidiendo en el elemento con "TEL" que por su carácter genérico no puede ser tenido en cuenta para denegar, pues cualquier personal puede servirse de él por su carácter común y por tanto las marcas aspirantes tienen fuerza identificativa, fonética y gráfica suficiente, y por tanto la posible semejanza de productos de ambas, que solamente existen respecto de las clases 9ª y 41ª, no pueden actuar como elemento impeditivo dado que falta el primer elemento de identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual, en consecuencia la sentencia recurrida es conforme al artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, y no existe la infracción del ordenamiento jurídico de que se le acusa.
Al rechazar el único motivo de casación alegados, procede declarar no haber lugar al presente recurso de casación, y hacer expreso pronunciamiento sobre las costas del mismo al recurrente conforme dispone el Art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, desestimamos el presente recurso de casación nº 949/2001, interpuesto por el Procurador D. Óscar García Cortés, en nombre y representación de ARTEL, S.A. contra la sentencia nº 1449 de fecha 17 de noviembre de 2000, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo nº 1304/1997, con expresa condena en costas al recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
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