STS, 13 de Febrero de 2009

En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó sentencia de fecha 13 de junio de 2.006, desestimatoria del recurso promovido por Exclusivas Resimart Ibérica, S.L. contra la resolución del Jefe del servicio de actuaciones administrativas de patentes de fecha 27 de junio de 2.000, que declara la no procedencia de apertura solicitada de un expediente de caducidad de la patente de invención nº 9000278, así como contra la denegación presunta por silencio administrativo del recurso de alzada interpuesto contra la misma; con posterioridad, durante la tramitación del contencioso-administrativo se amplió el recurso a las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 29 de octubre de 2.002 -que inadmite, por extemporáneo, el recurso de alzada-, de 15 de septiembre de 2.003 -que revoca el anterior acuerdo de inadmisión del recurso de alzada- y de 6 de febrero de 2.004 -que desestima el recurso de alzada-. La patente citada, consistente en una "máquina para la fabricación continua de piezas de hormigón", había sido concedida en fecha 4 de junio de 1.991 a la mercantil Echt, S.A., quien con posterioridad transfirió sus derechos sobre la misma a Prensoland, S.A.

Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 28 de septiembre de 2.006, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de Exclusivas Resimart Ibérica, S.L. ha comparecido en forma en fecha 27 de noviembre de 2.006, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:

- 1º, formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, de los artículos 24 y 9.3 de la Constitución, en relación con los artículos 222 y 400.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y con el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ;

- 2º, que se basa en el mismo apartado que el anterior, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen los actos procesales, habiéndose producido indefensión, en relación con la denegación de la solicitud de ampliación del expediente administrativo, incurriendo la sentencia en incongruencia omisiva, con infracción de los artículos 24 de la Constitución, 55 de la Ley jurisdiccional y 11.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

- 3º, basado en el apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, por infracción de los artículos 83.2, 84.1 y 116 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, y

- 4º, amparado en el mismo apartado que el anterior, por infracción del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia, dado que corresponde a la Administración probar los hechos determinantes del acto administrativo sin que ello haya tenido lugar.

Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia que case y revoque la recurrida, dictándose en su lugar otra más ajustada a Derecho, en virtud de la cual se declare la caducidad de la patente de invención nº 9000278, así como su publicación den el Boletín Oficial de Propiedad Industrial.

El recurso de casación ha sido admitido por providencia de la Sala de fecha 10 de julio de 2.007.

Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimándolo y con costas.

Asimismo se ha opuesto al recurso de casación la también comparecida Prensoland, S.A., cuya representación procesal suplica en su escrito que se declare su inadmisibilidad o, subsidiariamente, se desestime, declarando no haber lugar al mismo, con imposición de las costas a la parte recurrente.

Por providencia de fecha 11 de noviembre de 2.008 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 4 de febrero de 2.009, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPÍN TEMPLADO, Magistrado de la Sala.

Objeto y planteamiento del recurso de casación.

La entidad mercantil Exclusivas Resimart Ibérica, S.L., interpone recurso de casación contra la Sentencia de 13 de junio de 2.006 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que desestimó el recurso que había entablado contra la denegación de la declaración de caducidad de la patente nº 9.000.278 de una máquina para la fabricación continua de piezas de hormigón. Dicha solicitud, tras varias incidencias procedimentales, fue rechazada por resolución de la Dirección General de la Oficina de Patentes y Marcas de 6 de febrero de 2.004.

El recurso se formaliza mediante cuatro motivos. El primero de ellos se acoge al apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, y en él se denuncia la infracción de los artículos 24 y 9.3 de la Constitución, en relación con los artículos 222 y 400.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como del derecho a la ejecución de las sentencias en sus propios términos, al no haberse respetado los hechos declarados probados por dos sentencias civiles firmes anteriores. El segundo motivo, amparado igualmente en el apartado 1.c) del citado precepto legal, se basa en la supuesta indefensión causada al no haberse ordenado la ampliación del expediente administrativo y haber incurrido la Sentencia impugnada en incongruencia omisiva sobre dicha circunstancia, con infracción de los artículos 24 de la Constitución, 55 de la Ley de la Jurisdicción y 11.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En el tercer motivo se discute la infracción de los artículos 83.2, 84.1 y 116 de la Ley de Patentes (Ley 11/1986, de 20 de marzo ), en relación con la acreditación de la caducidad de la patente litigiosa. Finalmente, el cuarto motivo se basa en la supuesta infracción de la jurisprudencia relativa a la obligación de la Administración de probar los hechos en los que se basan sus actos administrativos.

Sobre el primer motivo, relativo al deber de respeto de los hechos declarados probados en sentencias firmes.

Entiende la empresa recurrente que la Sentencia recurrida no ha respetado los hechos probados establecidos en la Sentencia firme de la jurisdicción civil dictada el 18 de febrero de 2.002 por la Audiencia Provincial de Valencia, en la que se declaró que se había declarado que la empresa titular de la patente no la había explotado durante el período de 1.991 a 1.994 y que la misma había caducado. Al afirmar lo contrario la Sala de instancia habría infringido el derecho a la tutela judicial efectiva y el de ejecución de las sentencias en sus propios términos, así como el principio de seguridad jurídica, garantizados en los artículos 24 y 9.3 de la Constitución, los artículos 222 y 400.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el 10.2 de la Ley Orgánica del Poder, así como la jurisprudencia constitucional que se aduce.

La Sentencia recurrida, en relación con el fondo de lo planteado y con la previa existencia de las Sentencias del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Valencia de 13 de junio de 2.001 y de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección Novena) de 18 de febrero de 2.002 afirma lo siguiente:

"CUARTO.- Entrando en el fondo del asunto, la Resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 6 de febrero de 2004, negando la procedencia de declarar caducada la patente, expresa con claridad su "ratio decidendi": por la certificación de 30 de julio de 1998 del Departamento de Industria de la Generalitat de Catalunya se demuestra la explotación de la patente a su debido tiempo, de manera que "la fecha del certificado no prueba que no hubiera sido explotada con anterioridad a dicha fecha"; muy al contrario no se había demostrado, en contra de lo alegado por EXCLUSIVAS RESIMART IBÉRICA, S.L, en suma "no procedía la apertura de expediente de caducidad".

El Abogado del Estado está en lo cierto cuando -en sintonía con la resolución impugnada- alega que la justificación de la explotación de la patente no tiene un solo medio, ya que el art. 84.1 de la Ley 11/1986, recoge lo que es ciertamente un modo de justificación de la explotación ante el Registro de la Propiedad Industrial: el certificado oficial a expedir por el organismo correspondiente, pero caben otros medios. La explotación se puede probar de esa manera o de cualquier otra, correspondiendo su valoración a la Oficina de Marcas.

El hecho de que la fecha de la expedición del certificado fuese posterior a los plazos del artículo 83 de la repetida ley, no lo invalida, porque la norma no exige que la expedición de dicho certificado haya de producirse dentro de los tres años siguientes a la publicación oficial de la concesión de la patente.

Tenemos una Sentencia firme invocada por la parte actora afirmando que en dicha resolución judicial se declara la caducidad de la patente aparentemente ello debiera conducir a la estimación del recurso contencioso-administrativo que nos ocupa; pero no es así. No estamos, desde luego, ante un caso de cosa juzgada (que habría podido apreciar, en teoría, esta Sala oídas las partes, dado su caracterización como cuestión de orden público procesal). La Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, de 18 de febrero de 2002, desestimó el recurso de apelación presentado por PRENSOLAND, S.A. frente a la Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 10 de los de Valencia que había desestimado la demanda interpuesta por PRENSOLAND, S.A. (aquí parte codemandada) contra la actora en este recurso -Exclusivas Resimart Ibérica, S.L.- absolviendo a esta mercantil de las pretensiones frente a ella formuladas (1º, cesar de inmediato en la fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de la maquina objeto de la patente nº 9000278; 2ª, indemnizar a PRESOLAND, S.A., con los daños y perjuicios a determinar en ejecución de sentencia y la publicación de la Sentencia en el periódico de mayor circulación nacional a corta de la demandada).

Es trascendente, pues, caer en la cuenta de que ni la Sentencia de instancia ni la de la Audiencia provincial que la confirmó declaran la caducidad de la patente. Al margen de otras consideraciones -comenzando por la incompetencia del orden jurisdiccional civil para tal declaración, que sólo puede efectuar prejudicialmente con los efectos que le son propios, art LOPJ, art 10 - porque la resolución jurisdiccional recaída en el pleito civil no pudo dar lo que no le pidieron las partes; no se pidió en el Juicio de menor cuantía nº 128/00 del reseñado Juzgado la declaración de caducidad de la patente y no se determinó, lógicamente ni en el fallo de la sentencia del Juzgado ni en el de la Sentencia dictado por la Sección 9ª de la Audiencia Provincial. Cuando en el fundamento jurídico cuarto de esta segunda sentencia se afirma producida la caducidad, ha de entenderse en el contexto y ámbito propios de aquella controversia y, en ese sentido, el mismo fundamento jurídico de la Sentencia afirma que el titular (inicial) de la patente no la había explotada durante los cuatro años indicados de 1991 a 1994, pero añade: "y la posible explotación por la actora apelante que basa en una insuficiente prueba testifical, no podía afectar a la demandada".

Así pues, las decisiones jurisdiccionales del orden civil ni pudieron declarar, en rigor, ni declararon la caducidad de la patente. De haberlo entendido así la parte actora, no se comprende bien -y desde luego no se explica- porqué perseveró interesando de la Oficina de Marcas efectuara esa declaración ya que -en teoría- podría haber promovido la pertinente para que se hiciera pública oficialmente tal supuesta caducidad en aplicación de la sentencia tan repetida.

En suma, como quiera que en este proceso no se ha desvirtuado la presunción de validez de la resolución administrativa impugnada, procede la desestimación." (fundamento de derecho cuarto)

Tiene razón la Sentencia de instancia y es preciso desestimar el motivo. Es cierto que de acuerdo con los preceptos legales y con la jurisprudencia constitucional invocada no es posible realizar afirmaciones contradictorias sobre unos mismos hechos en resoluciones judiciales distintas, aun perteneciendo a distintos órdenes jurisdiccionales. De esta manera, no es posible afirmar al tiempo que unos hechos existen y no existen, pues ello resultaría contrario, tal como alega la parte, al derecho a la tutela judicial efectiva y al principio de seguridad jurídica. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional alegada indica también que carece de relevancia constitucional que puedan alcanzarse resultados contradictorios cuando ello se debe a haber abordado los hechos desde ópticas distintas (un resumen reciente de esta doctrina, por ejemplo, en la STC 109/2008, de 22 de septiembre ).

Pues bien, en el supuesto presente, las afirmaciones contradictorias sobre la caducidad de la patente objeto del litigio se producen en resoluciones de las jurisdicciones civil y contencioso administrativa adoptadas en el marco de pretensiones diversas de los contendientes, lo que impide que se puedan considerar contrarias a los derechos, principios y preceptos alegados por la entidad recurrente.

En efecto, en el pleito civil la sociedad allí demandada, Exclusivas Resimart Ibérica, S.L., opuso la caducidad de la patente litigiosa como excepción a la pretensión de la actora Prensoland, S.A. de que cesase en la explotación de la misma, al amparo de lo prevenido en el artículo 126 de la Ley de Patentes. En ese contexto, tanto la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia como la de la Audiencia Provincial en apelación entendieron que la demandante no había acreditado suficientemente que la patente en disputa hubiera sido explotada por la anterior titular de la misma (Echt, S.A.) durante el período 1.991-94, por lo que desestimó la pretensión de cese de explotación deducida por Prensoland, S.A.

En relación con el pronunciamiento de la jurisdicción civil es preciso tener en cuenta las siguientes circunstancias: a) es verdad que tanto en la Sentencia de instancia como en la de apelación se afirma que se había producido la caducidad -fundamento tercero, in fine, de la primera y fundamento cuarto d), in fine, de la segunda-; b) en ambos casos la declaración se hace por no entender suficientemente acreditado por la actora que la patente se hubiera explotado durante el período 1.991-94, ni directamente por la anterior titular ni por empresas arrendatarias de la misma, a pesar de los testimonios aportados de empresarios que afirmaron haber comprado la máquina en dicho período; asimismo, las Sentencias civiles tampoco consideran que el certificado de explotación de 29 de julio de 1.998 expedido por la Generalidad de Cataluña sirviera para acreditar la explotación de la patente en el período indicado; c) la demandada no formuló demanda reconvencional al respecto, por lo que en congruencia con lo pretendido por las partes nada se dijo en el fallo sobre la caducidad de la patente titularidad de la actora, sino tan sólo se desestimó la pretensión de cese de explotación deducida por la demandante; las apreciaciones sobre la caducidad expresadas en los fundamentos de derecho sólo sirvieron, por consiguiente, para rechazar dicha pretensión de cese de explotación de la patente, no para efectuar una declaración formal erga omnes de caducidad de la misma.

Respecto a las afirmaciones de la Sentencia recurrida en esta casación, es preciso advertir que se confunde cuando afirma que la jurisdicción civil en ningún caso podría declarar la caducidad de la patente, a la vista de lo establecido por el artículo 123 de la Ley de Patentes ; esto es así con independencia de que dicha declaración pueda obtenerse asimismo mediante decisión administrativa, a tenor de lo dispuesto en el artículo 116.1 d) y 4 de la citada Ley, decisión ésta que sería residenciable ante la jurisdicción contencioso administrativa. Pero acierta la Sala juzgadora cuando considera decisivo para la resolución del caso el hecho de que ninguna de las dos Sentencias civiles declaran formalmente la caducidad de la patente, puesto que no se lo pidieron las partes. Por consiguiente, las apreciaciones fácticas sobre falta de acreditación de explotación de la patente y consiguiente caducidad de la misma, que determinaron la denegación de lo pretendido en el pleito civil -que la ahora recurrente cesase en la explotación de la patente- no impiden que el órgano administrativo competente, de acuerdo con lo prevenido por la Ley de Patentes en el citado artículo 116.4, pueda denegar la caducidad como consecuencia de estimar suficientemente acreditada -a diferencia de lo que apreció la jurisdicción civil- la explotación de la patente en el período posterior a su concesión y que el Tribunal contencioso administrativo de instancia confirme la legalidad de dicha apreciación, aun siendo ésta contradictoria con las valoraciones fácticas efectuadas sin efectos generales por la jurisdicción civil.

Las consideraciones anteriores conllevan que no se haya producido una contradicción entre la Sentencia impugnada y las anteriores dictadas por la jurisdicción civil que pueda considerarse contraria a la jurisprudencia y preceptos constitucionales invocados, lo que conduce a la desestimación del motivo.

Sobre el segundo motivo, relativo a la supuesta indefensión de la recurrente y a la incongruencia omisiva de la Sentencia.

Al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley jurisdiccional aduce la sociedad actora dos distintas infracciones, una de las normas que rigen los actos y garantías procesales y otra de las normas reguladoras de la sentencia. En el primer caso se trata de la indebida denegación de la solicitud de ampliación del expediente, lo que le habría ocasionado indefensión. En el segundo, se alega incongruencia omisiva por no haber dado respuesta a la queja respecto a dicha circunstancia.

Ambos alegatos deben rechazarse. En cuanto al primero, porque al denegar la ampliación solicitada (Auto de 24 de noviembre de 2.003 ) la Sala ya dijo que la parte siempre podría solicitar por vía de prueba la documentación que estimase necesaria, sin que la recurrente utilizase dicha vía o haya recurrida la denegación de actuación probatoria alguna. No puede por tanto alegar ahora que la no ampliación del expediente le haya ocasionado indefensión. Finalmente, debe decirse que tampoco en el escrito de conclusiones se expresó ninguna queja sobre la supuesta indefensión que ahora se dice sufrida durante el procedimiento judicial.

En lo que respecta a la supuesta incongruencia omisiva, tampoco puede admitirse. Según hemos declarado en reiteradas ocasiones de conformidad con una jurisprudencia constitucional constante, el derecho a una tutela judicial efectiva no requiere dar puntual respuesta a todas las alegaciones o cuestiones planteadas por las partes, aunque sí a sus pretensiones y a los argumentos básicos de los que depende la estimación o rechazo de aquéllas. En el supuesto de autos, la Sentencia ha examinado los datos fácticos existentes y los ha considerado suficientes como para estimar que resolución administrativa denegatoria de la declaración de caducidad no había sido desvirtuada por la parte actora. Dicha afirmación ha de reputarse comprensiva de una denegación de cualquier queja sobre falta de material fáctico suficiente para resolver la cuestión planteada y la falta de referencia concreta a la misma no puede considerarse que suponga una tacha relevante desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva. Por lo demás, la queja relativa a la falta de conocimiento de documentos que estarían en la base de la decisión administrativa pierde trascendencia a la vista de que en ésta se afirma expresamente que la denegación de la declaración de caducidad se apoya en la certificación de la Consejería de Industria de la Generalidad de Cataluña de 30 de julio de 1.998, aportada por la parte demandada, que es sobradamente conocida por la actora.

Sobre el tercer motivo, relativo a la carga de la prueba respecto a la explotación de la patente.

Sostiene la entidad recurrente que de acuerdo con la legislación sobre patentes pesaba sobre la demandada la carga de la prueba de la vigencia de la patente en disputa, por lo que al no haber sido atendida procedía declarar la caducidad de la misma, tal como declaró la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 18 de febrero de 2.002. Considera que se han vulnerado los artículos 83.2, 84.1 y 116 de la Ley de Patentes.

El motivo no puede prosperar. Reproduce la actora en el motivo el debate de instancia sobre la acreditación o no de la explotación de la patente, sin advertir que semejante debate no cabe en casación, puesto que en definitiva se circunscribe a discutir la apreciación de las pruebas por parte de la Sala de instancia. En el cuarto motivo que se ha reproducido más arriba la Sala expresa su valoración del alcance probatorio del certificado expedido por el Departamento de Industria de la Generalidad de Cataluña, lo que supone que sí ha considerado acreditado por parte de la demandada la explotación de la patente en litigio, en contra de lo que afirma la recurrente. Semejante valoración, al ser motivada, no arbitraria y no incurrir en un error patente ha de considerarse irrevisable en casación, al ser este recurso un procedimiento extraordinario sólo destinado a la comprobación del derecho aplicable y su interpretación.

Sobre el cuarto motivo, referido al deber de la Administración de probar los hechos determinantes de sus decisiones.

Alega en el último motivo la parte actora que se ha vulnerado la jurisprudencia sobre la obligación de la Administración de probar los hechos determinantes de sus actos. Quiere con ello decir la actora que en el presente supuesto la Administración no ha justificado porqué entiende que un certificado expedido en 1.998 acredite que una patente estuviera en explotación con anterioridad al 1 de agosto de 1.994.

Tampoco este motivo puede prosperar. La Administración ha justificado su decisión denegatoria de la declaración de caducidad en el referido certificado, y la Sala de instancia ha considerado correcta dicha valoración. Así las cosas, no puede la actora replantear en casación el alcance probatorio de dicho certificado, por las razones expresadas en el anterior fundamento. Como hemos dicho en el mismo, la valoración efectuada por la Sentencia impugnada no puede considerarse arbitraria o manifiestamente errónea, por lo que no procede valorar en casación su mayor o menor acierto en considerar suficientemente acreditado ante la Administración la efectiva explotación de la patente en el período discutido en base al referido documento.

Conclusión y costas.

Al no prosperar ninguno de los cuatro motivos en que se funda el recurso procede desestimarlo. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción, se imponen las costas a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,