STS, 28 de Octubre de 2003
| Jurisdicción | España |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
| Fecha | 28 Octubre 2003 |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiocho de Octubre de dos mil tres.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 5.651/1.998, interpuesto por TELE PIZZA, S.A., representada por el Procurador D. Francisco de las Alas Pumariño Miranda, contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 10 de enero de 1.998 en el recurso contencioso-administrativo número 50/1.995, sobre denegación de inscripción de la marca número 1.597.665 "TELEPASTA".
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Tercera) dictó sentencia de fecha 10 de enero de 1.998, desestimatoria del recurso promovido por Tele Pizza, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 26 de septiembre de 1.994. Dicha resolución confirmaba, resolviendo el recurso de reposición interpuesto, la anterior resolución de 5 de octubre de 1.993 del mismo organismo, por la que se denegaba la solicitud de registro de la marca denominativa número 1.597.665, "TELEPASTA", para productos de la clase 30.
Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 24 de abril de 1.998, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de Tele Pizza, S.A. compareció en forma en fecha 5 de junio de 1.998, mediante escrito interponiendo recurso de casación, al amparo del apartado 4º del artículo 95.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa de 27 de diciembre de 1.956, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, en concreto los artículos 11.a), 11.b) y 11.c) de la Ley de Marcas y el artículo 14 de la Constitución. Terminaba suplicando que se dicte sentencia revocando la sentencia recurrida y estimando la demanda formulada ante el Tribunal de instancia con los pronunciamientos solicitados en el suplico de la misma.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 10 de septiembre de 1.999.
Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.
Por providencia de fecha 30 de junio de 2.003 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 16 de octubre de 2.003, en que han tenido lugar dichos actos.
El recurso de casación interpuesto por la entidad mercantil Telepizza, S. A. se dirige contra la Sentencia dictada el 10 de enero de 1.998 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso contencioso administrativo dirigido a combatir las resoluciones administrativas reseñadas en los antecedentes que denegaron la inscripción de la marca nº 1.597.665 Telepasta (denominativa, para los productos de la clase 30).
La referida Sentencia, al igual que lo hizo la Oficina Española de Patentes y Marcas, entendió que concurrían los supuestos contemplados por los apartados a), b) y c) del artículo 11 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (ésto es, la utilización exclusiva de signos genéricos, usuales o descriptivos para designar los productos, servicios o actividades que pretende distinguir), según se justifica en términos genéricos en el fundamento de derecho primero. Asimismo añade la Sala de instancia, acogiéndose a jurisprudencia de este Tribunal, que para que un término sea genérico en un sentido obstativo para su admisión como marca, además de referirse a un conjunto de personas o cosas que poseen uno o varios caracteres o propiedades comunes, es preciso que tenga conexión con los productos o servicios que se desea amparar con la marca (fundamento de derecho segundo).
El recurso de casación se formula en tres motivos, todos ellos al amparo del apartado 4º de artículo 95.1 de la Ley de la Jurisdicción de 1956, aplicable al caso. En el primero de ellos se defiende que se ha vulnerado el artículo 11.1 de la Ley de Marcas en los tres apartados aplicados por la Sentencia impugnada para rechazar la inscripción de la marca solicitada, ya que la expresión "telepasta", al incluir el término "tele", no se compondría exclusivamente de términos genéricos, habituales o descriptivos relativos a los productos que se desea distinguir. El segundo motivo alega la vulneración del mismo precepto en su letra a) por no constituir la marca "telepasta" un término genérico para describir los productos de la clase 30, sino una expresión de fantasía.
Por último, en el tercer motivo se invoca la vulneración del artículo 14 de la Constitución por haberse desatendido los precedentes administrativos en aplicación de la propia Ley de Marcas, ya que con anterioridad la sociedad actora había inscrito otras marcas análogas.
Los dos primeros motivos tienen un fundamento común, y es la alegación de que la prohibición contenida en los tres primeras letras del artículo 11.1 de la Ley de Marcas no resulta aplicable debido a que la marca solicitada está compuesta de dos términos usados de forma conjunta, "tele" y "pasta", de tal forma que la inclusión del primero de ellos impide que concurran los requisitos contemplados en dichos preceptos, ya que el término "tele" no sería genérico, habitual ni descriptivo en relación con los productos de la clase 30. Por consiguiente, la expresión "telepasta" no estaría integrada exclusivamente por términos genéricos, habituales o descriptivos respecto a dichos productos sino que sería un vocablo de fantasía.
Ambos motivos han de ser estimados. El artículo 11.1 de la Ley de Marcas, en sus tres primeras letras, impide con carácter absoluto la inscripción de aquellas marcas en las que concurran dos circunstancias: la exclusividad en el empleo de términos de los descritos en dichos apartados (genéricos, habituales o descriptivos) y el que dichos términos posean tales cualidades (genericidad, habitualidad o descriptividad) en relación precisamente con los productos o servicios que se pretende designar. Pues bien, en el supuesto que nos ocupa la Sentencia impugnada aplica de forma errónea tales exigencias legales, ya que en ningún momento se tiene en cuenta la pluralidad de términos que integran la marca aspirante y, por consiguiente, no se examina si todos ellos incurren en los caracteres prohibidos por la Ley en relación con productos que se pretende amparar, los de la clase 30 del Nomenclátor oficial, de tal manera que se incurra en la prohibición del uso exclusivo de signos con esas cualidades. Más aún, toda la fundamentación de la Sentencia se mantiene en un plano de exposición genérica de la doctrina que entiende de aplicación al caso, sin explicitar en absoluto su concreta aplicación a la marca rechazada.
En efecto, el análisis específico de la marca aspirante y de los términos que la integran resulta imprescindible para comprobar si concurren en el signo solicitado los requisitos de aplicación de la prohibición absoluta contenida en los incisos legales que han servido para fundamentar el fallo de la Sentencia impugnada, y su ausencia supone la vulneración de los preceptos citados, cuya infracción aduce la parte actora en los dos motivos primeros del recurso.
La estimación de los dos primeros motivos hace innecesario el estudio del tercero y conduce a la necesaria resolución de las cuestiones planteadas en el recurso contencioso administrativo con plenitud de jurisdicción.
La resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 26 de septiembre de 1.994 sostuvo que "el signo solicitado TELEPASTA describe los productos que trata de proteger". Pues bien, del examen de la marca aspirante en relación con las causas que determinaron su rechazo resulta evidente que el término "pasta" incurre en las prohibiciones que advirtió el órgano administrativo y no podría amparar en solitario a los productos de la clase 30, entre los que se encuentran las "harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles". Sin embargo, lo contrario y con la misma evidencia ocurre con el término "tele", respecto al que tiene razón la empresa actora en que no se puede predicar del mismo que sea genérico, habitual o descriptivo en relación con cualesquiera de los productos alimenticios incluidos en la referida clase 30.
Siendo esto así, es claro que no se da el requisito que la Ley de Marcas contempla para prohibir la inscripción de una marca, y es que la misma se componga exclusivamente y en relación con los productos o servicios afectados, de signos genéricos, habituales o descriptivos. Se trata en este caso, más bien, de un término compuesto que como tal no incurre en tales prohibiciones. Procede por lo tanto, estimar el recurso contencioso administrativo.
Lo visto en los anteriores fundamentos de derecho lleva a la estimación del recurso de casación, casando y anulando la Sentencia impugnada, y a estimar asimismo el recurso contencioso administrativo previo, ordenando la inscripción definitiva de la marca solicitada.
En lo que respecta a las costas del recurso de casación, que cada parte satisfaga las suyas, sin que se aprecien las circunstancias previstas por la Ley para imponer las costas de la instancia, según lo establecido en los artículos 102.2 y 131 respectivamente de la Ley de la Jurisdicción.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del pueblo español y nos confiere la Constitución,
Que declaramos HABER LUGAR y ESTIMAMOS el recurso de casación 5.651/1.998, interpuesto por Tele Pizza, S.A. contra la sentencia de 10 de enero de 1.998 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Que ESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo 50/1.995 seguido en la mencionada Sección, anulando las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 5 de octubre de 1.993 y 26 de septiembre de 1.994 y ordenando la definitiva inscripción de la marca nº 1.597.665 "Telepasta", de tipo denominativo, para productos de la clase 30 de la Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas.
Que cada parte satisfaga sus costas del recurso de casación, sin hacer expreso pronunciamiento en relación con las de la instancia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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