STS, 25 de Mayo de 2001

Procedimiento:D. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA
Fecha de Resolución:25 de Mayo de 2001
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
RESUMEN

LICENCIA OBLIGATORIA DE EXPLOTACIÓN EN ESPAÑA DE PATENTE DE INVENCIÓN. Cualquier cuestión relativa a la validez o nulidad del acuerdo contractual firmado por ambas partes deberá ser planteado y resuelto ante la jurisdicción civil competente y será en su caso ante ella, cuando puedan plantearse las cuestiones de infracción del artículo 30 del Tratado de las CCEE o cualquier otra infracción legal en la que hayan podido incurrir las partes al celebrar su acuerdo contractual, no considerando esta Sala preciso plantear cuestión prejudicial comunitaria alguna ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, para resolver el presente recurso. Se desestima recurso contencioso administrativo. Se desestima casación.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinticinco de Mayo de dos mil uno.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 4083/1994 interpuesto por "MERCK & CO. INC", representada por el procurador D. Carlos de Zulueta Cebrián, contra la sentencia dictada con fecha 8 de abril de 1994 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 953/1991, sobre licencia obligatoria de explotación en España de patente de invención; siendo parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por Abogado del Estado, y la entidad "INKE, S.A.", representada por el procurador D. Enrique Sorribes Torra.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

La sociedad norteamericana "Merck & Co. Inc." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 953/1991 contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 9 de abril de 1987 que dio por finalizada su intervención en el expediente de solicitud de licencia obligatoria de explotación de la patente de invención de Merck & Co. Inc. número 486.786 instado por Inke, S.A., y contra la desestimación, con fecha 20 de junio de 1988, del recurso de reposición deducido contra aquélla.

Segundo

En su escrito de demanda, de 15 de febrero de 1992, la actora alegó los hechos y fundamentos de derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que se declare nulas y sin ningún efecto las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 9 de Abril de 1987 y 20 de junio de 1988, acordando en su lugar denegar a la Compañía INKE, S.A. la licencia sobre la patente 486.786, por las causas señaladas en este escrito o, subsidiariamente, declarar el carácter no contractual de la licencia en cuestión". Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba.

Tercero

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 6 de mayo de 1992, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "confirmando en todos sus extremos la resolución recurrida".

Cuarto

La compañía mercantil "Inke, S.A." presentó escrito de contestación a la demanda el 5 de junio de 1992 en el que suplicó sentencia "de inadmisibilidad o, subsidiariamente, de desestimación de dicho recurso contencioso-administrativo". Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba.

Quinto

Practicada la prueba declarada pertinente por auto de 9 de junio de 1992 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 8 de abril de 1994, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador D. Carlos de Zulueta Cebrián en nombre y representación de Merck Co. Inc. contra las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 9 de Abril de 1987 y 20 de Junio de 1988, debiendo ser confirmadas en esta instancia, con la salvedad respecto a su parte dispositiva inadmisoria de la reposición, porque corresponde mejor ajustada a Derecho la desestimación de dicho recurso al carecer de objeto, por los propios fundamentos de la presente sentencia, sin imposición de costas. No procediendo planteamiento de cuestión prejudicial comunitaria alguna".

Sexto

Con fecha 9 de junio de 1994 la entidad "Merck & Co. Inc." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 4083/1994 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos: Primero: Al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 30 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea en relación con la jurisprudencia comunitaria relativa a licencias obligatorias de patentes obligación de explotar. Segundo: Por infracción de los artículos de la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986 relativos al régimen de licencias obligatorias. Tercero: Por infracción del artículo 87 de la Ley de Patentes.

Séptimo

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación y la imposición de costas al recurrente.

Octavo

La compañía mercantil "Inke, S.A." se opuso igualmente al recurso por escrito en el que suplicó su desestimación y la condena en costas a la parte recurrente.

Noveno

Por providencia de 19 de marzo de 2001 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 17 de mayo siguiente, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 8 de abril de 1994, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Merck Co. Inc. contra las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 9 de Abril de 1987 y 20 de Junio de 1988 antes referenciadas. Mediante ellas, y una vez comprobado que las dos empresas afectadas habían celebrado un contrato en el que la titular de la patente concedía la licencia de explotación a la solicitante, el citado organismo decidió dar por finalizada su intervención en el expediente de solicitud de licencia obligatoria de explotación de la patente de invención de Merck & Co. Inc. número 486.786, solicitud instada por Inke, S.A. y a la que inicialmente se había opuesto Merck Co. Inc.

Segundo

La sentencia de instancia desestimó el recurso y confirmó la validez de los actos registrales impugnados tras considerar:

  1. Que en el procedimiento administrativo habían discurrido "paralelamente", por un lado, la negociación de una licencia contractual para la explotación de la patente de invención en el curso de la cual Merck había realizado una contraoferta a Inke, y, por otro, la oposición simultánea de Merck a la concesión obligatoria por el Registro de la licencia solicitada por Inke. No hubo necesidad de que el Registro se pronunciara sobre la procedencia de la licencia obligatoria al haber culminado ya con la licencia contractual la vía amistosa de negociación bilateral entre las dos empresas interesadas.

  2. Que, a juicio de la Sala sentenciadora, "en definitiva, por un lado se negocia y de otra banda se impugnan actos administrativos de trámite que vienen a informar sobre la realidad contractual privada, que correctamente en apariencia se razona en la resolución final de 20 de junio de 1988 del Registro con apoyo normativo en el art. 113 de la L.P.A., concluyendo en la inadmisión del recurso de reposición al dirigirse contra un acto informativo que no decide el fondo del asunto, pues las partes interesadas y contratantes habían suscrito un documento privado de licencia de explotación de la patente, careciendo de sentido que el Registro se pronunciara sobre dicha cuestión, resuelta ya por quienes les afectaba el contenido del contrato de licencia".

  3. Que no era posible, en consecuencia, acceder a las pretensiones de la demanda (en las que se reclamaba la declaración de nulidad e ineficacia de las resoluciones recurridas y la aceptación de las excusas legítimas opuestas por la titular de la patente frente a la licencia obligatoria de explotación), pues, "con independencia de la terminología legal", se trataba, por razones de fondo y de forma, del otorgamiento de una licencia contractual, libremente negociada y suscrita por las empresas interesadas "que debe ser respetada en esta vía jurisdiccional con arreglo al principio pacta sunt servanda".

  4. Que no era posible aplicar el artículo 86 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, al haberse producido la conversión de una solicitud originaria de licencia obligatoria en una licencia contractual, de conformidad con lo establecido por los artículos 75 y siguientes de aquella ley, habiendo suscrito las partes un "contrato definitivo, de naturaleza privada, teniendo en cuenta la remisión al Código Civil del art. 77 nº 3 de la mencionada Ley", sobre cuyas incidencias sería competente para conocer la jurisdicción civil a tenor de los artículos 123 y 125 de dicha ley.

Finalmente, la Sala de instancia, tras afirmar la "incompatibilidad manifiesta entre la obtención de licencia contractual, opción presente del Capítulo II del Título VIII de la expresada Ley; y la concesión de licencia obligatoria, posibilidad secundaria reconocida en su Capítulo IV del mismo título", y declarar como probada "la consecución de licencia contractual en este caso", concluía que "queda sin objeto la polémica en torno a la pertinencia de la concesión de licencia obligatoria, que no llegó a producirse porque se anticipó la obtención de la licencia contractual. No pudiéndose denegar una licencia obligatoria inexistente por motivos inaplicables a la realmente conseguida de carácter contractual".

Tercero

Disconforme con la sentencia, la empresa recurrente comienza su escrito de interposición del recurso de casación - presentado ante esta Sala el día 9 de junio de 1994- afirmando que éste es "virtualmente idéntico" al que ella misma tenía planteado bajo el número 545 de 1992, que afirmaba encontrarse entonces pendiente de sentencia.

Pues bien, es lo cierto que esta misma Sala había ya desestimado en su sentencia de 26 de mayo de 1994 el recurso de casación "paralelo" número 545/1992, confirmando que la sentencia en él recurrida, "virtualmente idéntica" a la que es objeto de este recurso de casación, no incurría en las infracciones que le imputaba la empresa recurrente, infracciones que son las mismas que ahora vuelve a censurar.

Los fundamentos jurídicos de aquella sentencia, que debemos reiterar como argumentos también para desestimar este recurso, en cuanto coincidan los planteamientos de uno y otro, fueron los siguientes:

"PRIMERO.- La Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 29 mayo 1992, hoy recurrida en casación, declara ajustadas a derecho las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 20 junio 1988 que desestimó el recurso de reposición interpuesto frente a la de 9 abril 1987, en la que se reconoce que se ha remitido al Registro un contrato firmado por ambas partes que culmina la concesión de una licencia contractual del artículo 93.1 de la Ley 11/1986, de 20 marzo, dando por terminada la función de mediación del Registro, reclamando el pago de los impuestos correspondientes y advirtiendo que cualquier discrepancia entre las partes como consecuencia de la firma del contrato, deberá ser sometida a la jurisdicción ordinaria.

SEGUNDO

Por la representación procesal de «Merck & CO. INC.» se articula como motivos de casación: 1.º) Al amparo del artículo 95.4.º de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, por pretendida infracción del artículo 30 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea en relación con la jurisprudencia comunitaria relativa a las licencias obligatorias de Patentes y obligación de explotar. 2.º) Autorizado por el artículo 95.4.º de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por pretendida infracción del artículo 84 de la Ley de Patentes de 20 marzo 1986. 3.º) Autorizado por el artículo 95.4.º de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por supuesta infracción de los artículos de la Ley de Patentes de 20 marzo 1986 relativos al régimen de licencias obligatorias.

TERCERO

El primer motivo de casación articulado por el recurrente, autorizado por el artículo 95.4.º de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por pretendida infracción del artículo 30 del Tratado de la Comunidad Económica Europea en relación con la jurisprudencia comunitaria relativa a las licencias obligatorias de Patentes y obligación de explotar, ha de ser rechazado por la Sala de plano en cuanto que la cuestión invocada es una cuestión nueva no planteada en vía administrativa ni en la jurisdiccional ante el Tribunal «a quo» al haber sido planteada por primera vez al formular el recurso de casación y por tanto al no contener la sentencia recurrida ningún pronunciamiento sobre tal cuestión, de ninguna forma puede admitirse que en aquélla se haya cometido la infracción que se denuncia.

CUARTO

Así las cosas, no le ofrece duda a la Sala que los motivos de casación Segundo y Tercero articulados por el recurrente al amparo del artículo 95.4.º de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por pretendida infracción del artículo 87 de la Ley de Patentes de 20 marzo 1986, relativos al régimen de licencias obligatorias, deben ser rechazados por no guardar los artículos que se estiman impugnados relación alguna con lo resuelto por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 mayo 1992 recurrida en casación, dado que la misma se limita a declarar conforme a derecho el Acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 9 abril 1987, en el que el Registro, acusa recibo de un contrato firmado por ambas partes mediante el cual se ponen totalmente de acuerdo para la concesión de una licencia de explotación de una patente de la que es titular «Merck & CO. INC.», y, sin dar ni quitar nada a ninguna de las partes, se limita a reconocer la concesión contractual de la licencia y el fin de su misión mediadora al haber alcanzado las partes el acuerdo con la firma del contrato y admitiendo que cualquier discrepancia que como consecuencia de la firma del contrato, pueda surgir entre las partes, deberá ser sometida a la jurisdicción ordinaria. No cabe, pues, la menor duda que la sentencia recurrida al confirmar dicha resolución no infringe ninguno de los artículos que se alegan como motivo de casación, puesto que ni en la sentencia recurrida ni en la resolución del Registro se habla para nada de la obligación de explotar las patentes, ni del régimen de licencias obligatorias, por lo cual resulta totalmente imposible que la sentencia recurrida infrinja los preceptos legales que se cita.

QUINTO

De lo expuesto se deduce, que cualquier cuestión relativa a la validez o nulidad del acuerdo contractual firmado por ambas partes deberá ser planteado y resuelto ante la jurisdicción civil competente y será en su caso ante ella, cuando puedan plantearse las cuestiones de infracción del artículo 30 del Tratado de las CCEE o cualquier otra infracción legal en la que hayan podido incurrir las partes al celebrar su acuerdo contractual, no considerando esta Sala preciso plantear cuestión prejudicial comunitaria alguna ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, para resolver el presente recurso."

Cuarto

Los tres motivos de casación invocados en este recurso coinciden con los ya analizados en la sentencia de esta misma Sala que dejamos transcrita. Dada la identidad de circunstancias de hecho y de argumentos jurídicos entre ambos recursos, debemos, sin más, desestimar los motivos segundo y tercero por las mismas razones que determinaron la desestimación del planteado bajo el número 545 de 1992. En efecto, también en este caso la sentencia impugnada resuelve conforme a derecho -y, concretamente, con arreglo a lo dispuesto en el capítulo IV del Título IX de la citada Ley 11/1986, de Patentes- cuando rechaza declarar la nulidad de una Resolución del Registro de la Propiedad Industrial que, una vez constatada la existencia de una licencia contractual pactada entre ambas partes interesadas (esto es, entre la titular de la patente y la empresa licenciataria), da por finalizada la actividad administrativa de mediación y archiva el expediente de otorgamiento de licencia obligatoria incoado en su día a instancias de esta última.

Por lo que se refiere al primer motivo de casación, es lo cierto que la sentencia de instancia sí abordó -y fundamentó- su negativa a plantear al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas una cuestión prejudicial de las previstas en el entonces artículo 177 del Tratado CE (hoy 234) por falta de pertinencia en el litigio de las normas comunitarias cuya interpretación podía eventualmente facilitar aquel Tribunal. Negativa justificada y coherente con el discurso de la sentencia, aceptado en casación, pues si en ella la Sala de instancia había rechazado la aplicación de los preceptos relativos a las licencias obligatorias de explotación, una vez que las partes habían pactado entre sí el otorgamiento de una licencia contractual, ninguna incidencia en el litigio podía ya tener la mayor o menor adecuación al derecho comunitario precisamente de aquellas normas nacionales que la propia Sala consideraba -y, en efecto, lo eran- irrelevantes para el pronunciamiento del fallo.

Quinto

Procede, pues, la desestimación del recurso y la condena en costas a la parte que lo ha sostenido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley Jurisdiccional precedente.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

No ha lugar al recurso de casación número 4083 de 1994 interpuesto por la sociedad norteamericana "Merck & Co. Inc." contra la sentencia dictada con fecha 8 de abril de 1994 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo -Sección Primera- del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 953/1991. Con imposición a la parte recurrente de las costas de este recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Segundo Menéndez.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- Fernando Cid.- Rubricados.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretaria de la misma certifico.