STS, 29 de Diciembre de 2003

Con fecha 20 de enero de 1999, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 6ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Que debemos DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales, D. Francisco José Abajo Abril, en nombre y representación de la entidad Tejanos Pepe S.L., contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, en fecha 4 de noviembre de 1994, confirmada por la resolución dictada, en fecha 12 de Diciembre de 1995, por lo que, DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS que las mismas no son conformes ( sic ) con el Ordenamiento Jurídico, y, en consecuencia, las confirmamos ".-

Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la entidad TEJANOS PEPE, S.L., a través de su Procurador Sr. ABAJO ABRIL, quien en su escrito de formalización del recurso, tras alegar los motivos de casación que estimó conducentes a su pretensión, terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia casando y anulando la recurrida, y estimando el primer motivo de casación, y por tanto, la causación de indefensión, ordenando la reposición de los autos al momento procesal de recibimiento a prueba para proseguirlos por todos los trámites legales; en caso de no prosperar, suplicaba que la sentencia declarase no ajustadas a derecho las resoluciones que denegaron la inscripción del nombre comercial " TEJANOS PEPE, S.L. ", núm. 160.570.-

Habiéndose dictado auto el día 6 de marzo de 2001, por la Sección Primera de esta Sala por el que se admitía únicamente el primer motivo de casación articulado ( artículo 95.1.3º de la Ley Jurisdiccional ), se dio traslado a las partes recurridas, la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO a través del Sr. ABOGADO DEL ESTADO, y la entidad PEPE ( UK ) LIMITED, a través de su Procurador el Sr. FERRANDIS y ALVAREZ DE TOLEDO, que en sus respectivos escritos, formularon oposición al mismo y finalmente suplicaron a la Sala que en su día se dictase sentencia desestimatoria del recurso interpuesto, confirmando íntegramente la recurrida e imponiendo las costas a la recurrente.-

Mediante providencia de fecha 7 de octubre de 2003 se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 18 de diciembre siguiente, en que han tenido lugar dichos actos procesales.

La sentencia impugnada en este recurso de casación, dictada con fecha 20 de Enero de 1.999, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 6ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil ahora recurrente contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 4 de Noviembre de 1.994 - confirmada en vía de recurso administrativo por la de 12 de Diciembre de 1.995 - que le había denegado el registro del nombre comercial número 160.570, " TEJANOS PEPE, SOCIEDAD LIMITADA ", para su negocio de compra, venta, fabricación y comercialización de toda clase de prendas de confección y vestir, que había solicitado en 25 de Marzo de 1.991, por su parecido con la marca número 1.555.361, " PEPE ". Además, otra Resolución de la misma fecha, 12 de Diciembre de 1.995 que confirmó la originaria, estimó el recurso interpuesto por la hoy recurrida PEPE( UK) LIMITED, incluyendo también como motivo de denegación la incompatibilidad del nombre comercial solicitado en relación a las marcas número 413.547, internacional, " DON PEPE " y número 1.290.744, " PEPE JEANS ".

La sentencia de instancia, partiendo de la interdependencia recíproca de los nombres comerciales, rótulos de establecimientos y marcas, de forma que la identidad o semejanza de un signo juega a todos los efectos frente a cualquiera de esas tres modalidades que pretendan su entrada en el registro y teniendo en cuenta los motivos aducidos por la Oficina registral para denegar el nombre comercial solicitado, argumenta su decisión expresando las siguientes razones: a), " en cuanto a la cuestión fonética, se hace mención, de un lado, a la identidad denominativa del vocablo " Pepe" (respecto de las dos marcas oponentes) y, de otro, a la identidad conceptual entre " Tejanos y Jeans ". Ambas cuestiones son evidentes, de forma tal que ni el hecho de que el vocablo añadido pertenezca a diferente idioma, ni el hecho de que el Nombre Comercial solicitado añada las siglas "S.L." deben considerarse datos suficientes para que el consumidor pueda distinguir ambas ( la marca registrada y el nombre solicitado) como procedentes de diferente mercantil o empresa. Ello porque el vocablo acompañante, aún reflejándose en distinto idioma, tiene igual significado evocativo de los productos que uno y otra ampara o identifica, según la función que en cada caso le son propias. Por otra parte el diferente idioma es, también, el motivo de que el orden de los vocablos sea inverso en ambos. De otro lado porque las siglas S.L., son de lógico acompañamiento cuando se trata de un nombre comercial, que perfectamente y por las razones apuntadas, los consumidores pueden atribuir a la naturaleza social de la empresa fabricante que podría ser el titular tanto de la una como de la otra. Sin que aporte dato alguno, por el contrario que haga pensar que tienen distinta procedencia. Concurre, además, la circunstancia de que el nombre comercial se solicita para la prestación de diversas actividades relacionadas con los pantalones vaqueros, y la marca ampara este mismo tipo de pantalones. Por lo que se puede afirmar que hay una conexión aplicativa y un área comercial idéntica, lo que potencia las posibilidades de confusión entre los consumidores. Por lo tanto, debemos concluir que no existe entre ambos signos un elemento suficientemente diferenciador del diferente origen empresarial, que elimine el riesgo de confusión que es en definitiva el motivo y la razón de ser del propio Registro Industrial, así como de la legislación vigente en la materia "; b), " A mayor abundamiento respecto de lo razonado hay que decir que hay constancia en las actuaciones de otros tantos pronunciamientos judiciales respecto de las mismas partes en litigio. Particularmente, en tanto cuanto afecta al nombre comercial que nos ocupa, nos referiremos a la sentencia mencionada en el segundo Fundamento de la presente, (sentencia de 22 de Junio de 1.995, del Juzgado de Primera Instancia número 17 de los de Valencia, en los procedimientos acumulados números 959/1.993 y 136/1.994, tramitados en virtud de demanda de juicio de menor cuantía sobre competencia desleal interpuesta por las entidades PEPE( UK) LIMITED y PEPE TEXTILES ESPAÑA, S.A. contra las entidades Tejanos Pepe, S.L. y Textil Ayelo de Malferit, S.A.) que declaró la nulidad del nombre comercial nº 160.570 Tejanos Pepe Sociedad Limitada, y que ha sido confirmada por sentencia (de 19 de Abril de 1.997) dictada en Apelación por la Sección Novena del T.S.J. de Valencia. Respecto de la cual fue inadmitido a trámite la preparación del recurso de casación por entender que no cabía interponer el mismo, lo que fue dejado sin efecto por Auto dictado, en fecha 8 de julio de 1997, por la Sala 1ª del T.S. recaído en resolución a un recurso de queja. En la mencionada sentencia se hacía un pronunciamiento expreso, como dijimos, respecto de la nulidad del nombre comercial que nos ocupa. Dicho pronunciamiento en caso de confirmarse por el T.S. determinaría la aplicación de los artículos 47 y ss de la Ley de Marcas, con repercusión a nivel de Registro Industrial y de resoluciones judiciales en vía contencioso administrativa ".

Disconforme con la sentencia de instancia se preparó y luego se formalizó recurso de casación que, por Auto dictado por la Sección 1ª de esta Sala con fecha 6 de Marzo de 2.001, se admitió únicamente por el primer motivo en el mismo articulado, esto es, por el que lo era al amparo del artículo 95.1.3º de la Ley Jurisdiccional ( en realidad el artículo 88.1.c), de la vigente Ley de 1.998, aplicable a este recurso por virtud de lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera. 1 de la propia Ley), por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales que le habían producido indefensión. Infracción, la denunciada, que se centra en que solicitado a prueba por medio de otrosí en el escrito de demanda, y solicitado igualmente por otrosí en el escrito de contestación de la entidad coadyuvante "PEPE (UK) LIMITED ", se dictó auto con fecha 25 de Febrero de 1.997 denegando el recibimiento a prueba, por no haberse negado la autenticidad o legitimidad de los documentos acompañados con la demanda, confundiendo así el argumento de base para la solicitud de apertura del procedimiento probatorio; auto de denegación que, recurrido en súplica por la actora, fue confirmado por el de fecha 16 de Septiembre siguiente; y que, pese a que no se recibió el proceso a prueba, la sentencia que le pone fin en el Tercero de sus Antecedentes de Hecho, hace constar que el proceso fue recibido a prueba. Y tal denegación de recibimiento a prueba omitiendo así traer a los autos copia testimoniada de la propia Oficina Española de Patentes y Marcas no sólo de los expedientes administrativos de las marcas opuestas, sino también del relativo a la marca nacional prioritaria número 1.069.292 " PEPE´S " de que la que es titular por su cesión registral por el primitivo titular, así como también un listado de parecidos o consultas de signos distintivos concedidos que incluyeran el vocablo " PEPE ", evidencia una confusión evidente de la Sala relativo a los puntos de hecho sobre los que debía versar la prueba solicitada, no siendo congruente con la petición de la parte lo que derivaría en una grave indefensión si no se le permitiera probar que el nombre comercial solicitado reúne los requisitos exigidos por la Ley de Marcas para ser concedido.

La parte, como es obvio, está planteando el motivo consistente en el segundo de los contenidos posibles del apartado c) del artículo 88 de la Ley Jurisdiccional, cuya disciplina procesal se completa en el apartado 2 del precepto, según el cual " la infracción de las normas relativas a los actos y garantías procesales que produzca indefensión sólo podrá alegarse cuando se haya pedido la subsanación de la falta o transgresión en la instancia, de existir momento procesal oportuno para ello ".

Para examinar el motivo denunciado hemos de comenzar precisando que fue lo pedido por la parte mediante Otrosí primero de su escrito de demanda; la petición fue del siguiente tenor literal: " En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Jurisdiccional, y dado que existe disconformidad con el criterio de la Oficina Española de Patentes y Marcas, sobre la compatibilidad o incompatibilidad entre el nombre comercial 160.570 (TEJANOS PEPE, S.L.) y las marcas pertenecientes a Pepe Uk. Limited, 413.547 ( DON PEPE ) y 1.290.744 ( PEPE JEANS ), se interesa el recibimiento del pleito a prueba ". Sea lo que fuese lo pedido por la otra parte acerca del recibimiento a prueba parece claro que su petición, única respecto de cuya denegación la recurrente podría alegar indefensión si le fue denegada como efectivamente ocurrió, estaba defectuosamente formulada en cuanto lo que pretendía acreditar era una cuestión estrictamente jurídica, esto es, una nueva valoración de los criterios adoptados por la Oficina registral en cuanto a determinar la compatibilidad o no entre el nombre comercial cuyo registro se solicitaba y las marcas oponentes. Es cierto que la Sala incurrió en un error en cuanto a la causa de la denegación de la apertura del proceso a prueba, pero ha de tenerse en cuenta en todo caso que, efectivamente, no impugnados los documentos que aportaba la parte, el recibimiento a prueba procedía en la Ley Jurisdiccional entonces vigente conforme a lo establecido en su artículo 74.3 no sólo cuando existiera disconformidad en los hechos, sino que además " estos fueran de indudable trascendencia, a juicio del Tribunal, para la resolución del pleito ". La Sala evidentemente podía, como hizo, en virtud de su potestad discrecional y a la vista de la documentación obrante en autos y puesto que no se habían impugnado los presentados por la parte, entender que existían suficientes elementos de juicio para el enjuiciamiento de la cuestión, teniendo en cuenta, en primer término, que la prueba solicitada se refería a la disconformidad con el criterio adoptado por la Oficina Española de Patentes y Marcas y, en segundo término, que los expedientes administrativos de las marcas oponentes como el de la marca nacional de que era titular la actora eran irrelevantes a esos efectos y la existencia de múltiples marcas en cuyos distintivos aparecía el vocablo " PEPE ", constaba ya en la relación que la parte había aportado con la demanda, relación consistente en mas de cinco folios, entre las que se consignaban marcas nacionales e internacionales y las que eran mixtas y denominativas; marcas cuyos titulares hubiesen sido o no parte en la instancia en nada afectaba a su derecho de defensa.

Por otro lado, efectivamente, en los Antecedentes de Hecho de la sentencia, concretamente en el Tercero, se hacía constar " habiéndose recibido el proceso a prueba ", cuando no había sido así, y la propia parte argumenta que " el error padecido por el Tribunal al dictar la sentencia, viene dado por la abundante aportación documental que las partes han tenido que realizar ante la negativa de recibir el proceso a prueba ", manifestación que sólo es cierta en parte, pues ella sí aportó con la demanda además de los que hemos mencionado copias de dictamen pericial practicado en autos civiles acerca de la compatibilidad de marcas. Pero de ahí tampoco cabe extraer indefensión alguna, pues la constancia de aquella manifestación en los antecedentes hubiese sido perfectamente solventada con el simple remedio de una petición de aclaración de sentencia.

En definitiva entendemos que ni existe infracción procedimental, primero de los presupuestos exigidos por el precepto invocado como fundamento del motivo articulado, ni indefensión para la parte.

En cualquier caso, la estimación del motivo no conduciría a otra cosa que a la retroacción de actuaciones para que se recibiera el proceso a prueba, pero esto ya a la vista de lo ocurrido carecería de cualquier trascendencia en este momento. Porque, como ya señalamos, uno de los argumentos utilizados por la sentencia de instancia fue el de que ya existían dos sentencias civiles, dictadas en primera instancia y en apelación, en las que se había declarado la nulidad del nombre comercial pretendido y si bien estaba pendiente de recurso de casación, " dicho pronunciamiento en caso de confirmarse por el Tribunal Supremo determinaría la aplicación de lo dispuesto en los artículos 47 y siguientes de la Ley de Marcas, con su repercusión a nivel de Registro Industrial ". Pues bien , eso es exactamente lo que ha ocurrido. La Sala Primera de este Tribunal dictó sentencia en el recurso de casación número 4.169/1.997, con fecha 23 de Septiembre pasado, desestimatoria del interpuesto por la actora, quedando ya por consiguiente firmes los pronunciamientos de aquellas, en lo que aquí nos interesa, la declaración de nulidad del nombre comercial número 160.570 TEJANOS PEPE SOCIEDAD LIMITADA y la modificación de la denominación social, de modo que no coincida con la de PEPE en ninguno de sus términos.

De esa sentencia de casación es interesante destacar dos declaraciones que contiene: una, " se combate el factum demostrado que accede firme a casación y en concreto el hecho sentado como probado que la actora PEPE UK, LTD. utiliza como elemento distintivo de las prendas de vestir que confecciona la denominación PEPE, llevando a cabo su comercialización en España a medio de la codemandante Pepe Textiles España, S.A. (actualmente Pepe JEANS S.A.), habiéndose introducido en el mercado español en el año 1.989, gozando de notoriedad y reconocimiento internacional. En el año 1.982 se procedió a adoptar la actual denominación, figurando registrada la marca PEPE en el Reino Unido desde el 22 de febrero de 1.984 " y, otra, " lo que se plantea en el pleito es la incorporación y apropiación de la palabra Pepe a la razón social de la demandada de referencia, y, a tal efecto, los hechos que resultan probados acreditan que Tejanos Pepe, S.L. se constituyó el 23 de Octubre de 1.990 actuando como licenciataria de la marca PEPE´S, de la titularidad de Textil Ayelo de Malferit, es decir que su actividad societaria-comercial lo ha sido con posterioridad a la introducción en España de la marca de las demandantes y, comercializando la entidad referida la denominación social, habiendo rebasado el marco estrictamente societario e instaurando confusión al consumidor, al resultar de que de este modo se lleva a cabo la vinculación ficticia, pues no existe relación de ninguna clase con las mercantiles demandantes ... identidades y similitudes referidas ( que) autorizan a las demandantes a solicitar la anulación y cambio de la razón social como nombre comercial, pues si bien el artículo 76 de la Ley de Sociedades Anónimas de 1.989 permite utilizar la razón social como nombre comercial, lo que no autoriza es su empleo para beneficiarse sin derecho de un distintivo marcario e impuesto en el mercado, que es el supuesto que nos ocupa, toda vez que el referido distintivo resulta predominante en cuanto al empleo del término PEPE, que no obstante su generalidad se ha impuesto como efectivo signo individualizado ".

A tal situación le sería de plena aplicación la declaración contenida en la sentencia del Tribunal Constitucional 200/2.003, de 10 de Noviembre, que recogiendo doctrina anterior, establece que el " efecto de cosa juzgada material no sólo puede producirse con el desconocimiento por un órgano judicial de lo resuelto por otro en supuestos en que concurran las identidades propias de la cosa juzgada (art. 1252 CC); también se produce cuando se desconoce lo resuelto por sentencia firme en el marco de procesos que examinan cuestiones que guardan con aquélla una relación de estricta dependencia, aunque no sea posible apreciar el efecto de cosa juzgada mencionado en el referido art.1252 CC ( SSTC 171/1991, de 16 de septiembre, F.J.7; 219/2000, de 18 de septiembre, FJ 5 ). No se trata sólo de una cuestión que afecte a la libertad interpretativa de los órganos jurisdiccionales, sino de salvaguardar la eficacia de una resolución judicial que, habiendo adquirido firmeza, ha conformado la realidad jurídica de una forma cualificada que no puede desconocerse por otros órganos juzgadores sin reducir a la nada la propia eficacia de aquélla ".

Todo ello conduce a la desestimación del recurso de casación interpuesto con imposición de las costas a la parte recurrente ex artículo 93.3 en relación con el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución