STS 917/1994, 21 de Octubre de 1994

Ponente:D. ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL
Número de Recurso:259/1992
Procedimiento:RECURSO DE CASACIÓN
Número de Resolución:917/1994
Fecha de Resolución:21 de Octubre de 1994
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil
RESUMEN

NOMBRE COMERCIAL. DESESTIMACIÓN. La sociedad recurrente - parte actora en el pleito-, fué constituida por escritura pública, viniendo a utilizar dicha denominación como titular de las marcas registradas, para sus actividades de tráfico mercantil y productos conserveros que comercializa, así como rótulos de sus establecimientos. El conflicto de intereses, que surge entre dichas empresas es por su coincidencia en el mercado con lo que constituye su objeto y propia actividad mercantil. La sentencia decretó la prohibición por parte de la referida demandada de utilizar su denominación como marca, nombre comercial y rótulos, por lo que el debate casacional queda delimitado a la impugnación de la desestimación que pronunció el fallo decisorio de apelación, en cuanto a la pretensión de la actora de que la sociedad competidora siguiera utilizando su nombre social, con la consiguiente alteración y modificación del mismo y en relación a su documentación estatutaria social e inscripción registral correspondiente, con exclusión por ello del distintivo. El Tribunal entiende que la limitación impuesta por la Ley de Sociedades Anónimas es la que rige y ha de tenerse en cuenta, no resultando de aplicación al caso controvertido, lo que permite la coexistencia de ambas sociedades litigantes, con sus nombres propios, y así la recurrida puede mantener su identidad nominal jurídica, pero con las restricciones que la sentencia de apelación le impone, en cuanto a la prohibición de la utilización de marcas, nombres comerciales o rótulos, con lo que queda obligada a empleo de otros distintivos que no sean los que conforman su denominación social, que no obstante conserva y a los efectos propios de su utilización en la vida jurídica y no precisamente como comercialización de productos de su tráfico y oferta a los consumidores. Por lo que se desestima la casación del demandado.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiuno de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Murcia (Sección primera), en fecha 14 de noviembre de 1991, como consecuencia de los autos de juicio de menor cuantía sobre propiedad industrial y modificación del nombre o denominación social, tramitados en el Juzgado de Primera Instancia de Murcia número dos, cuyo recurso fué interpuesto por la entidad Hernández Pérez Hermanos S.A., representada por el Procurador de los Tribunales don Alejandro González Salinas, asistido del Letrado don José María del Corral Perales, en el que es parte recurrida la empresa José Hernández Pérez e Hijos S.A, en la representación del Procurador don Javier Vázquez Hernández y con la defensa del Letrado don Damián Mora Tejada.ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

El Juzgado de Primera Instancia dos de los de Murcia tramitó el juicio de menor cuantía número 381/90, en razón a la demanda que planteó la entidad Hernández Pérez Hermanos S.A. en la que, trás exposición de hechos y fundamentaciones jurídicas, se suplicó al Juzgado: "Abstenerse de seguir utilizando la denominación "José Pérez e Hijos, S.A." en concepto de marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento y en cualquier otro concepto y a abstenerse de utilizar cualquier otra denominación que resulte confundible con el distintivo de las marcas y nombre comercial de la entidad demandante, y que debe retirar toda la documentación mercantil o publicitaria que lleve la expresada denominación social del distintivo "Hernández Pérez", modificando al efecto, su denominación social y sus Estatutos Sociales y, para el caso de que no lo llevase a efecto, que se mande ejecutar a su costa, ordenando que sea practicada en el Registro Mercantil la correspondiente inscripción; condenando asimismo a la entidad demandada a la publicación a su costa de la sentencia condenatoria y al pago de las costas del presente procedimiento".

SEGUNDO

La empresa demandada, José Pérez Hernández e Hijos S.A, se personó en el pleito y contestó a la demanda para oponerse a la misma con las razones fácticas y jurídicas que tuvo por conveniente y al tiempo formuló reconvención, terminando por suplicar: "Se sirva dictar sentencia en su día, desestimando íntegramente la demanda, y estimando la demanda reconvencional declare la caducidad por falta de uso efectivo y real durante cinco años consecutivos de las marcas núms. 772.631, 772.632, 772.633, 772.634, 772.635, con la expresa imposición de costas a la compañía titular de las mismas".

TERCERO

Unidos los autos a las pruebas admitidas y que fueron practicadas, la Magistrada-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia número dos de los de Murcia, dictó sentencia el 30 de mayo de 1991, con el siguiente Fallo literal: "Que estimando parcialmente la demanda formulada por el Procurador Sr. Berenguer López en nombre y representación de Hernández Pérez Hermanos S.A. contra la entidad José Hernández Pérez Hijos S.A. representado por el Procurador Hernández Foulquie; declaro que la demandada carece del derecho a utilizar en las transacciones mercantiles el distintivo de José Hernández Pérez e Hijos S.A. en concepto de marca y nombre comercial constituyendo su utilización violación de los derechos exclusivos de propiedad industrial que ostenta la entidad demandante Hernández Pérez Hermanos S.A. como titular del nombre comercial núm. 70101, Hernández Pérez Hermanos S.A. y de las marcas núms. 772631, 772632, 772633, 772634 y 772635 Hernández Pérez Hermanos S.A. debiendo abstenerse el demandado de utilizar su denominación social como marca y nombre comercial así como de utilizar cualquier otra denominación que resulte confundible con la marca y nombre comercial del demandante debiendo retirar toda la documentación mercantil o publicitaria que lleve la denominación José Hernández Pérez e Hijos S.A. como marca o nombre comercial; la parte demandada deberá publicar a su costa esta sentencia mediante anuncios en prensa y notificaciones a las personas interesadas; absuelvo a la demandada de las otras peticiones formuladas en su contra; desestimo la reconvención planteada por la parte demandada; condeno al demandado a estar y pasar por las anteriores declaraciones; al ser parcial la estimación de la demanda cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad y las de la reconvención al haber sido desestimada procede su imposición a la parte demandada y reconviniente. Contra esta sentencia podrá interponerse en este Juzgado recurso de apelación en el plazo de cinco días a contar desde su notificación".

CUARTO

Las partes litigantes de referencia interpusieron recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado ante la Audiencia Provincial de Murcia (rollo nº 334/91), cuya Sección Primera pronunció sentencia en fecha 14 de noviembre de 1991, la que contiene la siguiente parte dispositiva, Fallamos: "Que desestimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. Berenguer López en nombre y representación de Hernández Pérez Hermanos S.A. y desestimando la apelación formulada por el Procurador Sr. Hernández Foulquié, en nombre y representación de José Hernández Pérez e Hijos S.A., debemos confirmar y confirmamos dicha sentencia, adicionando a sus pronunciamientos la prohibición que se señala a la demandada inicial José Hernández Pérez e Hijos S.A. de utilizar su razón social como rótulo de establecimiento, debiendo cesar en el que viene haciendo, todo ello sin hacer imposición de las costas causadas en esta instancia".

QUINTO

El Procurador de los Tribunales don Alejandro González Salinas, en nombre y representación de Hernández Pérez Hermanos S.A, formuló recurso de casación ante esta Sala, contra la sentencia de apelación, que integró con los siguientes motivos, todos ellos al amparo del número 5º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

Uno: Inaplicación de los artículos 30 y 31-1 de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988.

Dos: Inaplicación del artículo 2-2º de la Ley de Sociedades Anónimas en relación a los preceptos 30 y 31-1º de la Ley de Marcas.

Tres: Infracción por aplicación indebida del artículo 33-1 de la Ley de Marcas.

Cuatro: Infracción por inaplicación del artículo 7-2º del Código Civil.

Cinco: Inaplicación del artículo 36-D de la Ley de Marcas.

SEXTO

Debidamente convocadas las partes personadas la vista oral y pública del recurso tuvo lugar el pasado día 3 de octubre de 1994, con asistencia e intervención de los Letrados expresados anteriormente, quienes por su debido orden intervinieron en defensa de sus respectivas pretensiones.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. ALFONSO VILLAGÓMEZ RODIL

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La sociedad recurrente, Hernández Pérez Hermanos S.A, - parte actora en el pleito-, fué constituida por escritura pública de 1 de junio de 1973, viniendo a utilizar dicha denominación como titular de las marcas registradas números 772631, 772632, 772633, 772634 y 772635 y del nombre comercial 70101, para sus actividades de tráfico mercantil y productos conserveros que comercializa, así como rótulos de sus establecimientos.

La entidad recurrida y demandada -Hernández Pérez e Hijos- que se segregó de la anterior para constituir sociedad independiente y autónoma, pretendió utilizar como marca y nombre comercial dicha razón social, lo que le fué negado registralmente.

El conflicto de intereses, que surge entre dichas empresas es por su coincidencia en el mercado con lo que constituye su objeto y propia actividad mercantil. La sentencia decretó la prohibición por parte de la referida demandada de utilizar su denominación como marca, nombre comercial y rótulos, por lo que el debate casacional queda delimitado a la impugnación de la desestimación que pronunció el fallo decisorio de apelación, en cuanto a la pretensión de la actora de que la sociedad competidora siguiera utilizando su nombre social, con la consiguiente alteración y modificación del mismo y en relación a su documentación estatutaria social e inscripción registral correspondiente, con exclusión por ello del distintivo Hernández Pérez.

Conviene hacer constar pronto respecto a la cuestión planteada, que la razón o designación social es requisito para la válida constitución e identificación de las sociedades anónimas (artículo 2 de la Ley de 17 de julio de 1951 y correspondiente igual de la Ley vigente de 22 de diciembre de 1989, en relación al 9 a)), presentándose como nombre propio, exigente para la vida jurídica de la empresa y para acceder al campo de los negocios y transacciones como sujeto de derechos y obligaciones.

Se mercantiliza el nombre social, al utilizarse como nombre comercial, y aplicarse a las transacciones del comercio, cuyo sujeto obligado sigue siendo la propia sociedad interesada e identificada por su propia denominación, con lo que se alcanza dinamismo pragmático en cuanto se proyecta sobre los servicios y productos que la entidad aporta a los mercados. El nombre comercial se introduce en la propia actividad empresarial y no está sujeto a rigorismo estático, ya que puede ser sustituido y alterado sin que ello repercuta necesariamente en la propia razón social, que mantiene su condición de principal y generadora de los instrumentos legales de protección a las sociedades, como signos distintivos, en el ámbito competitivo de los mercados, para evitar situaciones de confusionismo o de competencia ilegal.

El artículo 76, en relación al 8 de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988, autoriza a utilizar la razón social de las personas jurídicas como nombre comercial, derecho que asiste a la recurrente como sociedad preexistente y que la sentencia en recurso le reconoce. Ahora bien la problemática del posible confusionismo de nombres sociales exige, según el artículo 2 de la Ley de Sociedades Anónimas, que se de situación de identidad entre los confrontados, pues lo que se prohíbe es la estricta identidad o igualdad nominal, lo que en el supuesto de autos no se dá y así lo declaró el Tribunal de Apelación como hecho firme, no debidamente combatido, pues la identidad es parcial en cuanto que la coincidencia lo es solo de los apellidos Pérez Hermanos, pero no plena, ya que en ambas denominaciones existen elementos diferenciadores expresos y ello con independencia y al margen de que la Ley de Marcas resulte más amplia, pues contempla no sólo estados de identidad, sino también de similitud (artículo 1) y semejanza (artículo 31-1), pero con referencia referencia sólo para las marcas, los nombres comerciales (artículo 81) y los rótulos (artículo 85).

La limitación impuesta por la Ley de Sociedades Anónimas es la que rige y ha de tenerse en cuenta, no resultando de aplicación al caso controvertido, lo que permite la coexistencia de ambas sociedades litigantes, con sus nombres propios, y así la recurrida puede mantener su identidad nominal jurídica, pero con las restricciones que la sentencia de apelación le impone, en cuanto a la prohibición de la utilización de marcas, nombres comerciales o rótulos, con lo que queda obligada a empleo de otros distintivos que no sean los que conforman su denominación social, que no obstante conserva y a los efectos propios de su utilización en la vida jurídica y no precisamente como comercialización de productos de su tráfico y oferta a los consumidores.

Lo expuesto conduce a la desestimación de los motivos primero y segundo que contienen alegación de haberse inaplicado los artículos 30 y 31 de la Ley de Marcas y 2-2º de la Ley de Sociedades Anónimas, pues la decisión del Tribunal de la instancia, una vez valoradas adecuadamente las pruebas practicadas, no cabe ser alterada en casación, puesto que no se acreditó ni se justificó debidamente que fuera inadecuada o hubiera incurrido en manifiesta equivocación (sentencias de 5-3-1993, que cita las de 2-4-1 y 4-4- y 8-6-1991).

SEGUNDO

El motivo tercero, con residencia en el apartado 5º del artículo procesal 1692, denuncia infracción por inaplicación indebida del precepto 33-1 de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988, al sostenerse que si bien la norma prescinde del titular de la marca y no impide a los terceros utilizar en el mercado su nombre completo y domicilio, siempre que el uso no sea precisamente como marca y se haga de buena fe, ello no afecta a las personas jurídicas.

El precepto no hace distinción alguna entre personas físicas y jurídicas. Lo que resulta decididamente claro es la prohibición del uso como marca: Ahora bien, concurriendo buena fe, como en el presente caso, pues la sentencia así lo declara, sin que se hubiera combatido tal circunstancia por la parte que recurre, evidentemente no se puede prohibir a una sociedad legalmente constituida desarrollar su actividad mercantil, con el nombre que la identifica y concurrir a los mercados como sujeto de derechos y obligaciones y por tanto llevar a cabo toda clase de contratos, negocios lícitos y adquirir y poseer bienes, conforme al artículo 38 del Código Civil, que resulta bien expresivo y autorizante. En otro caso, se convertirían en personas jurídicas muertas, lo que es contrario a su propia naturaleza y esencia, máxime tratándose de sociedades de capital.

La sentencia decididamente condena a la recurrida a utilizar su nombre como marca, pero no podía extender su sanción a negarle toda actividad empresarial, como pretende la recurrente. Los apellidos pueden constituir e integrar perfectamente el nombre social; designar y diferenciar a una sociedad de otras, lo que es del todo necesario para su adecuado y normal desenvolvimiento, por lo que el motivo carece de consistencia y ha de ser rechazado.

TERCERO

La recurrente invoca en su cuarto motivo inaplicación del artículo 7-2 del Código Civil, argumentando que el mantenimiento del nombre social y la inscripción de la entidad José Hernández Pérez e Hijos S.A, vulnera sus derechos exclusivos y excluyentes que gozan de la protección del Registro de la Propiedad Industrial.

La sentencia atacada delimitó bien claramente la actividad que se prohíbe a la recurrida, por lo tanto sancionó la persistencia y realización de las actividades consistentes en el empleo de la razón social como marca, nombre comercial, rótulo y utilizar cualquier otra denominación que resulte confundible y resulta por tanto perjudicial para la entidad Hernández Pérez Hermanos S.A, con lo que de esta manera se puso coto a las actividades irregulares y no autorizadas, al cercenarse todo uso abusivo de derecho al empleo del nombre social fuera de los estrictos términos de su adecuada y lícito utilización.

No cabe aventurar actuaciones futuras, que podían ser abusivas de persistir la recurrida en conductas que judicialmente se le prohíben, pues incurriría en responsabilidad al contradecir y desobedecer la decisión judicial firme, que opera como ley para las partes.

La estimación de situación del abuso del derecho lo determina el exceso en el ejercicio del mismo o la presencia de la circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad legítima, seria y suficientemente justificativa, pudiendo sólo acudirse a su concurrencia en casos patentes (sentencias de 11-5-1991, 20-2-1992, 17-12-1993 y 27-4-1994); lo que no sucede en la presente cuestión, por lo que el motivo claudica y así declaran las sentencias de 14 de marzo de 1989 y 5 de marzo de 1991, que el abuso del derecho como la buena fe -cuestiones jurídicas de la libre apreciación del Tribunal sentenciador-, han de resultar premisas de hecho establecidas por la sentencia que se combate casacionalmente, procediendo la revisión fáctica por la vía del número 4º del artículo 1692 de la Ley Procesal Civil, lo que no se planteó, máxime cuando la recurrente obtuvo remedio sentenciador a sus pretensiones, que quedan amparadas por la decisión favorable pronunciada.

CUARTO

El último motivo contiene la denuncia de incurrir la sentencia recurrida en infracción por inaplicación del artículo 36,d) de la Ley de Marcas, que concede el derecho de que se proceda a la publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

La sentencia del Juzgado accedió expresamente a esta pretensión, que oportunamente suplicó la sociedad recurrente. La sentencia de apelación no desestimó expresamente esta concreta solicitud, pues no atendió al recurso planteado por la entidad demandada y su fallo no ha sido correctamente entendido, pues contiene decisión confirmatoria plena de la de instancia, con lo que el motivo carece de toda consistencia impugnatoria y ha de ser forzosamente rechazado.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS

DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN formalizado por la entidad Hernández Pérez Hermanos S.A, contra la sentencia de fecha catorce de noviembre de 1991 que pronunció la Audiencia Provincial de Murcia en las actuaciones procedimentales de referencia, con imposición a la referida parte recurrente de las costas de esta casación.

Líbrese certificación de esta resolución a expresada Audiencia, con devolución de los autos y rollo remitidos en su día.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Alfonso Villagómez Rodil, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.