STS, 17 de Noviembre de 2004

Son relevantes los siguientes hechos:

1. El día 14 de septiembre de 1995 la empresa "Productos Churruca S.A.", de la que es socio mayoritario don José, solicitó la inscripción del nombre comercial consistente en su razón social, para "las transacciones mercantiles de su negocio dedicado a la elaboración de otros productos alimenticios", que fue registrado con el nº 205.458.

2. A dicha solicitud se opuso don Ángel alegando que era co-propietario de 114 marcas denominadas "CHURRUCA" para distinguir productos alimenticios de las clases 29º, 30º, 31º, 32º, 33º y 39 del Nomenclator. Dichas marcas son propiedad al cincuenta por ciento de "Productos Churruca S.A." y de don Ángel.

   Por resolución de 1 de julio de 1996 de la Oficina Española de Patentes y Marcas se denegó dicho nombre comercial en base a la prohibición del art. 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas en correspondencia con el art. 81 de la misma Ley, en relación con las marcas núms. 839.950, 866.033 y 866.034, denominadas "CHURRUCA" para amparar productos de las clases 29º, 30º y 31 del Nomenclator. Dicha resolución fue confirmada en vía de alzada por la resolución de 19 de febrero de 1997. Contra la indicada denegación se interpuso recurso contencioso-administrativo por la entidad "Productos Churruca S.A.", que fue registrado con el núm. 1201/97.

3. El día 15 de diciembre de 1997 la empresa "Productos Churruca S.A." volvió a solicitar la inscripción del nombre comercial consistente en su razón social, para las transacciones mercantiles de su negocio dedicado a la elaboración de otros productos alimenticios", siendo registrado esta vez con el núm. 215.529.

   Por resolución de 20 de agosto de 1998 de la Oficina Española de Patentes y Marcas se concedió la inscripción del indicado nombre comercial: Por don Ángel se interpuso recurso extraordinario de revisión. Contra la desestimación presunta de dicho recurso se formuló recurso contencioso-administrativo que fue registrado con el núm 1155/99.

   Ambos recursos 1201/97 y 1155/99 fueron acumulados y resueltos en una sola sentencia.

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Primera) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad PRODUCTOS CHURRUCA, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 19 de febrero de 1997, desestimatoria en recurso ordinario de la de 1 de julio de 1996, que denegaba la inscripción del nombre comercial nº 205.458 "PRODUCTOS CHURRUCA, S.A.", para amparar "las transacciones mercantiles de su negocio dedicado a la elaboración de otros productos alimenticios", y estimaba el recurso promovido por Don Ángel contra la desestimación presunta del recurso de revisión formulado contra la resolución de 20 de agosto de 1998 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se concede la inscripción del nombre comercial nº 215.529 "PRODUCTOS CHURRUCA, S.A.".

Notificada esta sentencia a las partes, por la Entidad PRODUCTOS CHURRUCA, S.A. se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 13 de marzo de 2002, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la recurrente (PRODUCTOS CHURRUCA, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 26 de abril de 2002, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:

1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por quebrantamiento de las normas reguladoras de la sentencia, infracción de los arts. 33.1 y 67.1 de la misma Ley Jurisdiccional.

2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción, por aplicación indebida, la norma del art. 118 de la Ley 29/1998.

3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, infringe, por indebida aplicación e interpretación errónea, la norma del art. 119.3, en relación con el art. 47, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

4) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, infringe, por indebida aplicación, el art. 394 del Código Civil, infracción de la doctrina legal derivada de la interpretación combinada del art. 76, apartados 1º y 2º; del art. 78, apartados 3º y 4º; del art. 81 y del art. 12.1.a), todos ellos de la Ley de Marcas, e infracción de la doctrina jurisprudencial históricamente establecida en favor de la inscripción de los nombres comerciales.

Terminando por suplicar case y anule la sentencia recurrida y resuelva en cuando al fondo conforme a Derecho, según viene establecido en las letras c) y d) del art. 95.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, es decir, dentro de los términos en los que aparecía planteado el debate en la instancia, de forma que, al igual que la sentencia recurrida ha deslindado sus consideraciones en fundamentos independientes para cada unos de los recursos números 1201/1997 y 1155/1999 que habían sido acumulados en un mismo procedimiento judicial, porque en principio cada uno de ellos parte de presupuestos y eventuales infracciones jurídicas diferentes, también la Sala estudie de forma independiente esos dos recursos debido a que cada motivo de casación aducido afecta en exclusiva a uno de esos recursos pero no al otro; así las cosas, en cuanto al recurso 1155/99, declare que fue acorde a derecho su resolución de 20 de agosto de 1998, que confirió la concesión al nombre comercial nº 215.529. que fue inválido o que ha de tenerse por desistido -como ha señalado la Administración- el Recurso Extraordinario de Revisión del que trae causa dicho recurso contencioso y que, en consecuencia, este último recurso jurisdiccional nº 1155/99 ha incurrido en inadmisibilidad o subsidiariamente desestimado en atención a las diferentes alegaciones expuestas en los tres primeros motivos de casación, habiendo de reponerse en su concesión registral al nombre comercial nº 215.529 con revocación del fallo judicial de la instancia que anuló dicha concesión; y en cuanto al recurso nº 1201/97, revoque el fallo confirmatorio de las resoluciones registrales adoptadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas para decidir la denegación del registro solicitado en favor del nombre comercial nº 205.458, declarando que procede la concesión del registro.

Por providencia de fecha 18 de junio de 2003 se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de fecha 5 de septiembre de 2003, entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO y PRODUCTOS CHURRUCA, S.A.), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo; lo que hicieron mediante escritos de fechas 17 de septiembre y 2 de octubre de 2003 respectivamente, en los que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dictara sentencia por la que se declare la inadmisión y/o desestimación del recurso y se impongan las costas al recurrente.

Por providencia de fecha 15 de junio de 2004, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 5 de octubre del corriente, dictándose otra providencia en la referida fecha, en la que con suspensión del señalamiento, se acuerda oír a las partes sobre la sobrevenida falta de objeto del presente recurso, evacuándose el traslado conferido mediante escritos de fechas 19, 21 y 26 de octubre de 2004, manifestándose por la recurrente que el presente recurso de casación no ha quedado sin objeto, cuanto menos parcialmente, por cuanto que la sentencia firme de la Audiencia Provincial de Valencia de fecha 30 de noviembre de 2002, ha declarado la nulidad únicamente de uno de los dos nombres comerciales objeto de la litis, el nº 215.529, no conteniendo pronunciamiento alguno con respecto al otro nombre comercial nº 205.458, debiéndose continuar con respecto a éste, por el Abogado del Estado se manifiesta su conformidad con la falta de objeto del recurso interpuesto, y por Don Ángel se manifiesta se resuelva la indamisión del recurso por carencia sobrevenida de su objeto, con imposición de las costas a la mercantil recurrente.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Magistrado de la Sala.

La sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid objeto de esta casación contiene dos pronunciamientos: a) uno desestimatorio del recurso nº 1201/97 interpuesto por la entidad PRODUCTOS CHURRUCA S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegó el 1 de julio de 1996 - confirmada en vía de recurso por otra de 19 de febrero de 1997-, la inscripción del nombre comercial nº 205.458 "productos churruca s.a."; y b) otro estimatorio del recurso nº 1155/99 interpuesto por don Ángel contra la desestimación presunta del recurso de revisión formulado contra la resolución de OEPM de 20 de agosto de 1998 que concedió la inscripción del nombre comercial nº 215.529 "productos churruca s.a.", resolución que anula por no ser conforme a Derecho.

El Tribunal de instancia basa su fallo en los siguientes fundamentos:

«"En primer lugar vamos a analizar el recurso nº 1.155/99 por el que se concedió el nombre comercial núm. 215.529 "PRODUCTOS CHURRUCA, S.A.". Como ha quedado reflejado anteriormente el citado recurso tiene como objeto la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso extraordinario de revisión formulado contra la indicada concesión. El recurso de revisión se funda en el motivo 1º del art. 118.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, al haber incurrido en error de hecho la Administración al dictar la concesión del nombre comercial. El representante legal de "Productos Churruca, S.A." alega la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo, debido a que se ha interpuesto el mismo antes de que haya transcurrido tres meses desde la interposición el recurso de revisión (art. 119.3 Ley 30/1992). Dicho motivo de inadmisibilidad debe ser desestimado, ya que dejando a un lado la cuestión de si se interpuso antes o después el recurso contencioso-administrativo del plazo de tres meses desde que se formuló el recurso de revisión, lo cierto es que dicho plazo ha transcurrido con creces sin que la Administración se haya pronunciado expresamente sobre el mismo. De hecho, en estos momentos no consta que haya recaído todavía resolución expresa sobre dicho recurso.

Entrando a examinar el fondo del recurso, la resolución de 20 de agosto de 1998 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se concede el nombre comercial núm. 215.529 no hace mención alguna al precedente anterior, la resolución de 1 de julio de 1996, luego confirmada en alzada por la de 19 de febrero de 1997, por la que se denegó la inscripción del nombre comercial núm. 205.458, solicitado por la misma sociedad, con la misma denominación y con el mismo objeto. Es decir, la Administración al conceder el nombre comercial núm. 215.529 sin tener en cuenta para nada la denegación anterior, denegación que se encontraba recurrida en vía jurisdiccional, ha incurrido en un error de hecho. Por otro lado, hay que destacar la mala fe en la actuación que ha tenido la entidad "Productos Churruca, S.A.", ya que teniendo recurrida la denegación en vía jurisdiccional del nombre comercial, vuelve a solicitarlo de la Administración omitiendo cualquier referencia a dicha circunstancia, sin esperar a que se resuelva el recurso contencioso-administrativo.

En consecuencia, procede estimar el recurso contencioso-administrativo núm. 1.155/99, y anular la desestimación presunta del recurso de revisión formulado contra la resolución de 20 de agosto de 1998 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se concede la inscripción del nombre comercial núm. 215.529 "PRODUCTOS CHURRUCA, S.A.".

[...] El otro recurso contencioso-administrativo, el núm. 1.201/97, tiene por objeto la resolución de 19 de febrero de 1997 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se desestima el recurso ordinario formulado contra la resolución de 1 de julio de 1996, que deniega la inscripción del nombre comercial núm. 205.458 "PRODUCTOS CHURRUCA, S.A". El citado nombre comercial se denegó por la Administración por concurrir la prohibición del art. 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas en correspondencia con el art. 81 de la misma Ley, en relación con las marcas núms. 839.950, 866.033 y 866.034, denominadas "CHURRUCA" para amparar productos de las clases 29º, 30º y 31º del Nomenclator.

Se alega por la sociedad actora que ello como co-propietaria de las marcas oponentes, así como de otras 101 que contiene el término "CHURRUCA", tiene derecho a que se inscriba. El art. 394 del Código Civil establece que "cada participe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los copartícipes utilizarlas según su derecho". Pues bien, el otro co-propietario de las marcas oponentes, don Ángel, ha mostrado su no consentimiento a que se inscriba el nombre comercial, y es claro que dicho nombre comercial le puede perjudicar. Por tanto, dicha alegación debe ser desestimada.

Finalmente, pasamos a analizar si el nombre comercial núm. 205.458 "PRODUCTOS CHURRUCA, S.A." es incompatible con las anteriormente referidas marcas denominadas "CHURRUCA". El art. 81, 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, aplicable a la sazón, establece que "además de lo dispuesto en los artículos anteriores, serán de aplicación al nombre comercial, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de la presente Ley relativas a las marcas.

Particularmente se aplicarán a los nombres comerciales las normas sobre procedimiento de registro contenidas en el título III de la presente Ley". Por su parte, el art. 12.1.a) de la Ley de Marcas, prohibe que se registren como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

En el caso que nos ocupa, entre el nombre comercial denegado y las marcas oponentes, la palabra prevalente es "CHURRUCA", denominación muy conocida, por lo que el nombre comercial puede generar confusión en el mercado, concurriendo la prohibición del art. 12.1.a) en relación con el art. 81, ambos de la Ley de Marcas. En consecuencia, procede desestimar el recurso núm. 1.201/97".

Contra esta sentencia ha interpuesto recurso de casación la Entidad PRODUCTOS CHURRUCA S.A. con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes, los tres primeros referidos al recurso nº 1155/99, y el cuarto referido al recurso 1201/97.

Antes de entrar a resolver sobre los distintos motivos de casación procede examinar si el presente recurso, tal cual alega la parte comparecida como recurrida, ha perdido sobrevenidamente su objeto, al haberse declarado en vía civil la nulidad del nombre comercial nº 215.529, por sentencia de 14 de marzo de 2002 del Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Valencia, confirmada por la de la Audiencia Provincial de Valencia de 30 de noviembre de 2002.

El artículo 48.1 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, dispone que "el registro de una marca será cancelado cuando haya sido anulado mediante sentencia firme por ser contrario a lo dispuesto en los artículos 12, 13 y 14". Este precepto, también aplicable a los nombres comerciales, en virtud de lo dispuesto en el art. 81, impone a esta Sala declarar el archivo del recurso por pérdida sobrevenida de objeto, conforme al artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues el art. 50 de la Ley de Marcas no confina en un ámbito jurídico determinado, la declaración de nulidad, sino que lo proyecta con carácter general a todo el ordenamiento, y desde luego al administrativo, hasta tal punto que la marca queda erradicada, incluso con carácter retroactivo, considerándose "que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido nunca los efectos previstos en el Título IV, capítulo primero, de la presente Ley". Es este el criterio que ha sido recogido en sentencia de esta Sala de 24 de abril de 2002, y el que aquí debe mantenerse, si bien, en esta fase procesal, y habida cuenta de que por parte del recurrente no se desistió de él, lo procedente es desestimar los tres primeros motivos que se refieren al mismo.

Ahora bien, esta declaración sólo ha de contraer al recurso, cuyo objeto es el nombre comercial 215.529, y al que se refieren dichos tres primeros motivos de casación, pero no respecto del nombre comercial nº 205.458, que dio lugar a los autos 1201/97 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y que es objeto del segundo pronunciamiento de la sentencia recurrida en sentido estimatorio, ya que a éste no se extiende la declaración de nulidad efectuada en la sentencia de la Audiencia de Valencia, recurso que hay que declarar admisible -entrando en el estudio del fondo-, dada la naturaleza indeterminada de su cuantía, cual corresponde a la inscripción de un nombre comercial.

En el motivo cuarto de su escrito de interposición se aducen, en relación con el nombre comercial nº 205.458, los dos siguientes argumentos: a) que al ser la entidad PRODUCTOS CHURRUCA S.A. cotitular de la marca CHURRUCA, la inscripción del nombre comercial "productos churruca" se encuentra sostenido por el derecho que tiene a la utilización de esta última denominación, conforme al artículo 394 del Código Civil; y b) no confundibilidad del nombre con la marca opuesta, y corresponderse aquél con la razón social de la entidad solicitante de la inscripción.

El primer argumento debe rechazarse, pues el artículo 394 del Código Civil permite a los comuneros la utilización de las cosas comunes con arreglo a su destino y "de manera que no perjudique el interés de la comunidad", de tal forma que si esa utilización puede reportar algún perjuicio a la propia comunidad, será contraría a la norma. Pues bien, dos son los perjuicios que derivarían de una inscripción como la solicitada en favor de uno de los comuneros: en primer lugar, la comunidad vería obstaculizada su propia facultad de utilizar ese nombre comercial, al haber otro precedentemente inscrito en favor de otra persona, aunque ésta tenga el carácter de comunero, y, en segundo término, la reputación y fama de sus marcas se harían extensivas a otra persona o entidad, con detrimento de su imagen y confusión para los consumidores.

El segundo argumento tampoco es aceptable. El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, aplicable al caso del nombre comercial conforme al artículo 81, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002-.

Pues bien, en el presente caso no se observa que la comparación efectuada por el Tribunal de instancia sea arbitraria o irracional. En efecto, el término "churruca" es el predominante y el que va a producir el impacto visual y fonético en el consumidor, a modo de flas publicitario, que le va a crear un riesgo de confusión sobre el origen del producto. No tiene trascendencia a los efectos de la inscripción el hecho de que el signo responda a la razón social de la recurrente, pues aunque el artículo 76.2 de la Ley de Marca lo permita, esto será siempre que tenga capacidad distintiva y no se vaya a confundir con otros signos previamente registrados.

De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,