STS, 4 de Abril de 2007

Ponente:OSCAR GONZALEZ GONZALEZ
Número de Recurso:5592/2004
Procedimiento:CONTENCIOSO
Fecha de Resolución: 4 de Abril de 2007
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
RESUMEN

Concesión inscripción marca gráfica nº 2.196.190. Recurrente: Doña VIRTUDES RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a cuatro de Abril de dos mil siete.

En el recurso de casación nº 5592/2004, interpuesto por Doña Eugenia, representada por la Procuradora Doña Isabel Cañedo Vega, y asistida de letrado, contra la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 24 de enero de 2004, recaída en el recurso nº 1101/2001, sobre concesión de inscripción de la marca gráfica nº 2.196.190; habiendo comparecido como parte recurrida la Entidad THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., representada por el Procurador Don Federico Olivares J. Santiago, y asistida de letrado, y la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Sexta) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad EL CORTE INGLÉS, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 6 de febrero de 2002, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 20 de febrero de 2001, que denegó la inscripción de la marca mixta nº 2.288.979 "SFERA COLOURS", para designar productos de la clase 39ª del Nomenclátor internacional.

SEGUNDO

Notificada esta sentencia a las partes, por Doña Eugenia y la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO se presentaron escritos preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 25 de marzo de 2004, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la recurrente (DOÑA Eugenia ) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 25 de mayo de 2004, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:

1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra b) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate. Infracción por interpretación errónea de la norma comunitaria de la Directiva comunitaria de 21 de noviembre de 1988 y en el derecho estatal contenido en el art. 12.1 de la Ley 32/1988, de Marcas .

2) La interpretación correcta del art. 12.1 de la Ley 32/88 acudiendo al mero examen visual en la globalidad y conjunto total de ambas marcas o gráficos, se puede comprobar que aun cuando existe una parcial coincidencia en lo referido al gráfico de un caballo, no es menos cierto también que el jinete que se representa sobre el caballo, son figuras completamente distintas y diferenciadas.

Terminando por suplicar dicte resolución por la que estimando el recurso de casación revoque y anule la sentencia impugnada y confirme la validez de la resolución administrativa dictada por la Oficina de Patentes y Marcas de fecha 15 de marzo de 2001.

CUARTO

Por providencia de la Sala de fecha 30 de julio de 2004 se dio traslado al Abogado del Estado para que manifestara si sostiene o no el recurso preparado en la Sala de instancia, siendo evacuado el trámite conferido mediante escrito de fecha 1 de octubre de 2004, en el que manifiesta que no sostiene la referida casación.

QUINTO

Por Auto de la Sala, de fecha 6 de octubre de 2006, se acuerda dar traslado a la parte recurrente del escrito presentado por la parte recurrida respecto de la inadmisión del recurso aducida en dicho escrito, siendo evacuado el trámite mediante escrito de fecha 1 de diciembre de 2004 en el que suplicó se acuerde rechazar los motivos de inadmisión del recurso de casación que se invocan de contrario y acuerde la tramitación procesal del mismo.

SEXTO

Por Auto de la Sala, de fecha 16 de marzo de 2006, se acuerda admitir a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por providencia de 11 de mayo de 2006 entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. y ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo; lo que hicieron mediante escritos de fechas 16 y 21 de junio de 2006 respectivamente, en los que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y la entidad recurrida solicitó se dicte sentencia por la que se desestime el recurso, y el Abogado del Estado manifiesta que se abstiene de evacuar dicho trámite.

SÉPTIMO

Por providencia de fecha 19 de diciembre de 2006, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 28 de marzo de 2007, en que tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La Oficina Española de Patentes y Marcas otorgó la inscripción de la marca gráfica nº

2.196.190 de la clase 25, para "prendas de vestir confeccionadas", consistente en la representación de la figura de un caballo en movimiento montado por un jinete que porta un látigo, que aparece por la parte superior. El otorgamiento se hizo pese a la oposición de la marca 1.253.881 gráfica de la misma clase para "vestidos, calzados y sombrerería", con base en que presentaban suficientes disparidades gráficas y conceptuales, unido al hecho de que los productos amparados por la marca solicitada se identifican simultáneamente con la marca ROSAEL, lo que hace que se excluya todo riesgo de error o confusión por los consumidores.

Interpuesto recurso contencioso-administrativo se estimó por la Sala de lo Contencioso- Administrativo con base en los siguientes fundamentos:

"..., la cuestión a dilucidar aquí se concreta en determinar si los distintivos en conflicto, la marca nacional gráfica solicitada nº 2.196.190, gráfica, en clase 25, para distinguir "prendas de vestir confeccionadas", y la marca gráfica nº 1.253.881, que distingue en la misma clase, "vestidos, calzados y sombrerería" son o no compatibles, a efectos de su convivencia pacífica en el mercado.

Así, al llevar a cabo la comparación entre los distintivos enfrentados en la forma en que la doctrina jurisprudencial tiene determinado ha de hacerse, es decir, sin más que una sencilla visión o audición del conjunto, resulta evidente que se da una clara semejanza entre los gráficos en que consisten las marcas enfrentadas, ya que ambas representan la figura de un caballo en movimiento montado por un jinete, en la misma posición y que, por tanto, a nuestro juicio, resultan a primera vista, fácilmente confundibles. En efecto, las únicas diferencias son que en el caso de la marca solicitada el jinete porta un látigo y en el caso de la oponente, un bastón de golf, y que en la marca solicitada, al contrario que en la oponente, no hay trazos en blanco, pero lo cierto es que estas diferencias resultan inapreciables en una visión de conjunto o primera impresión, y no tienen fuerza distintiva alguna para diferenciar los gráficos en que consisten las marcas enfrentadas, que consideramos se aprecian como prácticamente idénticos.

La marca solicitada está representada o consiste únicamente en la representación gráfica descrita, sin incluir texto alguno, por lo que no puede ser de recibo la alegación referida a que el consumidor asociará o identificará simultáneamente la marca solicitada con la marca "ROSAEL", dado que este texto no figura en la marca tal como fue solicitada, según puede constatarse en el expediente administrativo.

Por otra parte, hay que tener en cuenta -siguiendo la doctrina expuesta en el Fundamento de Derecho precedente-, que la naturaleza de los objetos o servicios que las marcas en conflicto pretenden amparar, solo ha de acogerse como criterio comparativo con carácter complementario o secundario, en caso de que existan dudas sobre la posible semejanza o coincidencia fonética o gráfica de ambos distintivos, en una sencilla visión o audición del conjunto, semejanza que se produce entre las marcas enfrentadas, según acabamos de exponer, lo que descartaría acudir a éste criterio para dilucidar la compatibilidad de las marcas enfrentadas. Pero a este respecto, ha de señalarse que, además se da la circunstancia de que la marca solicitada lo ha sido para distinguir precisamente en clase 25, "prendas de vestir confeccionadas", siendo así que la marca oponente viene distinguiendo en la misma clase "vestidos, calzados, sombrerería", coincidiendo por tanto el ámbito aplicativo, en ambos casos el sector de la moda o de la confección de prendas de vestir en general, lo que sin duda abunda en la incompatibilidad entre las marcas en conflicto.

[...] Parece por tanto evidente que la elección del gráfico descrito por la empresa TEXTIL MAVI, S.L., se ha realizado con el fin de que el consumidor asimilara la marca de la que es titular la entidad "THE POLO LAUREN COMPANY, L.P.", con las prendas de vestir que pretende distinguir la empresa solicitante, sin que pueda ponerse en duda el prestigio adquirido por la empresa recurrente y el esfuerzo realizado para promocionar y dar publicidad a sus prendas de vestir de caballero, notorias en el sector. Así las cosas, debe significarse que la notoriedad alcanzada por el esfuerzo de una empresa en destacar bajo una marca un determinado producto, diseño, etc, ha de estar protegida para evitar el aprovechamiento indebido de ese esfuerzo por parte de otras empresas. En este sentido ha tenido ocasión de pronunciarse el Tribunal Supremo, entre otras en Sentencia de 22 de diciembre de 1.997 RJ (1997\9030 ) y 27 de octubre de 1.997 (RJ 1997\7593), declarando que la finalidad de la protección registrar es amparar, por un lado, al titular de un signo precedentemente inscrito, que con su esfuerzo ha dado fama y prestigio al objeto que comercializa, y evitar, por otro, falsas indicaciones de procedencia que puedan inducir al consumidor a confusión sobre el verdadero fabricante o empresario. En el mismo sentido, la Sentencia de 9 de diciembre de 1.997 (RJ 2000\1854 ) expresan que el Derecho protege a la empresa mediante un régimen de prohibiciones, a fin de que el prestigio, el crédito en el mercado y la valoración de sus productos o servicios por parte del público quede salvaguardada.

El registro de la marca que se impugna, llevado a cabo por TEXTIL MAVI, S.L. para distinguir con la marca gráfica solicitada, los mismos productos, esto es, prendas de vestir, a cuya comercialización se dedica la entidad recurrente, y por la que es notoriamente conocida, no puede por tanto ser confirmado, por lo que ha de concluirse la incompatibilidad de la marca solicitada con la marca cuya titularidad ostenta la recurrente, previamente inscrita, ya que consideramos que, con toda probabilidad, su convivencia en el mercado podría inducir a error o confusión al consumidor....".

Contra esta sentencia se ha interpuesto la presente casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.

SEGUNDO

El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.

En el presente supuesto no puede decirse que la sentencia haya realizado una valoración arbitraria o irracional en la confrontación de las marcas enfrentadas, únicos supuestos en que sería posible en casación alterar esa valoración. En efecto, aunque se trate de una imagen de un caballo, no reivindicable por nadie, si lo es la posición particular en que el mismo se exhibe, y no cabe duda que la postura en ambos signos es idéntica, con las cuatro patas, cabeza, rabo y arnés en la misma posición, que denotan un trote corto, con similar encuadramiento de los jinetes, y, si bien los instrumentos que portan uno y otro son diferentes, lo son brazo en alto, determinando que en una visión rápida, no excesivamente detenida, del consumidor medio le lleve a confusión, máxime cuando se trata de los mismos productos, que no están identificados con denominación terminológica alguna, y respecto de la que se dice se relacionan, no aparece en el signo. Todo ello se agrava si se tiene en cuenta que la marca del "jugador de polo" es una marca notoria en el campo de las prendas de vestir, que suelen identificarse con ese pequeño gráfico, que por su tamaño no es fácilmente diferenciable del que se trata de inscribir, por lo que la notoriedad de la marca lejos de facilitar la identidad, como alega el recurrente, la propiciará, al eludir que el consumidor que vea la figura del caballo y jinete piense, sin mayores disquisiciones, que se trata de la marca a la que habitualmente asocia ese diseño.

TERCERO

De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,

FALLAMOS

Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 5592/2004, interpuesto por Doña Eugenia, contra la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 24 de enero de 2004, recaída en el recurso nº 1101/2001; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.