STS, 30 de Mayo de 2007

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quinta) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad MIGUEL TORRES, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 23 de noviembre de 2000, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 20 de diciembre de 1999, que concedió la inscripción de la marca nº 2.196.913 "TORRE D#ES CANONGE", para designar productos de la clase 33ª del Nomenclátor internacional.

Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 8 de julio de 2004, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la recurrente (MIGUEL TORRES, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 22 de septiembre de 2004, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:

1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de lo establecido por el artículo 12) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre .

Terminando por suplicar estime el recurso, y en su día, previo los trámites oportunos, dicte Sentencia, casando la sentencia aquí recurrida y decretando la nulidad del registro de la marca denominativa número

2.196.913 "TORRE D#ES CANONGE".

Mediante escrito de fecha 16 de junio de 2005, la representación procesal de la mercantil MIGUEL TORRES, S.A., suplicó a la Sala proceda a subsanar el contenido del escrito de personación de la referida mercantil en el presente recurso de casación presentado el día 7 de julio de 2004, dictándose providencia en fecha 5 de julio de 2005 en la que se acuerda no haber lugar a lo interesado, procediéndose a la devolución del escrito a dicha representación procesal.

En escrito de fecha 21 de julio de 2005, por la representación procesal de MIGUEL TORRES, S.A., interpone recurso de súplica contra la providencia de fecha 5 de julio de 2005, dándose traslado al Abogado del Estado para que pueda impugnarlo, siendo evacuado el trámite conferido mediante escrito de fecha 21 de septiembre de 2005, en el que manifestó lo que a su derecho convino. Por Auto de fecha 20 de octubre de 2005, la Sala acuerda desestimar el recurso de súplica interpuesto por la recurrente contra la providencia de 5 de julio de 2005, que se confirma.

Por providencia de la Sala, de fecha 31 de enero de 2006, se acordó admitir a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de fecha 27 de febrero de 2006, entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 31 de marzo de 2006, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia desestimando el recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.

Por providencia de fecha 21 de febrero de 2007, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 23 de mayo siguiente, en que tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de Sala

La Oficina Española de Patentes y Marcas otorgó la marca nº 2.196.913 TORRE D'ES CANONGE de la clase 33, para "vinos". La resolución se motivó en que no concurren los supuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 de la Ley de Marcas, toda vez que la marca solicitada y las marcas obstaculizantes del acceso al registro nº 130.331, 133.956 y 130.995 "TORRES" aunque coincidan en el ámbito de los productos (vinos) presentan suficientes rasgos de diferenciación mutua, fonéticos y conceptuales, ofreciendo en su globalidad una impresión individualizadora suficiente para que el consumidor consiga diferenciarlas sin incurrir en confusión..

Interpuesto recurso contencioso-administrativo la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo desestimó porque, según razona, aplicando la doctrina jurisprudencial al caso que ahora se examina conduce a la conclusión de que en un examen de conjunto se garantiza la reciproca diferenciación de las marcas enfrentadas, alejándose cualquier riesgo de confusión entre las mismas para el público consumidor de los respectivos productos amparados por una y otra marca.

Contra esta sentencia se ha interpuesto el presente recurso de casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.

El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.

De acuerdo con la anterior doctrina, reiterada en gran número de sentencias de esta Sala, debe mantenerse el criterio sustentado en la sentencia recurrida dado que se observan notorias diferencias entre las marcas enfrentadas, pues mientras las opuestas usa exclusivamente la palabra "torres" en plural, la solicitada lo hace en singular unido a otros términos que por su grafía le dan suficiente valor distintivo, que permitirán que el consumidor medio los diferencie suficientemente, evitando cualquier riesgo de asociación.

En relación con la notoriedad invocada, no se expresa en el escrito de interposición -los otros posteriores escritos fueron rechazados por la Sala-, cuál es el artículo que se considera infringido, lo que llevaría a la inadmisión de esta alegación por su incorrecta formulación, conforme al artículo 92.1 de la Ley Jurisdiccional

. Pero es que, además, es una cuestión que no fue tratada en la sentencia recurrida, por lo que su examen en casación hubiera requerido el previo planteamiento por la parte recurrente del motivo previsto en el apartado c) del art. 88.1 de la Ley Jurisdiccional . En cualquier caso, es reiterada la jurisprudencia que indica (sentencias de 2 de octubre de 2002, 18 de diciembre de 2003 y 25 de octubre de 2004, entre otras) que si existen claras diferencias entre los signos, esto basta para que la marca notoria no sufra perjuicio, con lo que el elemento causal de la prohibición del art. 13.c) de la Ley de Marcas, "aprovechamiento indebido de la reputación de otra marca", no se habría producido.

Son, en fin, reproducibles en esta ocasión, los razonamientos de la sentencia de esta Sala de 19 de enero de 2007, dictada en un caso en el que fue parte la misma recurrente que la actual, en la que se reprodujo la del Tribunal de 1ª Instancia de la Comunidad Europea del siguiente tenor:

"- Sobre la similitud de los signos:

«46 Es, además, jurisprudencia reiterada que una marca compuesta y otra marca, idéntica o similar a uno de los componentes de la marca compuesta, sólo pueden considerarse similares si dicho componente constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta. Tal es el caso cuando éste puede dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta [sentencias del Tribunal de Primera Instancia MATRATZEN, antes citada, apartado 33, y de 4 de mayo de 2005, Chum/OAMI - Star TV (STAR TV), T-359/02, Rec. p. II-0000, apartado 44 ].

47 Sin embargo, no debe tomarse únicamente en consideración un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto (sentencia MATRATZEN, antes citada, apartado

34).

48 En el caso de autos, el signo anterior está constituido exclusivamente por el elemento denominativo «torres», mientras que la marca solicitada está compuesta por la expresión «torre muga», escrita en caracteres estilizados, sobre la que figura un elemento gráfico que representa una torre flanqueada por varios edificios pequeños.

49 A efectos de la comparación de los signos controvertidos, la demandante formuló diversas alegaciones con objeto de que se reconociese que la palabra «torre» constituye el elemento dominante de la marca solicitada. Habida cuenta de la relevancia de esta cuestión para la apreciación de la similitud de los signos, procede examinar tales alegaciones antes de comparar los signos en conflicto.

50 Por lo que respecta, en primer lugar, a la alegación de la demandante de que el consumidor medio tendrá tendencia a memorizar más la palabra «torre» que la palabra «muga» de la marca solicitada, por estar situada al inicio del elemento denominativo de dicha marca, procede señalar que, si bien para apreciar el carácter dominante de uno o varios elementos de una marca compuesta puede tenerse en cuenta, de forma accesoria, la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de dicha marca (sentencia MATRATZEN, antes citada, apartado 35), dicha posición relativa no confiere, en cualquier circunstancia, a un elemento de una marca un carácter dominante que haga que los demás elementos que componen dicha marca sean insignificantes en la impresión de conjunto.

51 En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia considera que el hecho de que la palabra «torre» se sitúe antes que el elemento «muga» no hace que este último elemento sea insignificante en la impresión, especialmente fonética, que produce la expresión «torre muga». Al contrario, el carácter distintivo de la marca solicitada resulta, de forma determinante, de la combinación de los dos términos «torre» y «muga», que forman, juntos, una unidad lógica y conceptual propia.»

- Sobre la similitud gráfica:

«59 Desde el punto de vista gráfico, aunque la comparación de los signos en conflicto muestra una coincidencia entre las cinco primeras letras del elemento único del signo TORRES y el elemento «torre» de la marca solicitada, la Sala de Recurso observó acertadamente que cada uno de los signos controvertidos produce una impresión visual global diferente.

60 En efecto, hay que observar en primer lugar que el elemento «torre» de la marca solicitada no es idéntico al signo TORRES, puesto que éste termina con la letra «s» que indica el plural. En segundo lugar, mientras que la impresión visual global del signo anterior viene determinada exclusivamente por el elemento denominativo único «torres», la de la marca solicitada resulta de la combinación de los tres elementos que la componen, a saber, las palabras torre y muga, escritas en caracteres estilizados y el elemento figurativo que representa una torre flanqueada por varios edificios pequeños.

61 Si bien puede considerarse, como alega la demandante, que el elemento figurativo reviste un carácter subsidiario con respecto al elemento denominativo de la marca solicitada, mucho más apto para distinguir los productos designados y para captar la atención del consumidor, hay que declarar que, por sí solo, el elemento denominativo «torre muga» de la marca solicitada es, en cualquier caso, suficientemente distinto del signo TORRES para que, desde el punto de vista gráfico, las diferencias primen sobre los aspectos similares en la percepción del consumidor. No desvirtúa esta conclusión el hecho, invocado por la demandante, de que la atención del público se concentrará al menos con la misma intensidad en la primera parte del elemento denominativo de la marca solicitada que en la segunda parte de ésta.»

- Sobre la similitud fonética:

«62 Desde el punto de vista fonético, debe observarse que el signo anterior consiste en una sola palabra compuesta por las dos sílabas «to» y «rres», mientras que la marca solicitada consta de dos palabras compuestas en total por cuatro sílabas, a saber, «to», «rre», «mu» y «ga». Procede, por lo tanto, considerar que la Sala de Recurso declaró acertadamente que los signos objeto de litigio ofrecían secuencias fonéticas claramente diferentes.

63 A este respecto, la demandante no puede sostener que la similitud fonética entre los signos se vea reforzada por el hecho de que el consumidor no tendrá normalmente oportunidad de observar las marcas simultáneamente, lo que le incitará a fijar su atención en las estructuras comunes, pasando por alto los elementos accesorios. Como se ha señalado en el apartado 51, lejos de constituir un componente secundario, el término «muga» contenido en la marca solicitada participa de forma determinante en la capacidad de dicha marca para distinguir los productos que designa. Así pues, la supuesta circunstancia de que los consumidores no tendrán normalmente oportunidad de observar las marcas simultáneamente no permite considerar que fijarán únicamente su atención en el término «torre».»

- Sobre la similitud conceptual:

«66 Por lo que respecta a la similitud conceptual, debe distinguirse entre la impresión que producen los signos controvertidos en aquellos países en que los consumidores conocen el significado de la palabra «torre», a saber, España, Italia y Portugal, y la impresión que producen en los demás países.

67 En cuanto a los países en que los consumidores conocen el significado de la palabra «torre», la Sala de Recurso no cometió un error al considerar que las ideas que sugieren las expresiones «torres» y «torre muga» son diferentes. Mientras que la primera palabra evoca, al menos para el público español, la idea de unas torres, en plural, el segundo remite a la idea de un edificio concreto denominado «muga». Si bien no puede negarse que exista un cierto grado de semejanza, la frecuencia con que se utiliza el término «torre» para designar los productos de que se trata en España, en Italia y en Portugal inducirá, no obstante, a los consumidores de estos países a no ignorar el elemento «muga» que contiene la marca solicitada y, por consiguiente, a percibir mejor la diferencia conceptual entre los signos controvertidos.

68 En cambio, en los países en que el significado de la palabra «torre» no es conocido, la similitud conceptual es escasamente relevante, como ponen de manifiesto la demandante y la Oficina.»

- Sobre la apreciación global del riesgo de confusión y la notoriedad de las marcas opuestas:

"71 Habida cuenta de las diferencias entre los signos en conflicto, procede declarar que la Sala de Recurso consideró fundadamente que no existía riesgo de confusión entre ellos, pese a la identidad de los productos de que se trata. En efecto, la inexistencia de similitud entre los signos controvertidos no puede compensarse, al apreciar globalmente el riesgo de confusión, con el hecho de que los productos designados sean idénticos y pertenezcan al mismo sector de producción y comercialización, puesto que la identidad de los productos no basta para reconocer la existencia de un riesgo de confusión [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 12 de octubre de 2004, Aventis CropScience/OAMI - BASF (CARPO), T-35/03, no publicada en la Recopilación, apartado 29, y de 5 de octubre de 2005, Bunker & BKR/OAMI - Marine Stock (B.K.R.), T-423/04, Rec. p. II-0000, apartado 76 ].

72 Por lo que se refiere a la notoriedad del signo TORRES en España para vinos y brandys, hay que considerar que ésta no desmiente dicha conclusión. Aunque, según jurisprudencia reiterada, el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior [sentencia SABEL, antes citada, apartado 24, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 4 de noviembre de 2003, Díaz/OAMI - Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Rec. p. II-4835, apartado 44], ha de subrayarse que un riesgo de confusión presupone una identidad o una similitud entre los signos. Así pues, la notoriedad de una marca es un elemento que, lejos de originar en sí mismo un riesgo de confusión, debe tenerse en cuenta para apreciar si la similitud entre los signos o entre los productos y los servicios es suficiente para producir un riesgo de confusión [véanse, en este sentido, la sentencia Canon, antes citada, apartados 22 y 24, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002, Vedial/OAMI - France Distribution (HUBERT), T-110/01, Rec. p. II-5275, apartado 65].

73 En el caso de autos, si bien la Sala de Recurso reconoció la notoriedad del signo TORRES en España para vinos y brandys, la comparación entre los signos en litigio puso de manifiesto que la impresión global producida por la marca solicitada difiere en gran medida de la producida por el signo anterior. En tales circunstancias, el elevado carácter distintivo del signo anterior, resultante del conocimiento que el público tiene de él en el mercado, no puede, por sí solo, desvirtuar la conclusión de que no existe riesgo de confusión. Hay que señalar, además, que dicha conclusión seguiría siendo válida aun cuando el signo anterior gozase de notoriedad en los demás Estados miembros en los que se encuentra protegido.".

De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,