STS, 17 de Julio de 2002
| Ponente | Óscar González González |
| ECLI | ES:TS:2002:5427 |
| Número de Recurso | 3632/1996 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - 01 |
| Fecha de Resolución | 17 de Julio de 2002 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecisiete de Julio de dos mil dos.
En el recurso de casación nº 3.632/1996, interpuesto por la mercantil QUIMI ROMAR S.L., representada por el procurador don José Carlos Peñalver Garcerán y asistida de letrado, contra la sentencia nº 259/1996, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en fecha 12 de marzo de 1996 y recaída en el recurso nº 118/1994, sobre inscripción de la marca "MATÓN" con gráfico; habiendo comparecido como partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado, y LABORATORIOS VINFER S.A., representado por la procuradora doña Mª Encarnación Alonso León, con asistencia de letrado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sección Tercera) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por QUIMI ROMAR S.L. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 31 de mayo de 1993, desestimatoria a su vez del recurso de reposición deducido contra acuerdo de 20 de diciembre de 1990, por el que se concede a D. Marcelino la marca mixta nº NUM000 "DIRECCION000 ", de la clase NUM001 del DIRECCION001 .
Notificada dicha sentencia a las partes, por la anterior entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 12 de abril de 1996, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente (QUIMI ROMAR S.L.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 23 de mayo de 1996 el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, al amparo del apartado 4º del artículo 95.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los siguientes motivos de casación:
1) Inaplicación por la sentencia de instancia del artículo 124.5 del Estatuto de la Propiedad Industrial, aplicable a tenor de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Marcas, dado que la solicitud de la marca fue anterior a la entrada en vigor de la Ley citada y, en todo caso, infracción asimismo del artículo 11.1 apartados a) y b) de la vigente Ley de Marcas.
2) Infracción de la jurisprudencia que fuere aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate y que cita a lo largo de su escrito.
Terminando por suplicar sentencia por la que se case la recurrida, declarando no ajustado a derecho el acto administrativo emanado de la Oficina Española de Patentes y Marcas, con el resto de pronunciamientos acordes a tal declaración.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 21 de junio de 1996, en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y LABORATORIOS VINFER S.A.), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al recurso; lo que hicieron mediante escritos de fechas 11 de julio y 10 de septiembre de 1996, respectivamente, en los que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dicte sentencia declarando no haber lugar al recurso, con imposición de las costas a la actora.
Por providencia de fecha 18 de abril de 2002, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 11 de julio del corriente, en que tuvo lugar.
Es objeto de esta casación la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, desestimatoria del recurso promovido por QUIMI ROMAR S.L. contra resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por las que se concedió a D. Marcelino la marca con gráfico nº NUM000 "DIRECCION000 " para distinguir "insecticidas", producto de la clase NUM001 .
En dicha sentencia, el Tribunal de instancia, partiendo del artículo 11.1 de la Ley de Marcas que impide el acceso al registro de las marcas compuestas exclusivamente por signos genéricos o que se hayan convertido en habituales o usuales (apartados a y b), llega a la conclusión de que el término " DIRECCION000 " no es sino un elemento más del conjunto que integra la marca gráfica, la cual posee una serie de distintivos (líneas horizontales y trazos de formas dispares, el dibujo de tres insectos y el nombre del titular "DIRECCION002 " en la zona inferior) que la personifican e identifican con la precisión suficiente para distinguirla de otras, sin riesgo, por tanto, de confusión o error en el mercado.
Por la recurrente se articula, como primer motivo de casación, infracción por inaplicación del artículo 124.5 del Estatuto de la Propiedad Industrial, aplicable a tenor de la disposición transitoria primera de la Ley 32/1988, dado que la solicitud de la marca fue anterior a la entrada en vigor de la Ley de Marcas; y, en todo caso, infracción del artículo 11.1, apartados a) y b) de la vigente Ley.
El motivo debe ser acogido en su primera pretensión. Presentada la solicitud de registro de la nueva marca el 30 de marzo de 1988, era aún aplicable el Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929 y no la Ley 32/1988 que, publicada el 12 de noviembre de 1988, entró en vigor a los seis meses de su publicación, esto es el 12 de mayo de 1989.
La aplicabilidad del Estatuto a las solicitudes de registro de marcas presentadas antes de la entrada en vigor de la Ley 32/1988 viene claramente impuesta por la disposición transitoria primera de esta Ley, según la cual aquellas solicitudes serán "tramitadas y resueltas conforme a la normativa legal vigente en la fecha de su presentación". De hecho, fueron normas del Estatuto de la Propiedad Industrial (en concreto, sus artículos 124.1 y 124.5) las que fundamentaron la decisión del Registro, que finalmente concedió la protección solicitada.
La estimación del primer motivo, que hace innecesario el análisis de los restantes, obliga a casar la sentencia y "resolver lo que corresponda dentro de los límites en que apareciera planteado el debate" (artículo 102.1.3 de la precedente Ley Jurisdiccional), esto es, en función de lo que disponen los artículos 124.1 y 124.5 del Estatuto de la Propiedad Industrial, aplicables ratione temporis al caso de autos.
Aun cuando la actora menciona ambos preceptos, en su escrito de demanda todos los razonamientos van dirigidos a demostrar la "genericidad" del término "MATÓN", por lo que la resolución del recurso contencioso-administrativo debe centrarse principalmente en el último de los citados. Desde esta perspectiva, la solución de fondo a la que llegó la Sala de instancia nos parece correcta.
El artículo 124.5 del EPI señala que no podrán ser admitidos en el registro como marcas "las denominaciones genéricas y las adoptadas por el uso para señalar géneros, clases, precios, cualidades, pesos y medidas y otras similares". Ahora bien, una denominación es genérica respecto de un producto o servicio cuando la misma se constituye, necesaria y corrientemente, en la forma de designación de tal producto o servicio. Es este el concepto de genericidad que prohibe el número 5 del artículo 124 mencionado y al que se refiere la propia jurisprudencia que cita la demandante. Es por ello que el vocablo " DIRECCION000 " no posee la genericidad que se le atribuye, pues no hace referencia necesariamente a los insecticidas, pudiendo ser relacionado con idéntica precisión a multitud de productos.
La mercantil QUIMI ROMAR S.L. basa su pretensión en la sentencia de esta Sala de fecha 2 de junio de 1976 -en la que se resolvió la inexistencia de semejanza que derive en confundibilidad o error entre las marcas " DIRECCION000 " (propiedad de la actora) y "DIRECCION003 " (perteneciente a D. Marcelino )-, sin embargo, tal resolución únicamente afirma que "por ser dicha terminación de uso común que frecuentemente es usada como final de la denominación en productos de droguería y farmacia nada tiene de característico frente al resto de las denominaciones que constituyen el elemento más destacado y diferenciador", precisamente para, en base, a las sílabas o vocablos iniciales, permitir la convivencia en el registro de ambas marcas. Tal argumento no se constituye en la "declaración de genericidad" que pretende la demandante, habida cuenta de que lo que en aquella resolución se hace es únicamente dar prioridad a signos con mayor carácter individualizador o diferenciador frente a un vocablo común a ambas marcas.
Más aún, incluso admitiendo la genericidad pretendida, no se puede tener en cuenta únicamente el vocablo " DIRECCION000 " en una marca compuesta por diferentes signos gráficos y denominativos -entre estos últimos se encuentra, además del vocablo cuestionado, el nombre del titular y los términos "hormigas", "cucarachas" y "mosquitos"-. La jurisprudencia que se trae a consideración de la Sala en el escrito de demanda y que afirma la importancia de la vertiente verbal o denominativa sobre la gráfica, está referida a casos de semejanza o identidad entre las marcas, y no al artículo 124.5 que se está debatiendo.
Por último, en cuanto a la infracción del 124.1 del EPI que, como hemos dicho, en ningún caso se argumenta, es rechazable por este último razonamiento: la multitud de signos no sólo gráficos sino también denominativos que la marca " DIRECCION000 " posee y que la diferencian de la oponente "DIRECCION004 .", propiedad de la entidad demandante. Y es que la jurisprudencia que afirma la prevalencia del aspecto verbal o fonético, también mantiene la apreciación o no de semejanzas entre marcas en base a una visión de conjunto, y, según este criterio, son múltiples e indudables las diferencias que a cualquier posible consumidor se le han de presentar cuando se enfrente en el mercado a la coexistencia de ambas marcas.
No ha lugar a una condena en costas de la instancia, de conformidad con el artículo 102.2 de la Ley Jurisdiccional de 1956, debiendo cada parte satisfacer las suyas en esta casación.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, ESTIMAMOS el recurso de casación nº 3.632/1996, interpuesto por la mercantil QUIMI ROMAR S.L. contra la sentencia nº 259/1996, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en fecha 12 de marzo de 1996; y desestimamos el recurso contencioso administrativo nº 118/1994; sin expresa condena en las costas de la instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en cuanto a las de esta casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Segundo Menéndez Pérez.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Pablo Lucas Murillo de la Cueva.- Fernando Cid Fontán.- Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Secretario de la Sección Tercera-Sala Tercera del Tribunal Supremo.- Rubricado.-
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Tribunal Supremo y otros Tribunales (2002)
...naturaleza extraordinaria de este recurso, dirigido a unificar la interpretación de la Ley, no lo permite. Page 486 SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 17 DE JULIO DE 2002 (Sala Carácter genérico del signo «Matón» para distinguir «insecticidas»: Inexistencia. Una denominación es genérica resp......