STS, 26 de Noviembre de 2003

En el proceso contencioso-administrativo nº 899/1996, la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia nº 602 de fecha 14 de julio de 1998 estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Abelardo , contra resolución de la Oficina del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 3 de abril de 1995, confirmada en vía de recurso por otra de 6 de febrero de 1996 por las que se denegó la inscripción registral de la marca mixta nº 1.697.592 "TURBO DIESEL" con gráfico de un surtidor de gasolina para proteger productos de la clase 25ª "géneros de punto y prendas confeccionadas", propiedad de D. Abelardo , por la oposición de las marcas nº 200.686 de la clase internacional, denominativa "DIRECCION003 ", clase 18, de la titularidad de DIESEL, S.p.A. y otro, y de las marcas nº NUM001 y otras "DIRECCION001DIRECCION002 ", clase 25ª, y nº NUM002 "DIRECCION001 ", clase 10ª "géneros de punto confeccionados", ambos de la titularidad de D. Juan Miguel , y de la marca nº NUM003 "DIRECCION003 ", clase 25ª, "vestidos, calzados y sombrerería" de la titularidad de D. Luis Angel y D. Luis Pablo , habiendo advertido de oficio el Registro antes de resolver el recurso de ordinario la existencia de otra marca nº NUM003 "DIRECCION003 " clase 25ª "vestidos, calzado y sombrerería", perteneciente a D. Inocencio , que posteriormente fue transferida a DIESEL, S.p.A., el 2 de diciembre de 1996. Es de resaltar, que la primera resolución del Registro de fecha 3 de abril de 1995, denegó la inscripción de la marca aspirante por semejanza con la marca nº 200.626 "DIESEL", clase 18ª, perteneciente a DIESEL S.p.A. que estaba vigente en el momento de la solicitud el 18 de abril de 1992, si bien luego fue cancelada para España el 24 de septiembre de 1993 por voluntad propia de su titular para las clases 18ª y 25ª, y que dicha resolución establece expresamente, que la marca nº NUM001 de DIESEL, S.p.A., difiere de la solicitada, omitiendo toda referencia a la marca oponente nº NUM002 "DIRECCION001 ", clase 10ª, de Juan Miguel , y sin tener en cuenta tampoco a la marca oponente nº NUM003 "DIRECCION003 ", clase 25ª, de la titularidad de D. Luis Angel y otro. Contra dicha resolución denegatoria, interpuso recurso de reposición el titular de la marca aspirante limitándose a la defensa de su marca frente al único obstáculo que opuso el Registro, la marca nº 200.626, alegando, que la marca había sido cancelada para España y que su titular carecía de cualquier otra marca o nombre comercial inscritos, acordándose por la Oficina del Registro conceder audiencia al interesado con fecha 13 de octubre de 1995, haciendo uso del Art. 113.2 de la L.R.J.A.P., y del P.A. Común de 26 de noviembre de 1992, haciéndole saber la existencia registral de la marca nº NUM003 "DIRECCION003 ", clase 25ª, omitida en la primera resolución, contestando a tal advertencia el titular de la marca aspirante de fecha 11 de noviembre de 1995 oponiéndose a la misma por existir diferencias fonéticas y gráficas suficientes entre ellas. Por la Oficina Española de Patentes y Marcas se dicta la resolución de fecha 6 de febrero de 1996 desestimando el recurso y manteniendo la denegación de la marca aspirante nº 1.697.592, exclusivamente por incurrir en la prohibición del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, respecto de la marca "DIRECCION003 " nº NUM003 al existir semejanza de denominación y coincidir en el mismo sector comercial, lo que podía dar lugar a riesgo de confusión por el consumidor. Contra la resolución que resolvió el recurso ordinario se interpuso recurso contencioso-administrativo nº 899/1996 ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por DIESEL, S.p.A., compareciendo también en el mismo D. Juan Miguel , que si bien comparece como coadyuvante porque el acto administrativo impugnado le es favorable a su pretensión de que se deniegue la marca aspirante, ello no obstante, su posición es claramente la de parte recurrida, pues aunque solicita el mantenimiento del acto impugnado, en cuanto la forma, pero no en cuanto a los motivos que expresa dicha resolución, pidiendo se tenga en cuenta para denegarla la oposición de sus marcas nº NUM001 "DIRECCION001DIRECCION002 ", clase 25ª, y nº NUM002 "DIRECCION001 ", clase 10ª, "géneros de punto y confecciones", con lo cual, es evidente que comparece como recurrente reclamando el olvido de sus marcas. La sentencia nº 602 de fecha 14 de julio de 1998, hoy recurrida, resuelve el recurso comparando como marcas enfrentas la hoy aspirante nº 1.697.592, con la oponente, advertida de oficio por el Registro, nº NUM003 , y encuentra entre ellas suficientes diferencias que excluyen todo peligro de error o confusión, por lo cual, estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la marca aspirante contra la resolución que deniega la inscripción pero sin comparar ni hacer pronunciamiento alguno de las restantes marcas oponentes nº NUM001 , nº 200.626 y nº NUM002 , cuyos titulares DIESEL, S.p.A. y Juan Miguel , fueron parte en el recurso contencioso-administrativo en concepto de codemandado y coadyuvante, aunque éste último debió ocupar también posición procesal de recurrido al ejercitar una pretensión distinta de la mantenida por la Administración y por el otro recurrente.

Emplazadas las partes, el recurrente DIESEL, S.p.A. y DISTRIBUTIONS ITALIAN FASHION, S.A. (DIESA) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 11 de noviembre de 1998, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando y anulando la sentencia recurrida y dictando otra confirmando el acuerdo denegatorio de la marca TURBO DIESEL nº NUM005 ; asimismo, compareció como recurrente D. Juan Miguel , y mediante escrito de fecha 12 de noviembre de 1998, en el que tras exponer un único motivo de casación solicitó la casación de la sentencia recurrida y la denegación de la inscripción solicitada para la marca nº 1.697.592, siendo admitido en concepto de recurrente casacional por la providencia de 30 de noviembre de 1998.

Ambos recursos de casación fueron admitidos por providencia de la Sala de fecha 3 de febrero de 2000, en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la Administración del Estado y a la Procurador Sr. Laguna Alonso), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al recurso, lo que realizaron en escritos presentados en fecha 3 de febrero y 7 de marzo de 2000, en el que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas a las partes recurrentes.

Por providencia de fecha 4 de septiembre de 2003, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 19 de noviembre de 2003, fecha en que tuvo lugar el acto.

El recurrente DIESEL, S.p.A. y DISTRIBUTIONS ITALIAN FASHION, S.A. (DIFSA) articula tres motivos de casación al amparo del Art. 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional; el primero, por infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988 y jurisprudencia aplicable al mismo; el segundo, por infracción del artículo 13 c) de la misma Ley y jurisprudencia aplicable; y el tercero por infracción del artículo 8 del Convenio de la Unión de París sobre nombres comerciales y del artículo 77 de la Ley de Marcas. El recurrente D. Juan Miguel , articula un único motivo de casación al amparo del Art. 95.1.3º de la Ley Jurisdiccional por quebrantamiento de las formas esenciales de la sentencia con infracción del artículo 43.1 de la Ley L.J., e infracción del artículo 24.1 de la Constitución Española considerando producida su indefensión.

Esta Sala estima oportuno comenzar por el recurso de casación interpuesto por D. Juan Miguel , al plantear el mismo como cuestión única que la sentencia recurrida quebranta las formas esenciales que regulan las sentencias, que como cuestión procesal y de orden público y dada la transcendencia de la misma por los efectos que producen, debe gozar de preferencia en su tratamiento. Al amparo del Art. 95.1.3º de la Ley Jurisdiccional, se denuncia quebrantamiento de las formas esenciales reguladoras de la sentencia, concretamente del Art. 43.1 de la Ley Jurisdiccional y Art. 24.1 de la Constitución Española, porque la sentencia recurrida, que estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por Abelardo , contra las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial que denegaron la inscripción de la marca nº NUM005 "TURBO DIESEL", con gráfico de un surtidor, para proteger productos de la clase 25ª del Nomenclator, "géneros de punto y prendas confeccionadas", anulando dichas resoluciones por no ser conformes a derecho y acordando la inscripción de la marca aspirante, lo hace comparándola exclusivamente con la marca prioritaria nº NUM003 "DIRECCION003 ", clase 25ª, transferida a DIESEL, S.p.A., el 2 de diciembre de 1996, olvidando dicha sentencia que el recurrido Sr. Juan Miguel , también es titular de las marcas nº NUM001 "DIRECCION001DIRECCION002 clase 25ª y nº NUM002 "DIRECCION001 ", clase 10ª "género de punto confeccionados", por las que formuló oposición en el expediente y cuya pretensión y reconocimiento se solicita en el recurso contencioso-administrativo por él formulado, incurriendo así la sentencia de instancia en el defecto procesal de no ser congruente con las peticiones de las partes recogidas en la contestación de la demanda. No ofrece duda a esta Sala que la sentencia recurrida, contemplando con error las marcas enfrentadas, limitó su comparación a las marcas TURBO-DIESEL, con gráfico, y DIRECCION003 , sin tener en cuenta que ya en el expediente formuló oposición D. Juan Miguel , el cual también intervino en el recurso contencioso- administrativo el recurrente como recurrido y como propietario de las marcas "DIRECCION001DIRECCION002 y DIRECCION001 ", para productos idénticos que el aspirante, y por tanto marcas que ya fueron contempladas por el Registro de la Propiedad en su resolución de 3 de abril de 1995, pese a lo cual, la sentencia recurrida se olvida de tales marcas "DIRECCION001DIRECCION002 y DIRECCION001 ", incurriendo por ello en incongruencia omisiva al no resolver de acuerdo a las pretensiones del recurrido D. Juan Miguel , quien mantuvo en primera instancia su pretensión de que sus marcas DIRECCION001DIRECCION002 y DIRECCION001 " fuesen tenidas en cuenta a la hora de la resolución del recurso porque ya habían sido ignoradas en la resolución del recurso ordinario de 6 de febrero de 1996, y todo ello con infracción del Art. 43.1º de la Ley Jurisdiccional, que lleva a esta Sala a la estimación del único motivo de casación articulado por D. Juan Miguel , casando y anulando la sentencia recurrida por incongruencia omisiva de la misma y en consecuencia a la estimación del recurso de casación.

Una vez casada y anulada la sentencia recurrida, esta Sala se convierte en Sala de instancia a la hora de dictar nueva sentencia de fondo sobre el recurso contencioso-administrativo nº 899/1996, recuperando plena jurisdicción para resolverla teniendo en cuenta todas las marcas que concurren en autos y todas las pruebas obrantes que constan en los mismos. Para ello hemos de retroceder a la fecha de 28 de abril de 1992, en la que por D. Abelardo se solicita del Registro de la Propiedad Industrial la concesión de la marca nº 1.697.592, marca mixta, compuesta de un gráfico en el que aparece un surtidor de gasolina con su manga para abastecer y debajo del cual, en un pequeño pedestal aparece la leyenda "TURBO DIESEL" para proteger productos de la clase 25ª, "géneros de punto y prendas confeccionadas", oponiéndose a la concesión de dicha marca DIESEL, S.p.A., y DISTRIBUTIONS ITALIAN FASHION, S.A. (DIFSA), como titular de las marcas inscritas, marca internacional nº 200.626 "DIESEL", clase 18ª, marca que estuvo vigente en el Registro hasta el 24 de septiembre de 1993, fecha en que fue cancelada para España por propia voluntad a su titular; asimismo formuló oposición a la concesión de la marca aspirante D. Juan Miguel , titular de las marcas inscritas nº NUM001DIRECCION001DIRECCION002 clase 25ª y nº NUM002 "DIRECCION001 ", clase 10ª "géneros de punto y confecciones". También compareció en el expediente formulando oposición D. Inocencio , titular de la marca nº NUM003 "DIRECCION003 ", clase 25ª "vestidos, calzado y sombrerería", que posteriormente y con fecha 2 de diciembre de 1996 fue adquirida por compraventa por la empresa DIESEL, S.p.A. y DISTRIBUTIONS ITALIAN FASHION, S.A. (DIFSA). La Oficina del Registro de la Propiedad Industrial dictó resolución de fecha 3 de abril de 1995 denegando la inscripción de la marca aspirante, por su semejanza y posible confusión con la marca oponente nº 200.626 "DIESEL", clase 25ª, aclarado, que no existe confusión alguna con la marca nº NUM001DIRECCION001DIRECCION002 clase 25ª, olvidándose de que también se habían opuesto las marcas nº. NUM002 "DIRECCION001 ", clase 10ª, y nº NUM003 "DIRECCION003 ", clase 25ª. Contra dicha resolución denegatoria de la inscripción de la marca aspirante, se interpone recurso ordinario por el titular de la misma D. Abelardo , alegando que la nueva marca que el Registro señala como obstáculo en su resolución con la marca nº 200.626 "DIESEL" cancelada para España por voluntad propia de su titular, alegando no existir obstáculo alguno para la concesión de la marca, mas con fecha 13 de octubre de 1995, la Oficina del Registro advierte al recurrente, que también figura inscrita en el Registro la marca nº NUM003 "DIRECCION003 ", clase 25ª, olvidada en la resolución inicial de 3 de abril de 1995 y que debería ser tenida en cuenta al resolver el recurso ordinario, todo ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 113.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, concediéndole audiencia por plazo de 15 días, contestando a dicha audiencia el interesado dentro del plazo concedido. Con fecha 6 de febrero de 1996 la Oficina del Registro resuelve el recurso ordinario en sentido desestimatorio porque la marca aspirante es incompatible registralmente con la marca nº NUM003 "DIRECCION003 ", cuya inscripción está vigente. Contra dicha resolución denegatoria de la marca aspirante interpuso recurso contencioso- administrativo nº 899/1996 el titular de la misma D. Abelardo , en cuyo recurso compareció en concepto de codemandado DIESEL, S.p.A., y DIFSA, quienes se oponen a la demanda y solicitan se mantenga la denegación en base a la titularidad de sus marcas nº 200.626 "DIESEL" vigente la inicio del expediente, y la nº NUM003 "DIRECCION003 " adquirida por transferencia el 2 de diciembre de 1996 y que ya fue tenida en cuenta por el Registro al dictar el acto. Asimismo compareció en el recurso nº 899/1996 D. Juan Miguel , como titular de las marcas nº NUM001DIRECCION001DIRECCION002 clase 25ª, y nº NUM002 "DIRECCION001 ", clase 10ª, "géneros de punto y confecciones", que no fueron tenidas en cuenta en la resolución del recurso ordinario, pese a estar opuestas en el expediente y dado que el acto administrativo le favorece, en cuanto deniega la inscripción de la marca aspirante solicita que al resolver el recurso contencioso-administrativo sean también tenidas en cuenta sus marcas nº NUM001 y NUM002 , para mantener la denegación.

De tales hechos probados, que aparecen en el expediente administrativo, no ofrece duda a la Sala, que la marca aspirante nº 1.697.592, mixta, con gráfico de surtidor y leyenda "TURBO DIESEL", clase 25ª, enfrentada a las marcas de su oponente D. Juan Miguel , nº NUM001DIRECCION001DIRECCION002 clase 25ª, y nº NUM002 "DIRECCION001 ", clase 10ª, "géneros de punto y confecciones" debe llevar a la conclusión desestimatoria del recurso contencioso- administrativo nº 899/1996 interpuesto por D. Abelardo , y en definitiva a la confirmación de los actos registrales que son plenamente conformes a derecho en cuando denegaron la inscripción registral de la marca aspirante, dado que no es posible la convivencia registral de las marcas "TURBO DIESEL y TURBO", para productos idénticos, por existir semejanza fonética más semejanza de productos que pueden llevar a crear error o confusión entre ellas y el público consumidor. Necesariamente a la misma conclusión llegamos al confrontar la marca aspirante con la marca propiedad de DIESEL, S.p.A. y DIFSA, nº NUM003 "DIRECCION003 ", clase 25ª "vestidos, calzado y sombrerería", hoy de su titularidad y antes perteneciente a D. Inocencio , inscrito prioritariamente en el registro y como consecuencia ha de desestimarse el recurso contencioso-administrativo nº 899/1996 interpuesto por D. Abelardo , con la consiguiente declaración de que son conformes a derecho los actos administrativos del Registro impugnados, denegando definitivamente la inscripción registral de la marca nº NUM005 "TURBO DIESEL", con gráfico, clase 25ª.

De todo lo expuesto, una vez casada y anulada la sentencia recurrida y denegado definitivamente la inscripción registral de la marca nº 1.697.592, que constituye también la pretensión efectuada por DIESEL, S.p.A. y DIFSA, en su recurso oposición a la demanda contencioso-administrativa, del recurso de casación por ellos interpuesto ha de ser también estimado, por su propia naturaleza al haberse quedado sin contenido y sin necesidad de examinar individualmente cada uno de los motivos formulados.

Al estimar el único motivo de casación articulado por D. Juan Miguel , es procedente no hacer expresa condena en costas del recurso, tal como exige el artículo 102.2 de la Ley Jurisdiccional ni de las ocasionadas en primera instancia ni de las de ninguno de los dos recursos de casación examinados.