STS, 28 de Febrero de 2001
| Ponente | GULLON BALLESTEROS, ANTONIO |
| ECLI | ES:TS:2001:1574 |
| Número de Recurso | 341/1996 |
| Procedimiento | CIVIL - 01 |
| Fecha de Resolución | 28 de Febrero de 2001 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
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IGNACIO SIERRA GIL DE LA CUESTAD. PEDRO GONZALEZ POVEDAD. ANTONIO GULLON BALLESTEROS
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiocho de Febrero de dos mil uno.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, los recursos de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Décimocuarta de lo Civil de la Audiencia Provincial de Madrid, con fecha 22 de septiembre de 1.995, como consecuencia de los autos de juicio ordinario declarativo de menor cuantía seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 33 de los de esta Capital; cuyos recursos han sido interpuestos de una parte por Panibérica, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales don Justo-Alberto Requejo Calvo, y de la otra por Panibérica de Levadura, S.A., asimismo representada por el Procurador de los Tribunales don Victorio Venturini Medina.
Ante el Juzgado de Primera Instancia nº 33 de los de esta Capital, fueron vistos los autos de juicio ordinario declarativo, instados Panibérica, S.A., contra Panibérica de Levadura, S.A.
Por la parte actora se formuló demanda con arreglo a las prescripciones legales, alegando los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, suplicando se dictase sentencia "conteniendo los siguientes pronunciamientos: 1º) La declaración de que la adopción y uso por la demandada de la denominación social "Panibérica de Levadura, S.A." constituye una violación de los derechos de exclusiva que deriva en favor de la actora "Panibérica, S.A. en virtud de las inscripciones del Nombre Comercial "Panibérica, S.A." nº 152.206 y de las Marcas "Panibérica" nº 1.527387, y nº 1.713.507, de cuya violación es responsable la demandada "Panibérica de Levadura, S.A.".- 2º) La condena a la demandada "Panibérica de Levadura, S.A.", a abstenerse en lo sucesivo, total y absolutamente, de utilizar como denominación social, nombre comercial, marca y/o rótulo de establecimiento, la denominación "Panibérica" y, en general, cualquier otra que incluya al término "Panibérica" o resulte confundible con el mismo, en relación con servicios y/o actividades idénticos o similares a los protegidos por los registros de la actora.- 3º) La condena a la demandada a la cancelación en el Registro Mercantil de su actual denominación social "Panibérica de Levadura, S.A.". 4º) La condena a la demanda a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios causados a la misma y que se concretarán en trámite de ejecución de sentencia, valorándose provisionalmente en la cantidad de 120.000.000 de pesetas.- 5º) La condena a la demandada al pago de las costas del juicio debido a su temeridad y mala fe".- Admitida a trámite la demanda y emplazado el mencionado demandado, su repesentante legal la contestó oponiéndose a la misma, en base a los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente parte terminar suplicando se dictase sentencia "por la que: 1º) Se absuelva a la demandada de los pedimentos formulados en la demanda.- 2º) Se declare que Panibérica es una palabra geográfica y que carece de poder distintivo no siendo de apropiación exclusiva.- 3º) Se declare nula la inscripción de la marca registrada "Panibérica, S.A." y se ordene su cancelación en el Registro de Propiedad Industrial, hoy Oficina Española de Patentes y Marcas.- 4º) Se condene a la adversa "Panibérica, S.A." a abstenerse en lo sucesivo a utilizar la marca "Panibérica, S.A.".- 5º) Se condene a la actora al pago de las costas del juicio. Con reconvención".
Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 5 de enero de 1.994, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO.- Que DESESTIMANDO la demanda formulada por "Panibérica de Levadura", S.A., debo absolver como absuelvo a esta última de los pedimentos contra ella formulados. Que DESESTIMANDO igualmente la demanda reconvencional formulada por Panibérica de Levadura, S.A. contra Panibérica S.A., debo declarar como declaro que no ha lugar al pronunciamiento solicitado por la primera. Todo ello sin expreso pronunciamiento condenatorio en costas".
Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de 1ª Instancia por la representación de Panibérica, S.A. y adhiriendose a la apelación la demandada Ibérica de Levadura, S.A., tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Sección 14ª de la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia con fecha 22 de septiembre de 1.995, con la siguiente parte dispositiva: "FALLAMOS.- Que debemos estimar como estimamos el recurso de apelación interpuesto contra la demanda principal por el Procurador de los Tribunales don Justo Requejo Calvo en representación de "Panibérica, S.A." contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 33 de Madrid, de fecha 5 de enero de 1.994, la que revocamos y acordamos: a) La declaración de que la adopción y uso por la demandada de la denominación social "Panibérica de Levadura, S.A." constituye una violación de los derechos en exclusiva que deriva en favor de la actora "Panibérica, S.A." en virtud de las inscripciones del nombre comercial "Panibérica, S.A." nº 152.206 y de las marcas "Panibérica" nº 152.206 y de las marcas "Panibérica" nº 1527387 y nº 173507, de cuya violación es responsable la demandada "Panibérica de Levadura, S.A.". b) Se condena a la demandada "Panibérica de Levadura, S.A." a abstenerse en los sucesivo de utilizar, como denominación social, nombre comercial o rótulo de establecimiento, la denominación "Panibérica de Levadura, S.A.". c) Se condena a la demandada a la cancelación en el Registro Mercantil de su actual denominación social "Panibérica de Levadura, S.A". d) No ha lugar a conceder daños y perjuicios.- Segundo: Habiéndose adherido a la apelación la demandada "Panibérica de Levadura, S.A.", se desestima la reconvención formulada por la misma y se confirma en este punto el pronunciamiento de la sentencia instancia".- Tercero: No se hace expresa imposición de costas ni en primera ni en segunda instancia. En cuanto a la reconvención se imponen costas de Primera y Segunda Instancia a la parte demandada (Art. 523 y 896 de la LEC").
Contra la sentencia dictada por la Sección Décimocuarta de lo Civil de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 22 de septiembre de 1.995, se han interpuesto los dos siguientes recursos de casación:
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Panibérica de Levadura, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales don Victorio Venturini Medina, interpuso recurso de casación, con base en los siguientes: El motivo primero, al amparo del art. 1.692.4º LEC, denuncia infracción del art. 12 a) de la Ley de Marcas 32/1,988, de 10 de noviembre que se refiere a la comparación entre dos marcas, cuando lo que realmente se oponen en este caso son una marca "Panibérica, S.A.", y una denominación social "Panibérica de Levadura, S.A.", e inaplicación de la doctrina jurisprudencial recogida en las sentencias que se consignan.- El motivo segundo, se plantea al amparo del art. 1.692.4º LEC por vulneración, por incorrecta aplicación del art. 12 de la Ley de Marcas al considerar que la denominación social "Panibérica de Levadura, S.A." puede inducir a confusión respecto a la marca "Panibérica, S.A.", pese a que el elemento de la distinción entre productos es admitido, omitiendo toda consideración al mismo, con vulneración de la jurisprudencia existente sobre este aspecto.- El motivo tercero, formulado al amparo del art. 1.692.4º LEC por violación e incorrecta aplicación del art. 12 a) de la Ley de Marcas en cuanto este precepto exige que exista similitud entre los signos enfrentados, en la interpretación que la jurisprudencia ha dado a este requisito.- El motivo cuarto, se plantea con arreglo al art. 1.692.4º LEC por vulneración y por incorrecta aplicación del art. 12 a) de la Ley de Marcas al considerar que existe riesgo de error o confusión en el mercado, cuando es lo cierto que el consumidor al que van destinados los productos es un consumidor especializado que no puede confundirse.- El motivo quinto, al amparo del art. 1.692.4º LEC, denuncia inaplicación del art. 11.1. c) y f) de la Ley de Marcas que prohíbe el registro como marca de los signos o medios que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan para designar la procedencia geográfica y los que puedan inducir al público a error sobre la procedencia geográfica de los productos o servicios.
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Panibérica de Levadura, S.A., asimismo representada por el Procurador de los Tribunales don Justo-Alberto Requejo Calvo, asimismo interpuso recurso de casación, con apoyo en el siguiente y único motivo "primero" (sic) al amparo del nº 4 del art. 1.692 LEC, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, y que seguidamente se señalan".
Admitidos amos recursos y evacuado el traslado conferido para impugnación, los Procuradores don Justo-Alberto Requejo Calvo y don Victorio Venturini Medina, respectivamente en representación de la partes recurridas de contrario presentaron sendos escritos con oposición a los mismos.
No habiéndose solicitado por las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 14 de febrero de 200, en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. ANTONIO GULLÓN BALLESTEROS
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RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR PANIBERICA DE LEVADURAS, S.A.
El motivo primero, al amparo del art. 1.692.4º LEC, denuncia infracción del art. 12 a) de la Ley de Marcas 32/1,988, de 10 de noviembre, que se refiere a la comparación entre dos marcas, cuando lo que realmente se oponen en este caso son una marca "Panibérica, S.A.", y una denominación social "Panibérica de Levadura, S.A.", e inaplicación de la doctrina jurisprudencial recogida en las sentencias que se consignan. La extensa fundamentación del motivo está dirigida a resaltar el error de planteamiento en que ha incurrido la Audiencia.
Ciertamente la sentencia de la Audiencia, en su fundamento de derecho cuarto, se basa en los arts. 12 y 13 de la Ley 32/1.988 para llegar a la conclusión siguiente: "No cabe duda de que la marca Panibérica, S.A. guarda una estrecha similitud con la marca del demandado Panibérica de Levadura, S.A. a pesar de que se destinen a diferentes negocios, por lo que debemos estimar el recurso de apelación y revocar la sentencia recurrida en cuanto a la demanda principal".
Sin embargo, en la demanda de la actora Panibérica, S.A. contra la demandada Panibérica de Levadura, S.A. se decía [fundamento de derecho 7, apartado c)] que su derecho exclusivo en virtud de los registros de marca y nombre comercial sobre la denominación "Panibérica" era infringido por la demandada al haber adoptado y estar usando la denominación social "Panibérica de Levadura, S.A".
Por otra parte, la actora no tenía registrado como nombre comercial "Panibérica", pues le fue denegado; quedó por tanto en razón o denominación social, identificadora de su personalidad jurídica en el tráfico. Tampoco tenía registrada en el momento de presentación de la demanda la marca 171.3507, sino sólo solicitada su concesión (21 de julio de 1.992). En consecuencia, la protección de la Ley 32/1.988 no podía invocarla respecto a la denominación social "Panibérica, S.A.", y respecto de la marca nº 171.3507, que le fué concedida el 15 de mayo de 1.993, sí podía hacerlo, pero en los limitados términos del art. 34 de la citada Ley, no para el ejercicio de las acciones que el art. 36 de la misma otorga al titular de un derecho de marca. También podrá invocar la protección de la marca registrada nº 1527387 para la clase nº 35 del Nomenclator: "servicios de publicidad y negocios".
La sociedad demandada lo ha sido, como antes se expuso, por haber adoptado como denominación social "Panibérica de Levadura, S.A".
Así las cosas, es claro y patente el error sufrido por la Audiencia, que enfrenta dos marcas, siendo así que no existe ninguna en favor de la demandada que colisione con la de la actora. El aparente conflicto se produce entre una denominación o razón social ("Panibérica de Levadura, S.A.") y una marca registrada ("Panibérica, S.A."). De ese error de planteamiento deriva la inaplicabilidad de los preceptos que el motivo señala como infringidos, por lo que estima. La estimación del motivo primero hace inútil el examen del segundo, tercero y cuarto, pues la sentencia ha de casarse y anularse, y esta Sala ha de resolver lo procedente dentro de los términos del debate (art. 1.715.1.3º LEC).
El motivo quinto, al amparo del art. 1.692.4º LEC, denuncia inaplicación del art. 11.1. c) y f) de la Ley 32/1.988, y se refiere a la desestimación de la demanda reconvencional de la demandada, hoy recurrente, contra la actora "Panibérica, S.A. en el que sustancialmente pretendía la nulidad de dicha marca registrada. Tras una exposición parcial de doctrina consignada en las sentencias que se citan, concluye la recurrente afirmando: "En consecuencia estimamos que el término "Panibérica" nunca debió acceder a la protección que como marca se le ha dispensado y que tanto por su carácter geográfico como, en su caso, por su generosidad, debe ser excluido de apropiación exclusiva y, en consecuencia, se debe estimar nuestra reconvención, declarar la nulidad de las marcas enfrentadas y prohibir a la actora la utilización de este término en el futuro como signo distintivo de la propiedad industrial".
El motivo se desestima. No es admisible la descomposición de la palabra (en "pan" e "ibérica") para analizar por separado sus componentes a raíz de las prohibiciones estatuídas en el art. 11 de la Ley 32/1.988. El hecho es que la marca forma una unidad y como tal debe juzgarse, resultando de ello es que es una denominación de fantasía o caprichosa, aplicando el criterio sentado por esta Sala en torno a la denominación Colayork, en la sentencia de 10 de febrero de 1.961, que denegó la pretensión de su nulidad por opuesta a los números 5 y 6 del artículo 124 vigente en la fecha del Estatuto de la Propiedad Industrial. Se dijo entonces: "...tendría que ser el total vocablo una denominación genérica o geográfica, para que le afectase la prohibición de dichos números del artículo 124 citado, y no una parte de los elementos silábicos de tal vocablo, segregados de la totalidad del mismo; el cual realmente es, en este caso una denominación más bien caprichosa o de fantasía; sin que a ello obste la circunstancia de que, separando las dos primeras sílabas de la tercera --operación que no apoya guión alguno u otro signo de división-- se obtenga con aquéllas una voz castellana de múltiples y muy dispares acepciones, y con la última sílaba un vocablo de origen extranjero que puede aludir a una ciudad o lugar de Inglaterra, de Australia, de Norteamérica, y a apellidos u otras circunstancias; pues la palabra, única y completa, que es el vocablo integrador de la marca, no entra en las hipótesis prohibas por los mencionados números 5 y 6 del artículo 124".
La estimación del motivo primero lleva consigo la casación y anulación parcial de la sentencia recurrida en cuanto estimatoria de la demanda, confirmándola en la desestimación de la reconvención.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 1.715.1.3º, debe declararse la no infracción de la marca "Panibérica, S.A." por haber adoptado la demandada como nombre o razón social "Panibérica de Levadura, S.A". Es éste un nombre que sirve sola y exclusivamente para identificarla en el tráfico, en el que actúa comercializando productos bajo otras marcas que no han sido objeto de este litigio. La actora no ha demostrado que lo haga bajo aquella razón social, es decir, no lo utiliza como marca ni nombre comercial, por lo que no hay un abuso de derecho al limitarse su uso al ámbito de la identificación de su personalidad jurídica (sentencias de 26 de junio y 28 de septiembre de 2.000).
No se imponen las costas de la demanda desestimada a la actora, por la índole del problema litigioso, que admite planteamientos diferentes con buena fe, ni en primera instancia ni en apelación. Tampoco se imponen a ninguna de las partes en este recurso (art. 1.715.2 LEC).
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RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR PANIBÉRICA, S.A.
MOTIVO ÚNICO (denominado en el recurso seguramente por error PRIMERO).- Al amparo del art. 1.692.4º LEC, denuncia infracción de los arts. 36 b), 37 y 38 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, porque la sentencia recurrida, si bien ha sido desestimatoria de la demanda, no condena a la demandada a indemnizar daños y perjuicios que son procedentes en este caso según los preceptos citados. en su fundamentación se exponen las argumentaciones en pro de esa condena, y la doctrina jurisprudencial que se considera aplicable.
El motivo se desestima como consecuencia de la estimación del recurso de "Panibérica de Levadura, S.A.", con la consiguiente condena en costas a la recurrente pro imperativo legal (art. 1.715.3 LEC).
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
Que debemos declarar y declaramos HABER LUGAR EN PARTE al recurso de casación interpuesto por "Panibérica de Levadura, S.A." contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Décimocuarta de lo Civil de la Audiencia Provincial de Madrid, con fecha 22 de septiembre de 1.995, la cual casamos y anulamos en cuanto a la estimación de la demanda rectora del procedimiento, confirmándola en el resto, y debemos desestimar y desestimamos dicha demanda, sin condena a la actora al pago de las costas causadas por ella en primera instancia y en apelación. Sin condena en las costas de este recurso a ninguna de las partes, y sin hacer declaración sobre el depósito al no haberse constituido.
Asimismo, debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR al recurso de casación interpuesto por Panibérica, S.A. contra la cita sentencia, con condena en sus costas a la recurrente. Sin hacer declaración sobre el depósito al no haberse constituido.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Ignacio Sierra Gil de la Cuesta.- Pedro González Poveda.- Antonio Gullón Ballesteros.- Rubrcado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Antonio Gullón Ballesteros, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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