STS 384/2008, 21 de Mayo de 2008

El Juzgado de Primera Instancia de Barcelona nº 1 conoció del Juicio de Menor Cuantía nº 6/95, promovido por demanda que presentaron DESTILERIAS DE VILAFRANCA, S.A. y COINTREAU, S.A. contra LICORES DEVA, S.A. Las actoras deducían determinadas pretensiones derivadas de su condición de titulares de las marcas internacionales registradas números 14374, 240227, 293243, 297658 y 362290, que amparan la forma de presentación del licor de naranja que tienen introducido y en explotación COINTREAU, S.A y DESTILERIAS VILAFRANCA, S.A. en el mercado español.

La demandada compareció y se opuso a la demanda, haciendo constar que era la distribuidora del producto que fabricaba DESTILERIA LA VALLESANA, S.A., contra la que se dirigían los pedimentos de la demanda, no obstante no haber sido demandada. Como consecuencia de la comparecencia del artículo 691 LEC 1881 se corrigieron los defectos de constitución de la relación jurídica procesal, ampliándose la demanda contra DESTILERIA LA VALLESSANA, S.A. y extendiendo las peticiones a LICORES DEVA, S.A.

Por Sentencia dictada en 3 de noviembre de 1997, el Juzgado estimó en parte la demanda estableciendo las siguientes declaraciones y condenas : 1º) Condenó a las demandadas a respetar el derecho de propiedad exclusiva, y por tanto el derecho de uso exclusivo que a las Compañías actoras corresponde sobre las marcas internacionales registradas nº 143.704, 240.227, 293.243, 297.658 y 361.190, que amparan la forma de presentación del licor de naranja que tienen introducido y en explotación COINTREAU, S.A y DESTILERIAS DE VILAFRANCA,S.A. en el mercado español; 2º Declaró que la sociedad demandada ha violado los derechos de marca de las Compañías actoras relativos a la presentación embotellada del citado producto, mediante la utilización de una presentación embotellada que puede inducir a errores en el mercado; 3º) Declaró que las demandadas deben abstenerse de introducir en el mercado y de comercializar cualquier licor que, como el que es objeto del presente proceso, ostente una forma de presentación comercial embotellada que, como la aportada en este proceso, se preste a error o confusión con la presentación embotellada del producto original - licor de naranja - que las actoras tienen en explotación en el mercado español; y 4º) Condenó a las demandadas a retirar inmediatamente del mercado, a su costa, todas las botellas que hayan introducido y/o comercializado con la presentación que ofrecen, todo ello sin que proceda pronunciamiento sobre costas.

Las demandadas LICORES DEVA, S.A. y DESTILERIA LA VALLESANA,S.A. interpusieron recurso de apelación, al que se adhirieron las actoras COINTREAU, S.A y DESTILERIAS VILAFRANCA,S.A. sólo en cuanto a la pretensión de resarcimiento de daños. Conoció de la alzada la Sección 15ª de la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona, Rollo 190/98-2ª. Esta Sala, por Sentencia dictada en 28 de diciembre de 2000, estimó el recurso presentado por las demandadas y, revocando la sentencia de primera instancia, desestimó la demanda interpuesta, sin costas en ninguna de las instancias.

Contra la expresada Sentencia han interpuesto recurso de casación COINTREAU, S.A y DESTILERIAS VILAFRANCA, S.A.. Formulan al efecto seis motivos, todos ellos introducidos por la vía del ordinal 4º del artículo 1692 LEC 1881. El recurso fue admitido por Auto de 1º de abril de 2004. Oportunamente, la parte recurrida ha presentado escrito de impugnación.

Para votación y fallo se señaló el día 25 de abril de 2008, fecha en la que efectivamente tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. VICENTE LUIS MONTÉS PENADÉS

En el primero de los motivos, que se acoge al ordinal 4º del artículo 1692 LEC 1881, denuncian las recurrentes la infracción de los artículos 118 y 119 del Estatuto de la Propiedad Industrial "que en esencia quedan recogidos en los artículos 1 y 2.d) de la Ley de Marcas (Ley 32/1988 ). En concreto, se destacan en el texto las concretas referencias a la posibilidad de constituir marca los envases y etiquetas (artículo 119 EPI ) y "las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación "[ artículo 2.d) Ley 32/1988]. A juicio de las recurrentes, de las marcas que son objeto de debate "resulta la protección, a favor de COINTREAU, tanto de la botella cuadrangular característica de color pardo, como de la etiqueta y de los elementos que la conforman, así como de la combinación de colores utilizada en la misma y de los colores de los demás elementos que integran la presentación característica del licor COINTREAU". Las marcas internacionales 143.704 y 361.190 incluyen la mención de que se trata de una marca plástica. La marca internacional 297.658 recoge el diseño de la botella "característica del producto COINTREAU". Las marcas internacionales 297.658 y 361.190 conceden, según el recurso, protección sobre la combinación de colores propia de la presentación de su producto. De todo lo cual deriva como "incuestionable", a juicio de la parte recurrente, la protección, como marca tridimensional, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 119 EPI y 2.d) Ley 32/1988, de Marcas, del envase a que nos referimos, además de otros elementos característicos de la presentación embotellada del licor COINTREAU.

El motivo ha de ser desestimado.

La sentencia recurrida, después de señalar que para valorar el riesgo de confusión y de asociación se han de tener en cuenta todos los elementos que conforman el mensaje que percibe el consumidor, así como que recae sobre el demandante la carga de probar que concurren los presupuestos para la estimación de la demanda y, en consecuencia, del riesgo, estima que la actora no puede reivindicar como marca una botella de vidrio e color pardo y base cuadrada con bordes biselados, aunque sea una de las características de la presentación de su producto, conclusión que deduce de los siguientes elementos :

1. En las marcas registradas más próximas a la pretendida "marca envase", las 240.227 y 293.243, los envases aparecen diferenciados de los demás de iguales características en que en uno de los planos verticales en relieve con grandes caracteres se leen la palabra LIQUEUR en una y la marca denominativa COINTREAU en otra.

2. En ambos casos, en el plano vertical a su derecha aparece un rebaje longitudinal, apto para alojar una cinta, que en la parte superior tiene a modo de sello de lacre en relieve la leyenda COINTREAU y en la parte inferior un rehundido adecuado para recibir una etiqueta de pequeñas dimensiones a modo de sello.

3. En la marca 297.658, ni tan siquiera se alude a la forma de la botella de fondo pardo sobre la que se ha de adherir la etiqueta COINTREAU, al igual que la marca 361.190, que se refiere a que el frasco es pardo claro sin mención de la forma.

4. Son varios los fabricantes de botellas del mismo tipo (Docs. Obrantes a los folios 142, 167, ratificados a los folios 572 y 581)

De ello, la Sala de instancia obtiene como conclusión que la actora no tiene registrada como marca la forma de la botella sin otros aditamentos, y que esa botella constituye una forma envase ofertada por varios fabricantes, cuya difusión en el sector para identificar tal tipo de producto permite calificarlo como una de las formas estandarizadas para presentar tal tipo de producto.

La Sentencia recurrida, pues, no niega que las actoras tengan registrada en sus marcas la botella de vidrio de color pardo y base cuadrada con bordes biselados. Pero sostiene que no tienen registrada dicha botella aisladamente considerada, sino conjuntamente con otros elementos, relieves y etiquetas.

En el caso, la pretensión deducida por la actora se dirige a establecer el deber de las demandadas de respetar el derecho de exclusiva derivado de las marcas "que amparan la forma de presentación del licor de naranja" que tienen introducido y en explotación en el mercado español, y la infracción de tal derecho de exclusiva se ha de producir mediante la creación de un riesgo de confusión o de asociación. Como decía la Sentencia de 17 de julio de 2007, esta Sala "viene declarando, en relación con la apreciación del riesgo de confusión, que al no establecer la Ley reglas precisas y concretas en orden a la determinación de la semejanza en materia de marcas, ha de ser el Tribunal el que, en cada caso, ha de fijar la conclusión mediante un estudio analítico y comparativo (SSTS 27 de marzo, 26 de junio y 29 de septiembre de 2003, 26 de enero y 28 de julio de 2006 ); el cual ha de respetarse en tanto no se demuestre que es contrario a las reglas de la lógica (SSTS 27 de marzo y 29 de septiembre de 2003 ) o del buen sentido (SSTS 20 de marzo de 1998, 20 de julio y 21 de noviembre de 2000, 26 de junio y 29 de septiembre de 2003, 28 de enero y 28 de julio de 2006 )". A lo que la misma Sentencia añadía que la "similitud" o semejanza que es la cualidad de relación entre dos cosas que es tomada en cuenta por la Ley para prohibir la utilización de una de ellas cuando produce el riesgo de confundibilidad, como ocurre en tema de marcas, "es un concepto jurídico indeterminado (SSTS 26 de enero, 8 de junio y 28 de julio de 2006 ) por lo que es susceptible de verificación casacional" pero esa revisión se ha de centrar en uno de estos dos puntos: (a) la razonabilidad de la apreciación del criterio del buen sentido, que exige valorar la logicidad, coherencia y racionalidad, y repugna la arbitrariedad y el juicio dispar con la forma de ser de las cosas según su disposición natural; (b) la atención a ciertas pautas, entre las que cabe destacar la visión de conjunto de los elementos que componen el signo, la prevalencia en las marcas mixtas del elemento fonético, como criterio general, la trascendental importancia de la apariencia externa y la conveniencia de calibrar todas aquellas circunstancias que en conexión con el signo expresivo de cada marca pueden tener influencia en la posible confusión que en el mercado pueda producirse por la identidad de los productos (SSTS, entre otras, de 3 de noviembre de 2000, 29 de septiembre de 2003, 26 de enero y 28 de julio de 2006 )"

En el caso, la Sentencia recurrida se produce con racionalidad y buen sentido, y, desde luego, con aplicación ajustada de las pautas, por lo que la revisión casacional ha de conducir, en todo caso, a la confirmación, con lo que el motivo ha de decaer.

En el segundo motivo, por el mismo cauce procesal que el anterior, denuncian las recurrentes la infracción del artículo 53.b) de la Ley de Marcas (de 1988 ), en relación con el artículo 11.1.b) y d) de la misma Ley. En concreto, tal infracción se produciría al señalar la sentencia recurrida, en el Fundamento Jurídico Quinto que se trata de una forma envase ofertada por varios fabricantes, cuya difusión en el sector permite calificarlo como una de las formas estandarizadas para presentar tal tipo de producto.

El motivo ha de ser desestimado.

Los recurrentes ponen de relieve que se trata no de estandarización, sino de copia o imitación reiterada, fenómeno que afecta a las marcas notorias y a las renombradas, como son las de las recurrentes. La vulgarización, además, no se habría producido aquí en virtud de usos constantes y leales.

El motivo es inviable, sobre todo, por dos razones. La primera, que no está atacando ni el fallo ni su ratio decidendi, pues se trata de determinar si la presentación del producto que realizan las demandadas y ahora recurridas ha infringido las marcas internacionales de las recurrentes y, en el examen de esta cuestión, es donde se produce el razonamiento de la Sala, que por sí mismo no es justificante del fallo, sobre la vulgarización de la botella, de la que ya se ha dicho que no constituye marca por sí sola. Y es ahí donde la Sala de instancia constata que las botellas de base cuadrada y bordes biselados se han utilizado y fabricado desde hace años y que la propia recurrente titular de las marcas las ha solicitado de forma que no tiene registrada la forma de la botella como marca. El recurso de casación, según la doctrina jurisprudencial, se ha de dirigir contra el fallo y los fundamentos que constituyen su ratio decidendi (SSTS 23 de mayo y 28 de junio de 2002, 17 y 24 de marzo de 2005, etc.) Por otra parte, la apreciación realizada por la Sala de instancia contiene elementos de hecho que sólo cabe combatir en casación acudiendo al error de derecho en la apreciación de la prueba o acogiéndose a la doctrina de la jurisprudencia constitucional sobre el error notorio o patente (SSTC 58/1997, de 18 de marzo; 68/1998, de 30 de marzo; 112/1998, de 1 de junio; 150/2000, de 12 de junio; 281/2000, de 27 de noviembre, etc.).

En el tercero de los motivos, acogido también al ordinal 4º del artículo 1692 LEC 1881, denuncian las recurrentes "la infracción del criterio expuesto en el artículo 13.c) de la Ley de Marcas (de 1988 ) en tanto en cuanto prevé la protección de la marca prioritaria notoria o renombrada, reemplazando la prohibición del número 13 del artículo 124 EPI por una del siguiente tenor, situando en el centro de la prohibición el concepto de aprovechamiento indebido de la reputación de un signo o medio registrado".

El motivo no puede prosperar.

Las recurrentes vienen a sostener que, siendo marcas notorias las internacionales que titulan, la sentencia ha infringido el artículo 13.c) de la Ley de Marcas (de 1988 ), que prohibe el registro como marca de los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados.

Para enfocar la solución al problema que se plantea, hemos de tener en cuenta, en primer lugar, que no se invocan en el caso las normas que están destinadas directamente a regular el correcto funcionamiento concurrencial del mercado (la Ley de Competencia Desleal, Ley 3/1991, de 10 de enero ), pues, como se ha puesto de relieve anteriormente, las pretensiones sobre competencia desleal deducidas en primera instancia, desestimadas, no han sido recurridas en apelación, y en consecuencia el recurso se ha centrado en la existencia o no de violación de las marcas indicadas, esto es que las recurrentes apoyan ahora su pretensión en las normas que regulan el ius prohibendi que se atribuye al titular de una marca registrada.

En segundo lugar, se ha de tener en cuenta que se señala como infringido "el criterio" sostenido en el artículo 13.c) de la Ley 32/1988, de Marcas, sugiriendo que la sentencia recurrida vendría a consagrar el aprovechamiento indebido de la reputación de un signo o medio registrado, dicho todo ello de un modo vago e impreciso. Pues el artículo 13 de la Ley 32/1988 dispone que no podrán registrarse como marcas... los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados. Precepto que se ha de poner en conexión con el artículo 5.2 de la Primera Directiva del Consejo (89/104/CEE), de 21 de diciembre de 1988, que autoriza a cualquier Estado miembro a disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, o se pueda causar perjuicio a los mismos. De modo que, como señalaba la STS de 7 de mayo de 2007, en concreto, el artículo 13.c) protegía, en la Ley de 1988, por medio de una prohibición de registro, a cuya infracción el artículo 48 vinculaba la acción de nulidad, el derecho sobre la marca renombrada ante el daño que significaría para su titular la concesión de una marca posterior que se aprovechaba indebidamente de la reputación de aquélla, y esa tutela específica se otorgaba aunque los productos o servicios designados por una y otra marca no fueran idénticos o similares, como, con carácter general, exigía el artículo 12.1.a). Sin embargo, al regular el ius prohibendi contenido en el derecho sobre la marca registrada, la Ley 32/1988 (artículo 3.1 ) no distinguía entre marca renombrada y la que no lo era, y exigía que los signos confrontados, además de los productos o servicios distinguidos con ellos, fueran idénticos o semejantes, y limitaba la protección conferida al titular registral al caso de existir riesgo de error sobre el origen empresarial de los productos o servicios marcados, esto es, riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación (artículo 5.1.b) de la Directiva 89/104/CEE. En definitiva, la Ley 32/1988 no protegía con las acciones de sus artículo 35 y sigs. al titular de la marca renombrada ante el perjuicio causado al renombre, la explotación del mismo o el riesgo de dilución.

Razón por la que la vulneración del precepto invocado no puede conducir a la solución que postulan las recurrentes, sin perjuicio de señalar también que el motivo parte de la base de que las marcas internacionales y renombradas de las que son titulares las recurrentes protegen la botella de base cuadrada y bordes biselados, prescindiendo de los restantes elementos, en especial de la denominación COINTREAU, que contienen dichas marcas.

En el motivo cuarto, que en el texto del recurso se presenta como "Tercero", acogido al ordinal 4º del artículo 1692 LEC 1881, denuncian las recurrentes la infracción de los artículo 30 y 31 de la Ley de Marcas (de 1988 ) y de la doctrina jurisprudencial que se señala.

El motivo ha de ser desestimado.

Las recurrentes sostienen en este motivo que la presentación del producto de las demandadas infringe las Marcas internacionales de la actoras y que, al no haberlo apreciado así la sentencia recurrida, ha infringido los artículo 30 y 31 de la Ley de Marcas de 1988, según los cuales el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico y el de ejercitar acciones frente a los terceros que utilicen marcas o signos idénticos o semejantes para distinguir productos o servicios idénticos o similares cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios pueda inducir a errores.

El motivo ha de decaer, ante todo, porque la cuestión de la semejanza entre marcas, y la existencia o no de un riesgo de confusión solo puede combatirse en casación, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico Primero, atacando la falta de razonabilidad o la defectuosa utilización de ciertos parámetros o pautas de valoración, todo lo cual ya se ha visto, con el resultado de que esta Sala estima correcta la posición de la sentencia recurrida, que toma como punto de partida el hecho de que la botella cuadrada y de bordes biselados, que es el aspecto en que más se aproxima la presentación del producto que verifican las demandadas y las marcas internacionales, no está protegida por dichas marcas aisladamente considerada, además de que la botella, entiende la Sala de instancia, está estandarizada, y no hay prueba de que se hayan producido confusiones a pesar de una larga convivencia en el mercado de los productos de actoras y demandadas.

La jurisprudencia viene declarando que para que se aprecie riesgo de confusión, la semejanza fonética y gráfica - decía la STS 28 de julio de 2006 - ha de tener entidad suficiente para inducir a error o confusión a los consumidores en función de todas aquellas circunstancias que, en conexión con el signo expresivo de cada marca, puedan tener influencia en la posible confusión que en el mercado puede producirse por la identidad de los productos (SSTS 14r de abril de 1986, 20 de julio, 3 y 21 de noviembre de 2000, 26 de junio de 2003, etc). Como antes se ha dicho, corresponde al Tribunal de instancia fijar en cada caso el criterio mediante el estudio analítico y comparativo (STS 12 de mayo de 1975, 30 de abril de 1986, 27 de marzo y 28 de junio de 2003, 7 de octubre de 2005, 28 de julio de 2006, etc.) y este criterio debe respetarse, salvo que se demuestre que la decisión es contraria a la lógica o buen sentido (SSTS 12 de mayo de 1975, 30 de abril de 1986, 8 de julio de 1991, 22 de octubre de 1992, 20 de marzo de 1998, 20 de julio y 21 de noviembre de 2000, 27 de marzo y 28 de junio de 2003, etc). Lo que, por otra parte, coincide con lo ya expuesto en el Fundamento Jurídico Primero de esta sentencia, que se da aquí por reproducido.

En el motivo quinto, que en el texto del recurso aparece como "Cuarto", y se acoge también al ordinal 4º del artículo 1692 LEC 1881, se denuncia la infracción del artículo 1 de la Ley de Marcas y del artículo 11.1.a), en tanto en cuanto la sentencia atribuye capacidad distintiva a la denominación "ORANGE-SEC" utilizada por las demandadas.

El motivo ha de ser desestimado.

En primer lugar, combate un extremo de la sentencia que no constituye la razón de decidir del fallo, lo que, como ya se ha dicho antes, hace inviable el motivo, según se ha razonado en el Fundamento Jurídico Segundo, con argumentos que han de darse aquí por reproducidos.

Además, la parte recurrente destaca que la denominación utilizada para la explotación del licor de naranja de las demandadas es genérica para el producto a que se aplica, lo cual supone una infracción, por la consideración que de dicha denominación efectúa el Tribunal, del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas.

Pero no es menos cierto que el artículo 11.3 de la propia Ley de Marcas de 1988 admitía que pudiera ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en el apartado 1, letras a),b) y c), si dicha conjunción cumple con el artículo 1 de la misma Ley, esto es, si distingue o sirve para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, respecto de productos o servicios idénticos o similares de otras personas. De modo que la combinación de palabras genéricas puede ser objeto de marca, si el conjunto reúne suficiente distintividad. Es lo que vendría a ocurrir en el caso, pues la Sentencia recurrida (FJ Quinto, 3) atribuye al signo ORANGE-SEC carácter evocativo con capacidad distintiva y, como ha puesto de relieve la parte recurrida, en el peor de los casos, incluso si se considerara que el signo ORANGE-SEC ha de ser incluido entre las marcas descriptivas del artículo 11.1.c), entraría en la excepción del artículo 11.2, pues la marca habría adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.

En el motivo sexto, que en el texto del recurso aparece como "Quinto", por el mismo cauce procesal que los anteriores, denuncian las recurrentes la infracción de la jurisprudencia establecida por esta Sala respecto del principio de buena fe en el Derecho industrial.

El motivo se desestima.

De la exposición, un tanto dispersa, de las recurrentes, se desprende que el motivo descansa en la infracción de la doctrina establecida por este Tribunal en la STS de 23 de enero de 1981 (otra no se cita) sobre la buena fe en el Derecho industrial, y de ello habría de derivarse la estimación del pedimento sobre indemnización de daños y perjuicios que se formuló en la demanda y se ha sostenido en apelación, a pesar de no haber sido acreditados los perjuicios, ya que, a juicio de las recurrentes, los daños han de estimarse producidos ex re ipsa, y el artículo 37 de la Ley de Marcas (de 1988 ) dispone que los que realicen actos de violación de la marca registrada vienen obligados a indemnizar daños y perjuicios si hubiesen sido advertidos fehacientemente por el titular acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación con el requerimiento de que cesen en la misma, o en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia.

La infracción de doctrina jurisprudencial ha de alegarse aportando al menos dos sentencias, pues ha de ser doctrina manifestada de modo reiterado (artículo 1.6 del Código civil ), y además no basta con señalar la fecha de la sentencia, sino que ha de ponerse de manifiesto cual es la doctrina legal que emana de las sentencias y en qué sentido ha sido vulnerada por el Tribunal de apelación (SSTS 25 de marzo de 1976, 15 de febrero de 1982, 26 de septiembre de 2000, 11 de julio de 2002, 4 de febrero de 2005, etc.). Por otra parte, aunque la jurisprudencia ha sido un tanto vacilante en orden a la necesidad de prueba de los daños, la línea dominante (SSTS 21 de abril de 1992, 12 de noviembre y 11 de diciembre de 1993, 25 de noviembre de 1994, 9 de diciembre de 1996, 20 de julio de 2000, 8 de febrero de 2007, etc.) señala la necesidad de que se hayan demostrado en su existencia, aunque cabe relegar a la ejecución la determinación de su cuantía.

La Sentencia recurrida parte de la inexistencia de prueba sobre errores o confusiones y constata, el Fundamento Jurídico Sexto, la convivencia en el mercado de los productos de actoras y demandadas durante un largo período de tiempo, lo que claramente dificulta la posibilidad de apreciar culpa o negligencia.

La desestimación de los motivos del recurso conduce a la del propio recurso, en los términos prevenidos en el artículo 1715.3 LEC 1881, y en tal caso han de imponerse las costas a la parte recurrente.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español