STS, 28 de Octubre de 2004
| Ponente | Manuel Campos Sánchez-Bordona |
| ECLI | ES:TS:2004:6945 |
| Número de Recurso | 4951/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 28 de Octubre de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiocho de Octubre de dos mil cuatro.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 4951/2001 interpuesto por "AZIONARIA COSTRUZIONI MACCHINE AUTOMATICHE A.C.M.A., S.p.A.", representada por el Procurador D. Javier Ungría López, contra la sentencia dictada con fecha 9 de mayo de 2001 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1775/1998, sobre marca internacional número 651.006 "Acma GD"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por Abogado del Estado.
"Azionaria Costruzioni Macchine Automatiche A.C.M.A., S.p.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso- administrativo número 1775/1998 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 10 de julio de 1998 que anuló la resolución de 9 de enero anterior y denegó el registro de la marca internacional número 651.006 "Acma GD", con gráfico, para la clase 7.
En su escrito de demanda, de 22 de octubre de 1999, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que, estimando el presente recurso, se declare que la resolución registral modificativa del primer acuerdo de concesión de marca internacional es radicalmente nula y en su lugar manifieste que es procedente la indicada concesión de la marca internacional número 651.006, en favor de la firma Azionaria Costruzioni Macchine Automatiche A.C.M.A., S.p.A. para distinguir los productos tan concretos que la misma ampara en la clase 7 del Nomenclátor Internacional de marcas". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 8 de febrero de 2000, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia que "desestime el recurso y confirme el acto recurrido, toda vez que el mismo es en todo conforme a Derecho". Por otrosí consideró innecesario el recibimiento a prueba.
Practicada la prueba declarada pertinente por auto de 14 de febrero de 2000 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 9 de mayo de 2001, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Sr. Ungría López en representación de Azionaria Costruzioni Macchine Automatiche A.C.M.A., S.p.A., contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 10 de julio de 1998, que estima el recurso interpuesto contra resolución de 9 de enero de 1998, que había concedido la marca, debemos declarar y declaramos que la primera de las resoluciones citadas es conforme con el ordenamiento jurídico. No procede hacer declaración especial sobre costas".
Con fecha 6 de septiembre de 2001 "Azionaria Costruzioni Macchine Automatiche A.C.M.A., S.p.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 4951/2001 contra la citada sentencia, al amparo del siguiente motivo fundado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional: Único: por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas y la jurisprudencia.
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de las costas al recurrente.
Por providencia de 3 de junio de 2004 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 20 de octubre siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, Magistrado de la Sala.
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 9 de mayo de 2001, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Azionaria Costruzioni Macchine Automatiche A.C.M.A., S.p.A." contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñada en cuya virtud se denegó la inscripción de la marca internacional número 651.006 "Acma GD", con gráfico, para distinguir determinados productos de la clase 7ª del Nomenclátor Internacional.
A la inscripción de la marca internacional número 651.006 "Acma GD", con gráfico, solicitada por "Azionaria Costruzioni Macchine Automatiche A.C.M.A., S.p.A.", se había opuesto "Industrias Amat, S.A." en cuanto titular de la marca número 339.697 "A A.C.M.A." (y diseño), que ampara productos de la misma clase y de la 1ª, en concreto "acumuladores hidráulicos, autocompresores, carbón permutador para purificar agua, collarines, para émbolos de prensa, compresores, compresores-prensa, filtros, filtros-prensas, prensaestopas, prensas nioc, prensas hidráulicas, prensas de vacío, termofiltros, turbocompresores, válvulas hidráulicas". El rechazo de la inscripción, tanto en vía administrativa como en la jurisdiccional de instancia, motiva el presente recurso de casación.
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que "en el presente caso, de una ponderación conjunta de ambos factores de confundibilidad se llega a la conclusión de la incompatibilidad de los registros en litigio, marca internacional solicitada 651.006 Acma GD y gráfico ('máquinas automáticas para envolver, llenar y acondicionar en sacos, productos de consumo,...' cl. 7) y marca oponente 339.697 A Acma y gráfico ('autocompresores, acumuladores hidráulicos,...' cl. 7), pues los registros enfrentados presentan gran parecido denominativo y relación aplicativa, con lo que de concederse el registro solicitado se crearía un grave riesgo de asociación entre los consumidores".
Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido que lo hizo fueron las siguientes:
"[...] La marca solicitada y la ya existente en el registro tienen un parecido denominativo casi absoluto, puesto que resulta muy difícil su diferenciación en la práctica. Es cierto que desde un punto de vista gráfico son diferentes, pero aunque las marcas mixtas deben considerarse como un todo, esto no impide que se tenga en cuenta el factor determinante para la diferenciación de las mismas, y en este supuesto, la marca solicitada y la marca preexistente resultan casi idénticas, lo que condiciona claramente la posibilidad de que existan simultáneamente en el mercado, sin riesgo de error o confusión. La identidad denominativa es de tal relevancia que relega a un segundo plano el aspecto gráfico, de modo que la posibilidad de confusión es evidente. La fonética es casi la misma, por lo demás.
En cuanto a los productos que amparan, ambas se refieren a maquinaria de diferentes clases, pero en todo caso tienen una clara conexión, puesto que pueden coincidir los canales de distribución, por lo que resulta evidente que ambas marcas no pueden convivir en el mercado, y en consecuencia debe confirmarse la resolución que se impugna".
El recurso de casación se desarrolla en un motivo único fundado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional. La sociedad recurrente denuncia la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia dictada en su desarrollo porque la Sala de instancia no habría aplicado debidamente la "regla de la especialidad".
A juicio de la recurrente no debe haber obstáculo para la coexistencia de la marca internacional ahora rechazada y la marca nacional oponente toda vez que queda excluido el riesgo de confusión en el mercado "[...] al ir destinadas ambas marcas a diferentes ámbitos de mercado, lo que conduce a que esas marcas y sus productos sean suministrados por distintos canales de comercialización, circunstancia que hace imposible el error mercantil cualquiera que sea el grado de semejanza entre los signos distintivos de esas marcas comparadas, al ser imposible que éstas confluyan mutuamente en razón de la diferencia de sus productos."
El motivo debe ser acogido pues, en efecto, la Sala de instancia no interpreta de modo adecuado la exigencia de similitud aplicativa como presupuesto para prohibir el registro de nuevas marcas. En contraste con la regulación legal anterior (artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial), que no hacía referencia alguna a la diversidad o identidad/similitud de los productos y servicios enfrentados pues tomaba en cuenta tan sólo la semejanza de los distintivos, el artículo 12.1.a) de Ley 32/1988 obliga a examinar si la identidad o semejanza determinante de la prohibición de registro se extiende también a los productos o servicios que designan una y otra marca.
El tribunal de instancia afirma (y en ello tiene razón) que la maquinaria que trataba de amparar la nueva marca era "diferente" de la protegida por las denominaciones anteriores, pero de esta premisa no obtiene la conclusión debida (la compatibilidad de los signos) sólo porque considera, de modo erróneo, que basta para excluir las consecuencias de aquella diferencia el hecho de que unas y otras máquinas "puedan coincidir [en] los canales de distribución".
La diferenciación de productos industriales -que insistimos, la Sala de instancia no deja de reconocer- era innegable. La nueva marca se refería exclusivamente a máquinas automáticas para envolver y etiquetar productos de consumo susceptibles de ello (bombones, sustancias en polvo o en granos, etcétera) mientras que la marca oponente amparaba otro género de máquinas de características bien precisas (acumuladores hidráulicos, compresores, filtros y los demás que ya hemos referido anteriormente) perfectamente distinguibles de aquéllas y que no se integran en la misma gama de producción.
Si se tiene en cuenta, además, la naturaleza, el destino y la utilización de unos y otros productos, que no se dirigen al consumidor medio sino a fabricantes u otros operadores económicos muy específicos con conocimientos profesionales del sector, las diferencias entre ellos se pueden considerar aún mas significativas a los efectos de apreciar el eventual riesgo de confusión sobre su origen empresarial. Diferencias cuyas consecuencias en orden a la inscripción de las respectivas marcas no pueden excluirse, insistimos, sólo por el hecho de que la comercialización de unos y otros productos se haga a través de los mismos "canales" comerciales, que es el argumento clave de la sentencia.
La parte recurrente en casación niega incluso que la comercialización de unos y otros se haga a través de los mismos referidos canales de distribución pero, aunque así no fuera (esto es, aunque admitiéramos, con el tribunal sentenciador, la coincidencia de dichos canales) el resultado sería el mismo dada la especificidad industrial de estos productos y la ausencia de rasgos que los aproximen comercialmente o los hagan relativamente cercanos desde el punto de vista del empresario que los requiere. La referencia a los canales de comercialización adquiere todo su sentido cuando, tratándose de productos con ligeras diferencias dirigidos al gran público, su exposición simultánea y próxima en el espacio puede inducir a confusión. Pero no es apropiada, como argumento para diluir el principio de especialidad, cuando se trata de máquinas pertenecientes a unos sectores tan diferentes como el embalaje y etiquetado de pequeños productos de consumo, por un lado, y el relativo a los acumuladores hidráulicos, compresores y filtros, por otro.
Las consideraciones anteriores bastan, pues, para concluir que la Sala de instancia no ha aplicado de modo jurídicamente correcto la prohibición relativa de registro que contiene el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas.
Hemos de recordar, además, ya con carácter meramente adicional, que el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el citado artículo 12.1.a) no puede prescindir de su interdependencia relativa, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Tampoco cabrá olvidar que la noción de similitud está, a su vez, relacionada con el riesgo de confusión. En atención a dicho criterio, pues, podrá denegarse el registro de una nueva marca cuando, existiendo un mínimo grado de similitud entre los productos o servicios designados, aquélla sea idéntica a otra prioritaria en el tiempo. No es eso lo que sucede en este caso pues, según a continuación expondremos, ni siquiera concurría una semejanza plena entre los signos enfrentados.
Diremos a este respecto, en primer lugar, que las afirmaciones del tribunal de instancia sobre la comparación fonética de los signos enfrentados no son demasiado precisas. La Sala sentenciadora tanto habla de "parecido casi absoluto" o "gran parecido" como de "identidad" sin más o de "casi identidad". Lo cierto es que entre "ACMA GD" y "A ACMA" hay semejanza denominativa. No hay, sin embargo, entre ellos semejanza gráfica -y así lo subraya con acierto aquella Sala- pues basta la contemplación visual de los respectivos elementos para comprobar que "ACMA GD" presenta un diseño, tipografía y figuras muy diferentes de los de "A ACMA".
Aun cuando debamos respetar la apreciación del tribunal de instancia sobre los componentes de hecho (fonéticos y gráficos) de las marcas enfrentadas, no es posible prescindir del dato, asimismo fáctico, de que el grado de semejanza -en ningún caso identidad- "global" o de conjunto entre los signos enfrentados resultaba ciertamente relativizado en atención al componente gráfico de uno y otro.
Siendo ello así, esto es, habida cuenta por un lado del notable grado de diferenciación aplicativa de unos y otros productos (sólo coincidentes en cuanto responden ambos a una muy genérica categoría de "maquinas", que resulta insuficiente de suyo para considerarlos "semejantes" a los efectos que aquí importan) y de las diferencias asimismo perceptibles en alguno de los elementos (los gráficos) integrantes del propio signo distintivo, por otro, la conclusión final que antes anticipamos, esto es, la estimación de la tesis de la parte recurrente, queda reforzada.
Procede, pues, la estimación del motivo único y la consiguiente casación de la sentencia impugnada. Ello determina que debamos resolver lo que corresponda dentro de los términos en que apareciera planteado el debate, según establece el artículo 95.2.d) de la vigente Ley Jurisdiccional.
Situados en esta nueva posición procesal, la consecuencia de cuanto hemos dejado dicho es que no concurría, al menos, uno de los dos elementos necesarios para aplicar la prohibición relativa de registro de las nuevas marcas prevista en el artículo 12.1.a) de la Ley 32.1988, razón bastante para reputar contraria a con dicho precepto la decisión originaria de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegó la marca aspirante.
Ha lugar, por todo lo dicho, a la estimación tanto del recurso de casación y como del recurso contencioso-administrativo. En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
Estimar el recurso de casación número 4951/2001, interpuesto por "Azionaria Costruzioni Macchine Automatiche A.C.M.A., S.p.A." contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Sexta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1775/1998, que casamos.
Estimar el recurso contencioso-administrativo número 1775/1998 y anular la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 10 de julio de 1998, reconociendo el derecho de la sociedad "Azionaria Costruzioni Macchine Automatiche A.C.M.A., S.p.A." a la inscripción de la marca internacional número 651.006 "Acma GD", con gráfico, para la clase 7ª del Nomenclátor Internacional.
Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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