STS, 27 de Octubre de 2004
| Ponente | Manuel Campos Sánchez-Bordona |
| ECLI | ES:TS:2004:6872 |
| Número de Recurso | 4698/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 27 de Octubre de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintisiete de Octubre de dos mil cuatro.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 4698/2001 interpuesto por "CODORNIÚ, S.A.", representada por la Procurador Dª. Rosa Sorribes Calle, contra la sentencia dictada con fecha 4 de mayo de 2001 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso número 272/1998, sobre marca número 2.013.524 "Niconiú"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por Abogado del Estado.
"Codorniú, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el recurso contencioso-administrativo número 272/1998 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 21 de abril de 1997, confirmada por la de 24 de octubre siguiente, que concedió la marca número 2.013.524 "Niconiú" para productos de la clase 5ª del Nomenclátor Internacional.
En su escrito de demanda, de 8 de enero de 1999, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "en la que estimando el presente recurso declare lo siguiente: -Que la marca nº 2.013.524 'Niconiú' infringe lo dispuesto en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas en relación con las marcas nº 465.690 'Codorniú', nº 465.691 'Codorniú' y nº 465.692 'Codorniú'. -Y, como consecuencia de todo ello, declare que las resoluciones recurridas no son conformes a Derecho, anulándolas, revocándolas y dejándolas sin efecto, disponiendo en su lugar la denegación de la marca española nº 2.013.524 'Niconiú'." Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 28 de julio de 1999, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "por la que se desestime la demanda".
Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 8 de febrero de 2000 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia con fecha 4 de mayo de 2001, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto a nombre de Codorniú, S.A. contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 24-10-1997, por virtud de la que se desestimó el recurso ordinario formulado por Codorniú, S.A. contra la anterior resolución de 21-4-1997 por la que se concedió el registro de la marca denominativa Niconiú, para productos de la clase 5ª. Sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas".
Con fecha 8 de septiembre de 2001 interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 4698/2001 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 y de la jurisprudencia que se invoca, "al no haber apreciado incompatibilidad entre la marca solicitada y las marcas prioritarias 'Codorniú' de mi representada, acordando la inscripción de la marca nº 2.013.524 'Niconiú'."
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 y de la jurisprudencia "al no haber apreciado riesgo de asociación en el mercado entre la marca nº 2.013.524 'Niconiú' y las marcas 'Codorniú' prioritarias de mi mandante."
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de las costas al recurrente.
Por providencia de 3 de junio de 2004 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 19 de octubre siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, Magistrado de la Sala.
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con fecha 4 de mayo de 2001, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Codorniú, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.013.524 "Niconiú", para distinguir productos de la clase 5ª del Nomenclátor Internacional, en concreto "productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas".
A la inscripción de la marca número 2.013.524 "Niconiú", solicitada por "Laboratorios Pen, S.A.", se había opuesto, entre otros, "Codorniú, S.A." en cuanto titular de las marcas 465.690(3) (para productos de las clases 1 y 5, en concreto "abonos, caldo borgoñés para la desinfección de plantas, productos exterminadores de insectos, fungicidas, herbicidas, insecticidas, productos para combatir enfermedades de las plantes y las plagas del campo"), 465.691(1) (para productos de la clase 5, en concreto "miel, huevos, forrajes y piensos, reconstituyentes y regeneradores para el ganado, explotaciones agrícolas y forestales, vides") y 465.692(X) (también para productos de la clase 5, en concreto "frutas frescas, herboristería, hortalizas, legumbres frescas y flores naturales"), denominadas "Codorniú". El rechazo de su oposición, tanto en vía administrativa como en la jurisdiccional de instancia, motiva el presente recurso de casación.
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley ], por existir entre los distintivos enfrentados Niconiú cl. 5, solicitada y las oponentes M.N. 465.690/691/692 Codorniú cl. 1-5, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado".
Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido que lo hizo fueron las siguientes:
"[...] A resultas de lo anterior debe señalarse que:
-
A los efectos registrales la pertenencia a una misma clase, con productos de la misma área comercial y con productos a amparar tan similares e idénticos no puede pasarse por alto y obliga a extremar el análisis a efectuar.
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Se comparte la opinión de la Administración demandada y se estima que, en una ponderación de conjunto de las denominaciones enfrentadas, se ponen de manifiesto suficientes diferencias tanto en el orden fonético como en el gramatical para que pueda concluirse que queda excluido el riesgo de asociación y el de confusión en el mercado.
-
En conclusión, siendo lo verdaderamente decisivo la conformación de conjunto de las marcas en liza, se alcanza a evidenciar una suficiente y trascendente eficacia distintiva, lo que implica que deba estimarse que no existe riesgo de confusión y de asociación con los distintivos opuestos para el público y consumidores a los que van dirigidos.
Por todo ello y por los fundamentos expuestos deberá desestimarse el presente recurso contencioso-administrativo en la forma y términos que se fijarán en la parte dispositiva".
El recurso de casación se articula mediante dos motivos, ambos al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, en los que se denuncia la supuesta infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 y de la jurisprudencia dictada en esta materia. En el primero de ellos aduce la recurrente que dicho precepto habría sido vulnerado por el tribunal de instancia al no haber apreciado que existiera riesgo de confusión entre la marca solicitada y las marcas ya registradas bajo la denominación "Codorniú".
La recurrente discrepa del juicio de la Sala sobre la falta de similitud fonética, afirmando que el hecho de que uno y otros signos tengan el mismo número de sílabas y de vocales, así como la coincidencia en la terminación "niu". bastan para determinar una "irremediable semejanza fonética". Añade que, además, los signos en contraste se refieren a productos similares.
El motivo no puede ser acogido, habida cuenta de la constante doctrina que venimos sentando en torno al control casacional de las sentencias en que se aplica la norma ahora invocada.
Hemos sostenido que cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones.
En efecto, no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.
Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el recurso a examen: la parte recurrente sostiene la opinión de que los distintivos enfrentados tienen los suficientes factores de confundibilidad como para generar el riesgo de confusión. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas.
A partir de estas premisas, no es absoluto irrazonable, antes al contrario, concluir que las marcas enfrentadas presentan en este caso las suficientes diferencias fonéticas como para llegar a la conclusión a que llega el tribunal de instancia. Pues no son precisas demasiadas consideraciones para corroborar que el nuevo signo ("Niconiu") resulta inconfundible desde el punto de vista fonético con "Codorniú" por más que existan las coincidencias en el número de sílabas y vocales así como en la sílaba final que la parte recurrente expresa, coincidencias comunes por lo demás a otros muchos términos, existentes o de fantasía, que puedan utilizarse.
Esta circunstancia era de suyo bastante para confirmar la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas, debiendo reseñarse además que desde el punto de vista aplicativo la coincidencia de productos entre los amparados por las marcas prioritarias "Codorniú" y los de "Nocodiur" no era sino parcial. Existía, sin duda, en cuanto a los fungicidas y herbicidas, pero no así respecto a otros productos que, aun figurando en la misma clase quinta del Nomenclátor Internacional, poco o nada tenían que ver con los que "Niconiú" pretendía identificar. Así ocurre, decimos, con los "productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales", las características de todos los cuales son diferentes de las de los productos agrícolas amparados bajo la denominación "Codorniú".
En el segundo motivo de casación se aduce que la Sala de instancia ha infringido el ya citado artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, ahora por no "haber apreciado riesgo de asociación en el mercado entre la marca nº 2.013.524 'Niconiú' y las marcas 'Codorniú' prioritarias de mi mandante."
Si, conforme ya hemos expuesto al responder al precedente, debe respetarse la apreciación del tribunal de instancia sobre la ausencia de confundibilidad entre los signos enfrentados, así como sobre la inexistencia de riesgo de confusión entre los consumidores, esta conclusión determinará que también el segundo motivo haya de ser rechazado.
Hemos dicho en otras ocasiones, y repetiremos en ésta, que el rechazo absoluto de la Sala de instancia a la confundibilidad de ambos signos implica igualmente el rechazo del posible "riesgo de asociación" de uno y otro distintivo, pues dicho riesgo no es, en definitiva, sino una modalidad más, o variante, del riesgo de confusión, esto es, un género dentro de la especie. Si un tribunal declara que no hay riesgo de confusión de ningún tipo porque los distintivos son perfectamente diferenciables entre sí y corresponden a ámbitos aplicativos igualmente diferenciados, está excluyendo con esta afirmación que los consumidores asocien, en perjuicio del titular prioritario, el origen empresarial de uno y otro signo.
Reiteradamente hemos traído a colación, a estos efectos, la doctrina establecida en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de Noviembre de 1997 (asunto C-251/95, Sabel) sobre la interpretación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), con cuyos principios se "alinea" la Ley 32/1988 según su exposición de motivos. Doctrina que es asimismo aplicable al precepto correspondiente del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, esto es, al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento citado.
En esa línea jurisprudencial se destaca de manera constante que el riesgo de asociación constituye "un caso específico del riesgo de confusión". Más concretamente, el riesgo de asociación puede darse cuando las marcas controvertidas pueden ser percibidas por los consumidores como dos marcas del mismo titular o cuando el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (en este sentido las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, Rec. p. I-5507), apartado 29, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec. p. I-3819), apartado 17.
Decíamos en las sentencias de esta Sala que se hacían eco de dicha doctrina y la aplicaban a la interpretación del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 (por todas, la reciente de 24 de mayo de 2004) que, "[...] determinado que no hay riesgo de confusión, se está excluyendo implícitamente el riesgo de asociación, y al excluirse aquél, nada impide que se otorgue la solicitada, pues el consumidor distingue perfectamente los productos de las marcas enfrentadas".
Si, pues, la prohibición nacional, en la misma línea que la comunitaria, sólo es aplicable cuando, debido a la identidad o similitud de las marcas y de los productos o servicios designados exista por parte del público un riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior, y el "concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión sino que sirve para precisar el alcance de éste", la consecuencia alcanzada en torno al riesgo de confusión entre las marcas se extiende asimismo al riesgo de asociación.
Procede, pues, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 4698/2001, interpuesto por "Codorniú, S.A." contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 4 de mayo de 2001, recaída en el recurso número 272 de 1998. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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