STS, 22 de Noviembre de 2004
| Ponente | D. FRANCISCO TRUJILLO MAMELY |
| ECLI | ES:TS:2004:7532 |
| Número de Recurso | 7138/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 22 de Noviembre de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintidós de Noviembre de dos mil cuatro.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación 7138 de 2001 interpuesto por la entidad ENRIQUE BERNAT F., S.A., representada procesalmente por el Procurador D. ANTONIO GARCIA MARTINEZ, contra la sentencia dictada el día 17 de octubre de 2001 por la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 6ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 426 de 1999, que declaró ajustadas a derecho las Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de marzo y 30 de noviembre, ambas de 1998, concediendo la inscripción de la marca número 2.068.446 " PECTOCHUPS ", para productos de la Clase 30 del Nomenclátor internacional.-
En este recurso es parte recurrida LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, con la representación procesal que le es propia, la entidad DAMEL IBERIA, S.A., representada por la Procuradora Doña MARIA DEL CARMEN MORENO RAMOS, y la compañía INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, S.A., a través de la Procuradora Doña MARIA DEL MAR DE VILLA MOLINA.-
Con fecha 17 de octubre de 2001, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 6ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Que desestimando el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la Procuradora Sra. Moreno Ramos, en representación de LEAF IBERIA, S.A., hoy DAMEL IBERIA S.A. contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 30 de noviembre de 1998, que desestimó recurso contra resolución de 20 de marzo de 1998, debemos declarar y declaramos que las mismas son ajustadas a Derecho. No procede hacer declaración sobre costas ".-
Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la entidad ENRIQUE BERNAT F., S.A., a través de su Procurador Sr. GARCIA MARTINEZ, que lo formalizó por escrito en base a un único motivo, formulado al amparo de la letra d) del apartado 1ª del artículo 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia que lo interpreta. Terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimándolo, y casando y anulando la recurrida, se acordase denegar el acceso registral de la marca número 2.068.446 " PECTOCHUPS ", para la clase 30 del Nomenclátor internacional, con los demás pronunciamientos inherentes.-
Las recurrida DAMEL IBERIA, S.A., en el escrito correspondiente formuló su oposición al recurso de casación y terminó interesando una sentencia que, casando y anulando la recurrida, acordara denegar la concesión de la marca impugnada, en razón a su incompatibilidad con la marca prioritaria nº 274.120, PECTOL. Por su parte, LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, y en su nombre, el Sr. ABOGADO DEL ESTADO, y la compañía INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, S.A., a través de su Procuradora Sra. VILLA MOLINA, formularon su oposición a los motivos de casación, y finalmente suplicaron a la Sala que en su día se dictase sentencia desestimatoria del recurso interpuesto, confirmando íntegramente la recurrida e imponiendo las costas a la recurrente.-
Mediante providencia de fecha 16 de junio de 2004, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 10 de noviembre siguiente, en que han tenido lugar dichos actos procesales.-
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. FRANCISCO TRUJILLO MAMELY, Magistrado de la Sala.
Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 17 de Octubre de 2.001, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Sexta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 30 de Noviembre de 1.998 que, a su vez, había desestimado el recurso ordinario deducido contra la de la propia Oficina de fecha 20 de Marzo anterior que había concedido el registro solicitado en 16 de Enero de 1.997, de la marca número 2.068.446, denominativa, PECTOCHUPS, para productos de la Clase 30 del Nomenclátor internacional.
La concesión se fundamentó, primeramente, en que las oponentes, número 394.824, CHUPS y número 274.120, PECTOL no se tenían en cuenta por la diferencia del conjunto denominativo respecto de la marca solicitada y en que el solicitante era ya titular de la marca número 332.799, PECTOCHUPS, en la Clase 5ª. Luego, al resolver el recurso ordinario, se razonó que existían "entre los distintivos enfrentados, marca solicitada PECTOCHUPS (cl.30) y marcas oponentes CHUPS y CHUPACHUPS (cl.30), suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión. Debiendo señalarse que marcas idénticas a las ahora enfrentadas y pertenecientes a los mismos titulares, conviven pacíficamente en la clase 5 del Nomenclátor Internacional".
La sentencia de instancia fundamentó su decisión desestimatoria en las siguientes consideraciones:
[...] "En el presente supuesto se plantean una serie de problemas, haciéndose necesario examinar todos ellos a la luz de las pautas generales antes expuestas. En primer lugar, se opone la marca PECTOCHUPS para la Clase 30, que ha sido concedida por las resoluciones administrativas impugnadas, a la marca PECTOL, de la que es titular la recurrente DAMEL IBERIA. La demanda se basa en la evidente similitud de ambas marcas, dado que el vocablo PECTO se repite en ambas. En primer lugar es necesario precisar que la comparación ha de realizarse respecto de la marca en su conjunto, es decir, no es suficiente con que exista la similitud alegada entre PECTO y PECTOL, puesto que en tal caso habría que realizar una valoración diferente del problema que se plantea, sino que debe examinarse la marca en su conjunto, y como tal se opone PECTOCHUPS y PECTOL. Se trata de dos denominaciones claramente diferentes, de modo que solo por este dato pueden convivir perfectamente sin riesgo de error o confusión, y sin incurrir en la prohibición del art. 12.1 de la Ley de Marcas. Insiste la recurrente en que el vocablo denominativo de la marca es PECTO, y CHUPS sería una especie de añadido, sin embargo no es así. Por el contrario el nombre o denominación es en conjunto PECTOCHUPS, suficientemente diferenciado de PECTOL. (...) cuando la agregación de un vocablo produce un conjunto con individualidad propia, que evita la confusión en el consumidor medio, no debe denegarse el acceso como marca, del nuevo distintivo. En el presente caso aparecen diferencias suficientes, puesto que entre los vocablos en conjunto la disparidad es notable".
[...] " Por lo que se refiere a las alegadas incompatibilidades entre CHUPS y CHUPACHUPS, con la marca PECTOCHUPS, concedida por la resoluciones impugnadas, debe tenerse en cuenta que efectivamente la marca PECTOCHUPS figuraba ya inscrita para la clase 5. Este punto no supone que automáticamente deba concederse para la clase 30, ahora bien, existe suficiente disparidad denominativa, apreciadas en su conjunto, entre las marcas enfrentadas. No se evidencia riesgo alguno de error o confusión en los consumidores, por el hecho de que se incorpore la palabra CHUPS en todas las marcas, ni el hecho de que se haga así en la que se impugna evidencia intento de aprovechar la notoriedad de la marca CHUPACHUPS, que evidentemente es muy conocida, lo que dificulta precisamente esa confusión que se trata de evitar, además del hecho de que ya existía la marca con la denominación completa PECTOCHUPS aunque para otros productos. ... Debe entender, por lo tanto, que la circunstancia de la notoriedad, puede, en algunos casos como el presente, entenderse que se da en tal grado, que impide la confusión de los consumidores. Es decir, que conviven las marcas en unos determinados ámbitos sin que de ello se desprenda riesgo de error o confusión. En conjunto se producen suficientes diferencias entre las marcas, en su apreciación global, y no se desprende de la solicitud de la marca concedida mediante las resoluciones aquí impugnadas intención de aprovechamiento de la notoriedad de la marca oponente, que de hecho, es evidentemente notoria en el ámbito de los productos de la clase 30".
Disconforme con la sentencia de instancia se interpone este recurso de casación que se fundamenta en un solo motivo articulado al amparo del apartado d), del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 12.1.a), de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas y la jurisprudencia que lo interpreta, señalando, en síntesis, en su desarrollo que siendo la recurrente titular de las marcas registradas en Clase 30 del Nomenclátor Internacional, números 394.824 CHUPS, 394.826 CHUPS y 396.807 CHUPA CHUPS, la solicitada y concedida resulta totalmente incompatible con ellas, tal como se deriva de la composición fonética y de la comparación aplicativa con el riesgo de confusión y asociación que ello comporta; más, siendo notoria las marcas de las que es titular, sin que el precedente administrativo de convivencia en la Clase 5ª sea suficiente, pues, en cualquier caso, la recurrente es la titular prioritaria de la partícula CHUPS; amparado todo ello en las numerosas sentencias que va citando en el motivo, para tratar de confirmar su tesis.
El motivo debe ser rechazado. La prohibición establecida en el artículo 12.1.a), de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas, que se dice infringido, requiere un doble elemento para que surta efecto: la identidad o semejanza entre las marcas y la identidad o similitud entre los productos, de forma que se pueda producir confusión en el mercado o generarse un riesgo de asociación. En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada) basta que no se de una de esas dos circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al registro de la marca solicitada; lo cual quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo lugar, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos.
De forma reiterada hemos afirmado la intangibilidad de las apreciaciones fácticas de la sentencia de instancia en el ámbito del derecho de marcas, entre las que se cuentan la similitud o diferencia entre marcas y entre los productos, salvo error manifiesto o errónea aplicación de los conceptos legales (sentencias, entre otras muchas, de 22 de Julio y 2 de Octubre de 2.002, 2 de Octubre de 2.003, 28 de Septiembre y 2 de Noviembre del corriente año). Nada de ello sucede en la sentencia recurrida, en la que se contiene una suficiente y razonable valoración sobre la disimilitud no sólo de ambas marcas, sino también con PECTOL, y consiguientemente, sobre la inexistencia de riesgo de confusión entre ellas.
Lo anterior en modo alguno resulta contradicho por la jurisprudencia alegada por las partes. Como también hemos reiterado con frecuencia (véanse las sentencias citadas anteriormente), el hecho de que haya que comparar en cada caso marcas, productos y ámbitos comerciales distintos, además de otras circunstancias fácticas que pueden ser relevantes en cada supuesto concreto, hacen muy poco aplicables los precedentes a los efectos del recurso de casación, puesto que rara vez se da una exacta analogía entre casos distintos que permita su mención como jurisprudencia infringida.
Por ello, aunque esta Sala no pueda compartir el razonamiento de la sentencia de instancia de que la notoriedad de la marca CHUPACHUPS dificulta la confusión que se trata de evitar, lo cierto es que esa notoriedad no opera por encima del principio de especialidad, por lo que aún extremando el rigor comparativo entre los signos, al referirse a productos incluidos en la misma Clase del Nomenclátor, no cabe en vía casacional combatir la decisión de la Sala, aún con aquel error, alegando, precisamente, que se dan la coincidencia y el riesgo que excluye la sentencia.
Por lo demás, ha de subrayarse cómo el precedente administrativo - la existencia de PECTOCHUPS, en Clase 5ª -, la sentencia de instancia no lo erige en clave de su decisión, ni tampoco en que por razón de la existencia del mismo ya debiera concederse la solicitada, sino que lo que se erige en fundamento decisivo es la disparidad denominativa, tanto entre la solicitada con respecto de las que es titular la recurrente en casación, como entre aquella y las marcas PECTOL, en Clases 29 y 30, de que es titular quien no recurrió la sentencia de instancia y, por consiguiente, la consintió, como también había consentido la originaria Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
En consecuencia, al decaer el único motivo de casación articulado el recurso ha de ser desestimado, lo que debe comportar por aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional la imposición de las costas de este recurso de casación a la parte recurrente, al no aparecer causa alguna que justifique su no imposición.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
No haber lugar y, por tanto, desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la mercantil ENRIQUE BERNAT F., S.A., contra la sentencia dictada con fecha 17 de Octubre de 2.001, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Sexta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 426/1.999; con expresa imposición de las costas de éste recurso de casación a la parte recurrente.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos , PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.
