STS, 20 de Diciembre de 2004

Con fecha 24 de octubre de 2001 , a Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 9ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Que DESESTIMANDO el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador Dº Argimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación de INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 8 de mayo de 1998 que desestima el recurso interpuesto contra acuerdo del mismo órgano de fecha 7 de enero de 1997, DEBEMOS confirmar y confirmamos las mentadas resoluciones por ser conformes a derecho ".-

Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la compañía INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A., ( INDITEX ), a través de su Procurador Sr. VAZQUEZ GUILLEN, que lo formalizó por escrito en base a dos motivos, ambos al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, que subdivide en dos partes: el primero, en su primer apartado, por infracción de los artículos 1 y 12.1.a) de la Ley de Marcas, y por infracción del artículo 13.c) y 11 de la misma Ley, en su segundo apartado; el segundo, primer apartado, por infracción de la doctrina jurisprudencial aplicable a la cuestión objeto de debate, en cuanto a los criterios a seguir para hacer el análisis comparativo de las marcas, y en un posterior apartado, por infracción de la doctrina jurisprudencial respecto a la ilicitud del aprovechamiento del prestigio alcanzado por una marca previa. Terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimándolo, y casando y anulando la recurrida, se declarasen disconformes a derecho las resoluciones administrativas recurridas, denegando el acceso al registro de la marca impugnada.-

La parte recurrida, LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, a través del Sr. ABOGADO DEL ESTADO, en el escrito correspondiente formuló su oposición a los motivos de casación, y finalmente suplicó a la Sala que en su día se dictase sentencia desestimatoria del recurso interpuesto, confirmando íntegramente la recurrida e imponiendo las costas a la recurrente.-

Mediante providencia de fecha 1 de octubre de 2004, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 9 de diciembre siguiente, en que han tenido lugar dichos actos procesales.-

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. FRANCISCO TRUJILLO MAMELY, Magistrado de la Sala.

Con fecha 14 de Febrero de 1.996 se solicitó de la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro de la marca mixta Dómina Zara Somnium Sum, con gráfico, a la que correspondió el número 2.012.274, para distinguir servicios de la Clase 41 del Nomenclátor internacional, "relativos a educación, formación y esparcimiento; publicación de libros y revistas; espectáculos".

Por la mercantil INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX S.A.) se formuló oposición como titular de las marcas números 1.070.642, mixta ZARA con gráfico, para servicios de la Clase 41 del Nomenclátor, " de educación, esparcimiento, edición y publicaciones, grabaciones fonográficas" y 1.070.610, mixta ZARA con gráfico, para productos de la Clase 9, "aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización (balizamiento), de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido".

No obstante la oposición formulada, la marca solicitada fue concedida por Resolución de la Oficina de fecha 7 de Enero de 1.997 e interpuesto recurso administrativo contra la misma, la propia Oficina lo desestimó por Resolución de fecha 8 de Mayo de 1.998, razonando que "no concurren en el (en este caso) los presupuestos aplicativos de la prohibición prevista en el citado art.12.1 citado, por existir entre los distintivos enfrentados DOMINA ZARA SOMNIUN SUM y gráfico, y sus oponentes ZARA y gráfico, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado, pues los signos distintivos deben examinarse teniendo en cuenta el conjunto de los elementos que los forman y no en el análisis pormenorizado y arbitrario de uno de ellos. En este sentido debe señalarse la diferente extensión de estos signos; que la solicitud contiene un primer elemento, que en nada se relaciona con la marca oponente, además de una leyenda latina, y el carácter eminentemente gráfico de la misma, que destaca a primera vista de su contemplación y que representa un escudo caprichoso dentro del que se representan una máscara, y una banda ondulante, todo ello reivindicando colores. Mientras que la oponente destaca muy claramente el elemento denominativo, tras el que aparece un gráfico circular cruzado por líneas horizontales, lo que hace estos signos distinguibles a primera vista. No puede tenerse en cuenta la alegación del recurrente sobre la notoriedad del elemento ZARA, pues tal notoriedad solo podría extenderse al ámbito mercantil de la ropa confeccionada, o al mundo de la moda, pero en ningún caso al sector reivindicado de los servicios de educación, esparcimiento y publicación de libros".

Interpuesto recurso contencioso administrativo contra tal Resolución administrativa, la Sala de Instancia, una vez que expuso los términos en que se había pronunciado la decisión administrativa, en los que se había trabado la litis, el contenido del artículo 12.1.a), de la Ley de Marcas, los requisitos de la prohibición que del mismo se desprenden, y los diferentes criterios expuestos en la jurisprudencia para llevar a efecto la comparación (entre ellos, los de la impresión o visión de conjunto, el de la existencia o inexistencia de riesgo de confusión y el de la atención, además de a la semejanza, al área comercial a que van dirigidos los productos o servicios amparados por el distintivo), desestimó el recurso jurisdiccional, confirmando aquella decisión administrativa, expresando para ello que:

[...] "En el caso examinado, la Sala entiende que entre las marcas enfrentadas existen evidentes diferencias que permiten la convivencia en la Oficina de Marcas. Como antes se ha señalado, el análisis requiere una apreciación de conjunto por lo que entre las DOMINA ZARA y ZARA cabe una perfecta distinción. Aún cuando parte de los productos afectados coincidan no cabe duda, como ha señalado reiteradamente el Tribunal Supremo, que pueden coincidir en el mercado sin problemas de comercialización; constando, además, una notable diferenciación en el gráfico de ambas que impide la confusión en el mercado".

Disconforme con esta sentencia, se interpuso este recurso de casación fundamentado en dos motivos, subdivididos cada uno en dos partes, articulados ambos al amparo del apartado d), del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional; el primero, en su parte primera, por infracción de los artículos 1º y 12.1.a) de la Ley de Marcas y, en su parte segunda, por infracción del artículo 13.c) y del artículo 11 de la vigente Ley de Marcas, aplicables al objeto del debate y, el segundo, por infracción de la doctrina jurisprudencial aplicable a la cuestión objeto de debate, en relación con los criterios que deben seguirse tanto para hacer el análisis comparativo de las marcas enfrentadas (primera parte), como en cuanto a la ilicitud del aprovechamiento del prestigio alcanzado por una marca previa (segunda parte).

Hemos de comenzar el examen por la segunda parte tanto del motivo primero, en el que denuncia - aparte de la referencia al artículo 11 de la misma Ley al que ninguna mención hace la sentencia - la infracción por la sentencia de instancia de la prohibición de que un signo posterior se aproveche del prestigio adquirido por uno anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 13. c) y d) de la Ley de Marcas ("No podrán registrarse como marcas: c) Los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados. d) Los signos o medios que reproduzcan o imiten creaciones protegidas por un derecho de propiedad intelectual o industrial a no ser que medie la debida autorización del titular de tal derecho"), como del motivo segundo en el que denuncia la infracción de la jurisprudencia relativa a la ilicitud del aprovechamiento del prestigio alcanzado por una marca previa.

Para fundamentar este apartado de los motivos, la recurrente aduce que ya en la instancia sostuvo no sólo la notoriedad de la marca ZARA de la que es titular, entre otras Clases del Nomenclátor, para la 25 bajo la cual se dedicaba a la comercialización de ropa, complementos y calzado en el mercado nacional e internacional, sino que había insistido - como hace ahora en esta casación - en la fama, prestigio, reputación y renombre adquirido en la práctica comercial, con el desarrollo de su actividad tanto en el ámbito nacional como internacional y las importantes cifras de facturación alcanzadas, para lo que había aportado un listado de las marcas ZARA en el momento actual - entre ellas, las opuestas -, el directorio de las tiendas ZARA en España y una selección de artículos de prensa sobre el signo ZARA correspondientes a publicaciones dedicadas al sector económico de amplia divulgación en España, con referencias a la evolución económica del grupo a que pertenece el signo y a su consolidación como el grupo internacional de moda más rentable. Y sostiene que con el registro de la marca Domina Zara con gráfico - con el significado sadomasoquista que el primero de los términos denominativos tiene -, para la clase 41, cuando también la primera de las opuestas se refiere a los mismos servicios, se provocaría que el consumidor medio identificara a través de la palabra Zara los servicios que pretende proteger la solicitante, tanto por la tendencia a la reducción de la denominación como por la utilización de aquel de los vocablos más conocido y más familiar con lo que, en definitiva, se aprovecharía del crédito y reputación ajena, que es al que se dirige la prohibición del artículo 13.c) de la Ley de Marcas.

Partiendo de que el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca), esa asociación se transforma, como ha puesto de relieve la doctrina, en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwil). Por ello la finalidad de la capacidad diferenciadora de la marca no sólo va dirigida, como dice la propia Exposición de Motivos de la Ley de Marcas, a garantizar que constituya instrumento eficaz y necesario de la política empresarial sino que también supone un importante mecanismo para la protección de los consumidores, que se proyecta, como dijimos en la sentencia de 12 de Diciembre de 2.003, en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguir sin error posible unos y otros, en razón de esa representación.

A estos efectos, y en relación con la argumentación de la actora, se hace fundamental la distinción entre marca notoria y marca renombrada. Una marca es notoria cuando es ampliamente conocida dentro del sector del mercado al que pertenecen los bienes o servicios distinguidos por ella. La marca renombrada, en cambio, es aquella que es ampliamente conocida por el público en general y no sólo dentro del sector del mercado al que los productos o servicios pertenecen. La marca renombrada viene a ser así una especie del género "marca notoria" pues, además del conocimiento por el público al que se dirige, suscita en el público en general la idea de los productos o servicios diferenciados con la marca.

En la vigente Ley de Marcas, su artículo 3º dispensa una protección específica a la marca notoria, reconociendo la facultad de su titular extrarregistral para enfrentarse y anular las marcas registradas posteriores en el tiempo a la suya previamente usada, protección que obviamente no puede verse disminuida, sino al contrario, cuando esta accede al registro o figura ya en el. Y aunque no parece establecerse una específica protección, desde el punto de vista puramente registral de la marca renombrada (una alusión a ella puede verse en el artículo 38.3 de la propia Ley, cuando a efectos de indemnizaciones derivadas de la violación del derecho de marca, se refiere a "la notoriedad y prestigio de la marca"), no es posible olvidar ese carácter cuando claramente puede predicarse de una marca y cuando la marca se erige en uno de los principales activos de su titular. Esa marca renombrada, por vía interpretativa, tiene su protección en el artículo 13.c), que habla ya específicamente del aprovechamiento indebido de la "reputación" de otros signos o medios ya registrados; reputación que se extiende a todos los ámbitos y no a específicos sectores del artículo 3º de la Ley de Marcas.

Protección que ha de ser considerada desde la perspectiva del consumidor medio, entendiendo como tal, como hace la jurisprudencia europea - sentencia TJCE de 22 de Junio de 1.999 -, la persona dotada con raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo sin detenerse a examinar sus diferentes detalles.

Por ello, en cuanto la Sala de Instancia rechaza ese aprovechamiento indebido de la reputación ajena, aunque reconozca que parte de los productos afectados - más propiamente serían servicios - coincidan, al afirmar que "pueden coincidir en el mercado sin problemas de comercialización" sin detenerse a examinar el efecto que en la comparación entre los signos produce el elemento aplicativo, está infringiendo por inaplicación el artículo 13.c), de la Ley de Marcas y la jurisprudencia relativa a la ilicitud del aprovechamiento de la reputación ajena a que se refiere el precepto, en el que se protege, como hemos dicho, la marca renombrada más allá del principio de especialidad.

Ello supone acoger la segunda parte tanto del primero como del segundo motivo articulado y, sin necesidad ya del examen de la primera parte de los dos motivos, estimar el recurso y casar la sentencia recurrida, lo que nos sitúa, conforme a lo dispuesto en el artículo 95.1. c) y d), de la Ley Jurisdiccional, en situación de resolver dentro de los términos en que apareciera planteado el debate.

Y puesto que en éste se pretendía que, entre otros argumentos, por aplicación del artículo 13.c), de la Ley de Marcas, se anulasen las Resoluciones administrativas que habían accedido a la concesión de la marca solicitada, y de que se deja hecha mención,- y con remisión a lo anteriormente dicho en relación con los conceptos de marcas notoria y renombrada y la ilicitud del aprovechamiento de la reputación ajena -, hemos de comenzar nuestro examen, desde la perspectiva en que la comparación ha de ser hecha - el consumidor medio - por las circunstancias y datos aducidos en la instancia, para determinar si puede llegarse a la conclusión de que la marca ZARA constituye una marca renombrada, que requiera esa protección ultrarreforzada.

Pues bien, tanto desde ese punto de vista del consumidor medio como del activo que representa el signo ZARA para su titular, teniendo en cuenta todos los datos que antes hemos expuesto acerca del desarrollo comercial de la recurrente, su importancia económica y su conocimiento generalizado por su difusión en el mercado, tanto nacional como internacional, conocimiento que se extiende más allá del ámbito de la moda por el amplio número de clases de productos y servicios a que se extiende como denominativa o como mixta con gráfico, el amplio sector de consumidores actuales o potenciales de la misma, aplicando criterios de experiencia, ésta Sala llega a la conclusión de que la marca ZARA reúne todas las circunstancias para que pueda ser considerada como marca renombrada, en cuanto en ella confluyen los dos elementos que caracterizan particularmente tal marca - el cuantitativo, referido a su amplia difusión y conocimiento, en los diversos sectores del mercado nacional e internacional y el cualitativo por la relación diseño/calidad/precio de los productos -, lo que debe comportar la protección antes referida, pues el prestigio, reputación y conocimiento de que goza entre ese amplio público que le ha hecho ser comúnmente aceptada y conocida, y precisamente por ello, puede quedar diluido tanto por el uso (que puede ser positivo como negativo) que se da a la solicitante como por la reiteración de ese uso en otros casos.

Sólo queda por añadir que, en este caso, dado ese renombre de la marca prioritaria, la prohibición relativa del artículo 12.1.a), no puede aplicarse mediante una mera comparación nominal entre los signos y gráficos enfrentados, como se hace en otros casos, para deducir si el vocablo Dómina y la expresión latina que se inserta en el gráfico, aporta a la marca solicitante la suficiente fuerza identificadora que excluya, razonablemente, los riesgos que para el prestigio y reputación de una marca concreta el derecho de marcas trata de evitar, sino que la aplicación de ese precepto y la prohibición que contiene debe quedar modulado en presencia de las marcas renombradas; pues a partir de su inscripción la marca renombrada cierra o impide el registro de otros signos distintivos, para productos idénticos o similares, que puedan crear confusión con ella misma.

Procede por ello estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las costas de este recurso de casación, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,

Estimar el presente recurso de casación interpuesto por la representación procesal de INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), contra la sentencia dictada con fecha 24 de Octubre de 2.001, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Novena, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 1.337 de 1.998, que casamos y anulamos.

Estimar el recurso contencioso-administrativo antes expresado, interpuesto por la citada mercantil contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 8 de Mayo de 1.998, que desestimó el recurso ordinario interpuesto contra la de 7 de Enero de 1.997, que había acordado el registro de la marca número 2.012.274, Dómina Zara Somnium Sum con gráfico, para servicios de la Clase 41 del Nomenclátor Internacional, que se anula por no conforme a derecho y, en su lugar, se declara que no procede el registro de la marca solicitada.

Cada parte satisfará las costas de este recurso de casación, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.