STS, 27 de Septiembre de 2004

En el proceso contencioso-administrativo número 178/1998, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 8 de febrero de 2001, cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: Que desestimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora Sra. Rodríguez Pechín, en representación de CADBURY LIMITED, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 20 de marzo de 1997, confirmada en vía de recurso ordinario por la de 9 de octubre de 1997, que autorizó la inscripción de la marca nacional núm. 2.007.193 "ROSES RUIZ CONFITERIA ROSES" para distinguir productos de la Clase 30 del Nomenclator, debemos declarar y declaramos las mencionadas resoluciones ajustadas a Derechos, sin imposición de costas.».

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad CADBURY LIMITED recurso de casación, que la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 28 de marzo de 2001 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 31 de mayo de 2001, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «que teniendo por presentado, en tiempo y forma, el presente escrito de interposición del recurso de casación contra la reseñada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, continúe este en todos sus trámites, decretando la admisibilidad del mismo y dictando sentencia, estimando los motivos del recurso y casando la sentencia recurrida, resolviendo de conformidad a la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, esto es, anulando las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, dictadas en relación con la solicitud de registro de marca nº 2.007.193 CONFITERIA ROSES para distinguir productos de la clase 30 del Nomenclator Internacional y disponiendo la denegación de dicha solicitud de registro de marca.».

La Sala, por providencia de fecha 23 de julio de 2002, admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 5 de noviembre de 2002 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y D. Carlos) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:

1. - El Procurador Sr. Rojas Santos, en representación de D. Carlos en escrito presentado el 9 de diciembre de 2002, manifestó: «A la vista de que no siendo intención de mi representado llevar a efecto su personación no procede presentar oposición al recurso de casación por la razón expresada..»

2. - El Sr. Abogado del Estado en escrito presentado el día 11 de diciembre de 2002, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que, teniendo por presentado este escrito y por evacuado el trámite de oposición, dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.».

Por providencia de fecha 27 de mayo de 2004, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 22 de septiembre de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto.

Constituye el objeto del presente recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 8 de febrero de 2001, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Compañía Mercantil CADBURY LIMITED contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 9 de octubre de 1997, que desestimó el recurso ordinario formulado contra la resolución precedente de 20 de marzo de 1997, que autorizó la inscripción de la marca número 2.007.193 "ROSES RUÍZ CONFITERÍA ROSES" para amparar productos comprendidos en la clase 30 del Nomenclator Internacional de Marcas.

La sentencia de la Sala de instancia declaró la conformidad a derecho de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas, estimando la compatibilidad de la marca aspirante número 2.007.193 "ROSES RUÍZ CONFITERÍA ROSES" para amparar productos de la clase 30, y la marca prioritaria número 963.151 "CADBURY'S ROSES" para amparar productos de la clase 30, en la aplicación razonada del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, al apreciar en una visión de conjunto de las marcas confrontadas la fuerza distintiva de los términos "Confitería" y "Cadbury's" que distinguen ambas marcas, que no se debilita por la utilización común del término "Roses", y valorar la relevancia del elemento gráfico que caracteriza a la marca aspirante, lo que evidencia la existencia de suficientes diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales que excluyen el riesgo de confusión en el consumidor medio, en base al siguiente razonamiento que se refiere en el fundamento jurídico tercero en los siguientes términos:

Presupuesto lo anterior, la Sala entiende que, a pesar de la coincidencia en las denominaciones enfrentadas del término «roses», el conjunto denominativo formado por las denominaciones en pugna (« ROSES RUIZ CONFITERIA ROSES», solicitada; " CADBURY'S ROSES», oponente) permite diferenciarlas claramente, tanto desde el punto de vista visual como auditivo En efecto: a) Es doctrina consolidada del Tribunal Supremo la de que la mera coincidencia parcial de una misma palabra, sílaba, raíz o desinencia entre los signos distintivos resulta incapaz, por sí sola, para determinar que existe semejanza o que induce a error en el consumidor medio (Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1988, 3 de abril y 8 de julio de 1996); b) La presencia en ambas marcas de los términos " CADBURY'S» y " CONFITERIA» otorga a las denominaciones resultantes una significación fonética, visual y auditiva que las distingue claramente y que es plenamente apreciable, a juicio de la Sala, por el consumidor medio tanto visual como auditivamente; c) La marca solicitada se presenta, además, con un gráfico característico, que no aparece en absoluto en el signo solicitado.

Estos extremos impiden la aplicación al caso concreto de la prohibición prevista en el artículo 12.1 de la Ley de Marcas, ya que entre ambas denominaciones existen suficientes diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales que excluyen el riesgo de error o confusión en el mercado. Procede, por ello, desestimar el recurso interpuesto y, correlativamente, declarar la conformidad a Derecho de las Resoluciones que autorizaron la inscripción de la marca solicitada para los productos reivindicados

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La defensa letrada de la Entidad recurrente funda el primer motivo de casación, articulado al amparo del artículo 88, 1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción del ordenamiento jurídico, denunciando que la sentencia de instancia incurre en vulneración del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, alegando sustancialmente que la Sala no realizó el juicio comparativo entre ambas marcas de forma adecuada al no tomar en consideración las coincidencias que se advierten en las marcas confrontadas por la utilización del conjunto denominativo "Roses", por lo que incurren en semejanza fonética que puede inducir a confusión en el consumidor, debiendo esta Sala del Tribunal Supremo entrar a valorar de nuevo la similitud entre las marcas enfrentadas en aplicación del artículo 88.3 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

El segundo motivo de casación articulado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, se funda en la infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, censurando que la Sala de instancia ha incurrido en indebida aplicación de este precepto al no apreciar que la similitud fonética entre las marcas enfrentadas es susceptible de provocar riesgo de asociación en el público consumidor.

Procede rechazar que la sentencia objeto del recurso de casación incurra en la infracción legal denunciada como primer y segundo motivos de casación, que por su conexión deben ser examinados conjuntamente, al realizar la Sala una aplicación razonable, presidida por los cánones hermeneúticos de racionalidad y lógica, del artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establece que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior.

Cabe coincidir con el criterio expresado por el órgano sentenciador que aprecia que no existe riesgo de confusión entre las marcas confrontadas por la mera coincidencia en la utilización del elemento denominativo "Roses", al distinguirse con claridad ambas marcas por la falta de semejanza fonética y gráfica de los elementos denominativos utilizados distintivos de la marca "CADBURY'S ROSES" y de la marca aspirante "ROSES RUÍZ CONFITERÍA ROSES".

Esta conclusión jurídica que refiere la compatibilidad de las marcas opositoras, según declara la sentencia de la Sala de instancia, es conforme a la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, según se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica, lo que promueve la desestimación del segundo motivo de casación articulado por infracción de la jurisprudencia aplicable.

La concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermeneútico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza fonética o gráfica, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

No puede considerarse la infracción de la jurisprudencia invocada por la Entidad recurrente, porque debe advertirse que esta Sala en la sentencia de 4 de diciembre de 2003 ha observado que "en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar, que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad".

Debe recordarse la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (R.C. 553/19996), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas.

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.

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Coincidentemente con la conclusión jurídica de la Sala de instancia procede declarar que la marca aspirante 2.007.193 "ROSES RUÍZ CONFITERÍA ROSES" es compatible con la marca registrada número 963.151 "CADBURY'S ROSES" para servicios de la clase 30, al ser diferentes las denominaciones contrapuestas, y porque el gráfico que distingue a la marca aspirante tiene la necesaria fuerza diferenciadora para no inducir a confusión en el mercado, aunque ambas marcas se refieran a productos que se comercializan en la misma área comercial.

No procede que esta Sala del Tribunal Supremo, en su función de Tribunal de Casación, promueva la facultad procesal de integrar en los hechos admitidos como probados por el Tribunal de instancia, en virtud de la aplicación del artículo 88.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, aquellos que habiendo sido omitidos por éste, estén suficientemente justificados según las actuaciones y cuya toma en consideración resulte necesaria para apreciar la infracción alegada de las normas del ordenamiento jurídico, porque la defensa letrada de la parte recurrente pretende, en apelación a este precepto, incurriendo en desviación procesal, una distinta valoración por esta Sala del Tribunal Supremo del juicio de confundibilidad de las marcas de la realizada por la Sala de instancia, que le está vedado, para respetar los límites de enjuiciamiento inherentes al recurso de casación, que le vincula a respetar el principio de intangibilidad de los hechos acreditados por la Sala "a quo".

El riesgo de asociación a que se refiere el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, conforme es doctrina de esta Sala, no constituye un concepto jurídico autónomo desligado del examen valorativo de la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre las marcas confrontadas, sino que se integra en el juicio de confundibilidad de las marcas, como variante o modalidad del riesgo de confusión indirecto, que impide que el consumidor pueda confundir el origen de las marcas atribuyéndolas a una misma empresa o a empresas vinculadas entre sí, al no poder caracterizarse de forma independiente en sentido no relativo al origen de la procedencia empresarial de la marca, que constituiría una reducción injustificada de la libre competencia.

Procede declarar, asimismo, la improsperabilidad del tercer motivo de casación, articulado al amparo del artículo 88, 1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, que se funda en que la sentencia de la Sala de instancia infringe el artículo 13 apartado c) de la Ley de Marcas, que se sustenta en la alegación expuesta por la defensa letrada de la Entidad recurrente de que el juzgador ha omitido toda consideración sobre el aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas de su titularidad registral, que por su significación de marca notoria y renombrada, merece especial tutela registral.

La falta de censura de la sentencia, objeto de recurso de casación, en base al motivo de casación de quebrantamiento de las formas esenciales de juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, establecido en el artículo 88, 1 c) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, impide a esta Sala declarar la existencia de incongruencia omisiva, y, como efecto reflejo, promociona que no se considere la alegación de infracción de la prohibición establecida en el artículo 13, en su apartado c), de la Ley de Marcas, tendente a evitar el registro de marcas que supongan un apoderamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrales, ya que no se ha acreditado que se hayan vulnerado los preceptos legales que regulan el valor de la prueba tasada, ni modifican la apreciación de la inexistencia de semejanza entre las marcas confrontadas, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, de conformidad con la doctrina jurisprudencial constante de este Tribunal Supremo.

En la inteligencia del artículo 13 c) de la Ley de Marcas, el aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas registradas exige una actividad probatoria tendente a acreditar que las marcas confrontadas gozan de difusión y reconocimiento entre los consumidores y las empresas competitivas, o que son conocidas por el público en general, más allá de los consumidores del sector, por consumidores pertenecientes a mercados diferentes de aquel mercado al que corresponden los productos y servicios diferenciados por las marcas, gozan de un alto prestigio o buena fama, condiciones que en relación con el elemento distintivo de la figura geométrica triangular por su carácter en este supuesto de no dominante, no han quedado probadas en sede del recurso contencioso-administrativo.

Una marca es notoria, según se refiere por esta Sala en la sentencia de 17 de mayo de 2004 (RC 709/1998), cuando el general conocimiento que de ella existe se circunscribe al sector al que pertenecen los productos que distingue, mientras que en el caso de la marca renombrada ese conocimiento se extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil; esto es, la notoriedad de la marca se refiere al conocimiento por el consumidor medio de una marca concreta en relación con un sector comercial determinado, en tanto que el renombre se refiere al conocimiento no sólo por el consumidor medio de una marca sino por el público en general de los productos de la misma.

En definitiva, esa apreciación ha de hacerse desde la posición de un consumidor medio, entendiendo por tal, como dice la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1999, "persona dotada con raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles".

Y debe señalarse que, conforme es doctrina de esta Sala, la apreciación del aprovechamiento indebido de la regulación de otro signo o medios registrales a que se refiere el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, no puede disociarse del "juicio de confundibilidad" entre los signos enfrentados, de modo que habiéndose declarado que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación entre las marcas confrontadas, ni que la confrontación de ambas marcas induzca a provocar riesgo de evocación, aquel precepto deviene inaplicable, aunque exija además un escrutinio más estricto, apropiado al objetivo específico de esta disposición, de proteger las marcas que gozan de renombre, tendente a demostrar que en el caso de la marca posterior se pretende obtener una ventaja de la marca prioritaria o que se le puede causar perjuicio.

Procede, consecuentemente, desestimar y declarar que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de CADBURY LIMITED contra la sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 8 de febrero de 2001, dictada en el recurso contencioso-administrativo 178/1998.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de CADBURY LIMITED contra la sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 8 de febrero de 2001, dictada en el recurso contencioso-administrativo 178/1998.

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ- CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.