STS, 15 de Noviembre de 2004
| Ponente | D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO |
| ECLI | ES:TS:2004:7360 |
| Número de Recurso | 6238/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 15 de Noviembre de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a quince de Noviembre de dos mil cuatro.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 6.238/2.001, interpuesto por ZIMMER, INC., representada por la Procuradora Dª Almudena González García, contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 14 de mayo de 2.001 en el recurso contencioso-administrativo número 1.186/1.997, sobre denegación de inscripción de la marca número 1.795.181 "OSTEOBOND".
Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 14 de mayo de 2.001, desestimatoria del recurso promovido por Zimmer Inc. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 3 de mayo de 1.996 y 22 de enero de 1.997 -confirmatoria de la anterior al resolver el recurso ordinario interpuesto contra la misma. En dichas resoluciones se denegaba la inscripción de la marca nº 1.795.181 "OSTEOBOND", de tipo denominativo, para productos de la clase 5 del Nomenclátor.
Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de 5 de septiembre de 2.001, al tiempo que ordenó la remisión de las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de Zimmer, Inc. compareció en forma en fecha 24 de octubre de 2.001, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:
- 1º, formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil;
- 2º, amparado en el mismo apartado del citado artículo 88 que el anterior, igualmente por infracción del artículo 218 de la Ley procesal civil en relación con la sentencia, que supone quebrantamiento de las formas esenciales del juicio;
- 3º, que se plantea en base al mismo apartado y por infracción del mismo artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil que los dos anteriores;
- 4º, formulado en los mismos términos que los tres anteriores;
- 5º, que se ampara en el apartado 1.d) del ya mencionado artículo 88 de la Ley jurisdiccional, por infracción de la jurisprudencia que cita en relación con los límites de la valoración de conjunto y la eliminación a tales efectos de elementos secundarios a efectos comparativos, y
- 6º, en base al apartado 1.d) del artículo 88, por infracción de la jurisprudencia y doctrina que cita del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que establece cuáles han de ser los criterios de comparación de las marcas.
Terminaba suplicando que se dicte sentencia casando la recurrida, para resolver de conformidad con la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, anulando la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegó la inscripción del registro de marca nº 1.795.181 OSTEOBOND. Mediante otrosí, solicitaba la celebración de vista.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 11 de marzo de 2.003.
Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.
Por providencia de fecha 23 de junio de 2.004 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 3 de noviembre de 2.004, en que han tenido lugar dichos actos
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPÍN TEMPLADO, Magistrado de la Sala. .
Se recurre en casación la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó la reclamación contra el rechazo administrativo de la marca nº 1.795.181, "Osteobond", denominativa, para determinados productos de la clase 5 ("preparaciones con cemento para huesos y preparaciones quirúrgico-ortopédicas"). La denegación por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas en las resoluciones mencionadas en los antecedentes se debió a la oposición de la prioritaria nº 1.718.494 "Osteobion", también denominativa, para los productos de la misma clase 5 del Nomenclátor internacional.
La Sentencia recurrida desestimó el recurso contencioso administrativo con los siguientes razonamientos:
"El sentido denegatorio de la resolución recurrida es plenamente compartido en esta sentencia que desestima el recurso contra ella interpuesto, asumiendo los razonamientos desarrollados en la misma pues debe tenerse en cuenta el criterio que el Tribunal Supremo inició en sentencia de 27 de junio de 1985, consolidado posteriormente en otras de 26 de diciembre de 1990 o 15 de junio de 1995. Según lo cual lo esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominaciones de las marcas enfrentadas es, ciertamente que la semejanza fonética o gráfica (con este alternativa o disyuntiva) se mantiene por la simple prosodia o la imagen de vocablos y, en su caso, de los dibujos, figuras o diseños en pugna, tras un parangón meramente sintético, sin mas que una sencilla visión, apreciación, lectura y audición de conjunto, que no se entretenga en descomponer a aquilatar técnicamente ni de forma desmesuradamente minuciosa los elementos confrontados, no que descienda a disquisiciones léxico-gramaticales puesto que para la convivencia lo fundamental es que los signos con que se presentan en el mercado no induzcan, por su apariencia e impresión, en algún aspecto, a error al consumidor.
En esta misma línea argumental se decanta la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 1995 cuando afirma que es desde la perspectiva del principio constitucional de libertad de empresa en el marco de la economía de mercado como debe orientarse la protección que a la inventiva o innovación industrial dispone el Registro de la Propiedad Industrial, tanto para eliminar los obstáculos que indebidamente se opongan o frenen la libre iniciativa empresarial como también para establecer un claro límite a tal iniciativa con base a las exigencias de la buena fe y de la libre y leal concurrencia, a fin de garantizar, en definitiva, la protección del consumidor, evitándole los riesgos de error o confusión entre los productos amparados por las marcas, garantía que se fundamenta en la necesaria exigencia en las mismas de un signo o medio material que señale y distinga perfectamente de su similares, los productos por aquellas amparados, evitándose también que con el parecido o semejanza con la denominación de otra marca pueda accederse al crédito o forma obtenidas por la marca prioritaria, pues la carencia de la letra i, en la marca denegada, respecto de la marca oponente no es suficiente para establecer una aceptable diferenciación fonética entre ambas marcas que amparan productos incluidos en la clase 5. Todo ello determina la desestimación de este recurso." (fundamento de derecho tercero)
El recurso de casación se articula mediante seis motivos. Los cuatro primeros, al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, por incongruencia omisiva respecto a otras tantas alegaciones formuladas en la demanda contencioso administrativa. Los dos últimos, acogidos al apartado 1.d) del precepto procesal indicado, por infracción de la jurisprudencia de este Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea que se cita en ellos.
El planteamiento análogo de los tres primeros motivos hace conveniente su examen conjunto, ya que lo que denuncia la actora es que la Sentencia de instancia no ha dado respuesta a determinadas alegaciones que planteó en su demanda. Es jurisprudencia consolidada y muy reiterada tanto del Tribunal Constitucional como de este Tribunal Supremo que el derecho a la tutela judicial efectiva se cumple satisfactoriamente con la respuesta judicial motivada respecto a todas las pretensiones formuladas, así como también respecto de aquéllas alegaciones esenciales que pueden determinar la estimación o el rechazo de dichas pretensiones (entre otras, Sentencia de esta Sala de 10 de diciembre de 2.003 -R.C. 7.992/1.998-). Pues bien, la aplicación de dicha doctrina lleva a la desestimación de los cuatro motivos, por cuanto la respuesta judicial que se ha transcrito en el anterior fundamento de derecho responde a la pretensión formulada de reconocimiento de la marca solicitada, rechazando de forma suficiente los argumentos básicos formulados por la sociedad actora.
En efecto, la Sentencia rechaza la impugnación de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas y confirma el criterio de que la marca solicitada puede provocar confusión en el mercado por su parecido denominativo y coincidencia aplicativa. Es verdad, sin duda, que la respuesta podía haber sido más pormenorizada respecto a los distintos argumentos ofrecidos por la actora en su demanda, pero también lo es que la Sala de instancia no ha dejado sin respuesta nada que hubiera podido llevarle a una solución distinta de la adoptada.
Así, respecto a la falta de respuesta relativa a otras dos marcas registradas de la actora, la misma es irrelevante. Una de ellas, de igual denominación (nº 1.795.175, "Osteobond"), lo es para clase distinta del nomenclátor, la 10, por lo que la diferencia aplicativa hace que dicho precedente resulte indiferente para la decisión adoptada por la Sala, sin perjuicio de la falta de vinculación al precedente administrativo para los órganos judiciales. Respecto a la otra marca, ésta para la misma clase 5 respecto a la que se solicitaba la marca rechazada (nº 2.166.126, "Osteobond Plus"), tiene una diferencia denominativa que le otorga de manera evidente una distintividad muy superior respecto a la opuesta, por lo que tampoco dicho precedente era un argumento relevante para el caso de autos.
La no contestación específica respecto a la raíz común "osteo" carece de trascendencia y ha de considerarse un argumento implícitamente rechazado por la Sala al afirmar de manera inequívoca la confundibilidad entre las marcas opuestas. Por lo demás, es jurisprudencia muy reiterada que la comparación entre las marcas enfrentadas ha de hacerse respecto al impacto global del conjunto de los signos que las integran, sin descomposiciones artificiosas de los mismos, como la que subyace al citado argumento, tal como sostiene la Sala de instancia con cita de jurisprudencia de este Tribunal.
Finalmente, la alegación respecto al carácter especializado de los usuarios de los productos amparados por las marcas en litigio está claramente rechazado al destacar precisamente la Sala de instancia en el fundamento antes reseñado la importancia de la protección del consumidor, lo que evidencia que tuvo presente la perspectiva de los consumidores y no estimó que su carácter de expertos fuera suficiente como para evitar la confusión vedada por el artículo 12 de la Ley de Marcas (32/1988, de 10 de noviembre).
En el cuarto motivo, acogido también al apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, con la alegación de infracción del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se viene a denunciar un error en los hechos a partir de los que la Sala de instancia resuelve, con la consiguiente falta de motivación respecto la valoración de los auténticos datos fácticos. Así, entiende la parte actora que en la Sentencia se afirma que la única diferencia es la existencia de una "i", cuando ambas marcas se diferencian además por la "d" final de la marca aspirante. En realidad, aunque es cierto que la argumentación de la Sala podía haber sido más completa, lo cierto es que no afirma que esa fuese la única diferencia, sino que dicha diferencia no era bastante para excluir la posibilidad de confusión. En el contexto de la Sentencia impugnada, en la que en todo momento ambas marcas se escriben correctamente, se trata de una imprecisión irrelevante, pues de su lectura se deduce sin género de dudas que la Sala de instancia comparó los términos correctos y apreció que podían suscitar la confusión de los consumidores, valoración fáctica que resulta intangible en casación.
En los dos últimos motivos, el quinto y el sexto, se plantea, al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, la infracción de jurisprudencia relativa a los criterios de comparación entre los signos distintivos de marcas enfrentadas.
En el motivo quinto, aduce la parte actora que se ha infringido de la jurisprudencia de este Tribunal sobre los límites de la valoración de conjunto de los respectivos signos y la necesaria eliminación, en cambio, de los elementos secundarios y de escaso valor distintivo, según la jurisprudencia que se cita. Sostiene la recurrente que en aplicación de dicho criterio, siendo la raíz "osteo" un elemento escasamente distintivo, la comparación debería reducirse a las términos "bond" y "bion", con evocaciones netamente diferenciadas.
Pues bien, debe rechazarse que se haya producido tal violación de jurisprudencia por una doble razón. En primer lugar, porque como esta Sala ha reiterado abundantemente, en una materia tan extremadamente casuista, los precedentes y los ejemplos concretos de aplicación de los criterios jurisprudenciales a los que debe acomodarse la comparación entre signos tiene escaso valor, siendo tan concretos y específicos los supuestos sobre los que se proyectan, debido a la infinita posibilidad de signos diversos, aplicados a su vez sobre productos y servicios asimismo extremadamente variados. Así las cosas, el desarrollo del motivo apenas esconde que, en último término, lo que la parte hace es simplemente discrepar de la valoración efectuada por la Sala.
Pero es que además, en segundo lugar, tampoco puede sostenerse que la jurisprudencia de esta Sala, en aplicación de la Ley de Marcas de 1.988 (Ley 32/1988, de 10 de noviembre), sea que haya que prescindir de los elementos accesorios o poco relevantes. Antes al contrario, el criterio básico es que el juicio de comparación debe partir de un examen global de los signos enfrentados, tratando de valorar el impacto de conjunto que la marca produce en el usuario; que dicho juicio global no impide que se pongan de relieve los elementos preponderantes y que se examinen los elementos que componen la marca y su efecto en la perspectiva global, pero sin perder en ningún caso dicha perspectiva; y, finalmente, en relación con lo planteado por la parte actora y en contra de lo que ésta afirma, hemos dicho expresamente que el poner de relieve la existencia de un elemento preponderante no permite prescindir del resto de elementos de la marca y comparar sólo dicho elemento, pues ello conlleva precisamente el abandono de la impresión de conjunto que la marca causa al consumidor (Sentencias de esta Sala y Sección de 9 de octubre de 2.003 -R.C. 3.887/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -R.C. 2.618/1.999-).
En el quinto y último motivo se alega la infracción de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al interpretar la directiva de armonización de marcas de 21 de diciembre de 1998, que establece los criterios de comparación entre marcas.
También este motivo debe ser rechazado, por cuanto dicha jurisprudencia coincide con la de este Tribunal, y en particular, con los criterios expresados en el anterior fundamento de derecho, tal como se comprueba con las propias citas efectuadas por la parte actora, en las que se menciona el examen de conjunto sin perjuicio de valorar los distintos elementos distintivos, el ámbito aplicativo, etc.
Frente a la afirmación apodíctica de la recurrente de que tales criterios no fueron aplicados por la Sentencia de instancia, hay que reiterar que el juicio efectuado por la misma es conforme a la doctrina de este Tribunal, que se acomoda a su vez a la del Tribunal de Justicia europeo cuya jurisprudencia se aduce. En definitiva, de nuevo este motivo revela tan sólo la legítima discrepancia de la actora con la valoración sobre confundibilidad realizado por la Sala de instancia, la cual constituye una apreciación sobre hechos que no puede ser revisada en casación.
El rechazo de todos los motivos del recurso supone la desestimación de éste y la preceptiva imposición de las costas a la parte recurrente, según lo prevenido por el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional. En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Zimmer, Inc. contra la sentencia de 14 de mayo de 2.001 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 1.186/1.997. Con imposición de las costas a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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STSJ Comunidad de Madrid 290/2007, 6 de Marzo de 2007
...Y sin que frente a lo anterior puedan prosperar las alegaciones de las parte recurrente pues, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 15 de noviembre de 2004, no puede sostenerse "que la jurisprudencia de esta Sala, en aplicación de la Ley de Marcas de 1988 (Ley 32/1988, de 1......