STS, 6 de Octubre de 2004

PonenteÓscar González González
ECLIES:TS:2004:6254
Número de Recurso4228/2001
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución 6 de Octubre de 2004
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a seis de Octubre de dos mil cuatro.

En el recurso de casación nº 3228/2001, interpuesto por la Entidad DIRECT LINE INSURANCE PLC., representada por la Procuradora Doña Almudena González García, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 323/2001 dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 6 de abril de 2001, recaída en el recurso nº 840/1997, sobre concesión de inscripción de la marca gráfica nº 1.961.676 "LINEA DIRECTA BANCAJA"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado, y la Entidad CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE (BANCAJA), representada por el Procurador Don Javier Ungria López, y asistida de Letrado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Cuarta) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad DIRECT LINE INSURANCE PLC., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 30 de enero de 1997, desestimatoria en recurso ordinario de la de 22 de mayo de 1996, que concedía la inscripción de la marca nº 1.961.676 "LINEA DIRECTA BANCAJA", para designar productos de la clase 36ª del Nomenclator internacional.

SEGUNDO

Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 4 de junio de 2001, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la recurrente (DIRECT LINE INSURANCE PLC.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 18 de julio de 2001, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:

1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia y de las que rigen los actos y garantías procesales determinante de indefensión.

2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 24 de la Constitución en relación con los art. 1214 y concordantes del Código Civil y de las reglas de la sana crítica.

3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 33.3 de la Constitución y de los arts. 30, 31.1 y 47.1 de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988.

4) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letras c) y d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por incongruencia omisiva de la sentencia e infracción, por interpretación errónea del art. 12.1 a) de la Ley de Marcas y violación de la jurisprudencia que lo ha interpretado.

5) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, infracción por inaplicación, del art. 6 bis del Convenio de la Unión de París.

6) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción por inaplicación del art. 13 c) de la Ley de Marcas destinado a impedir el aprovechamiento de la reputación ajena.

7) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, infracción por inaplicación del art. 13 d) de la Ley de Marcas y del 6 b) de la Ley General de Publicidad.

Terminando por suplicar sentencia estimando los motivos formulados del recurso y casando la sentencia recurrida, para resolver de conformidad con la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, esto es, anulando la resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedieron el registro de marca nº 1.961.676 LINEA DIRECTA BANCAJA y acordando su denegación.

CUARTO

Por providencia de la Sala, de fecha 1 de octubre de 2002, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 29 de octubre de 2002 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO y CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo; lo que hicieron mediante escritos de fechas 25 de noviembre y 9 de diciembre de 2002 respectivamente, en el que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dictara sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.

QUINTO

Por providencia de fecha 27 de mayo de 2004, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 29 de septiembre del corriente, en que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA solicitó a la Oficina Española de Patentes y Marcas la inscripción de la marca mixta nº 1.961.676 LINEA DIRECTA BANCAJA, de la clase 36 para "servicios de seguros; negocios financieros; negocios monetarios y bancarios; negocios inmobiliarios". La entidad DIRECT LINE INSURANCE PLC opuso a la misma la marca denominativa nº 1.813.603 BANKINTER LINEA DIRECTA, para la misma clase y servicios, y la marca mixta nº 1.320.056 DIRECT LINE INSURANCE de la clase 36 para servicios de seguros, haciendo también referencia a otras marcas inscritas a su favor con el distintivo LINEA DIRECTA o DIRECT LINE.

La OEPM dictó resolución el 22 de mayo de 1996 otorgando la inscripción. Contra esta resolución se interpuso recurso ordinario por la entidad Direct Line Insurance PLC, que se desestimó el 30 de enero de 1997 con base en la siguiente consideración:

"Que la viabilidad registral de la marca solicitada, pasa por la inexistencia del riesgo de confusión entre los consumidores que destruye la nitidez en las relaciones comerciales buscada por nuestro sistema, y que esa posibilidad no está presente en el caso que ahora nos ocupa, dada la disimilitud entre los distintivos de las marcas enfrentadas, "LINEA DIRECTA BANCAJA" el de la solicitada, y "BANKINTER LINEA DIRECTA" y otras denominadas "LINEA DIRECTA" o con estos vocablos en su denominación, las prioritarias, en cuya comparación, por ser de gran interés en este caso, conviene analizar detenidamente si en la realidad del mercado el consumidor o los demás elementos que en el intervienen van a ser asaltados por dudas, acerca de la procedencia empresarial de los servicios protegidos por las marcas pertenecientes a distintos titulares, y para ello es necesario ver si, en primer lugar, la denominación de la marca aspirante al registro tiene una estructura suficientemente clarificadora de su origen, para que aquellos que la contemplan puedan rápidamente asociar el servicio al que se aplica con el empresario que lo presta y, para ello, nada más seguro que el que el distintivo lleve el nombre por el que se conoce al titular en las relaciones comerciales, como ocurre aquí con BANCAJA, tratándose además de un sector como el bancario en el que el nombre de los bancos se distingue clara, rápida y perfectamente por ser pocas y sobradamente conocidas estas entidades, y, además, lo contenga de una forma destacada, también es importante, en segundo lugar, valorar si los términos añadidos LINEA DIRECTA tienen un peso específico en el conjunto suficiente para destruir esa primera impresión de servicio procedente de BANCAJA, es decir, ponderar el valor de este segundo componente denominativo, y, en este punto es inevitable pensar que, a la vista del distintivo y atendiendo a que se debe observar en su conjunto, este añadido no le resta el valor indicador de procedencia empresarial que le atribuye el primero y principal que es BANCAJA, acompañado además de un diseño característico y en colores, y menos aún cuando el vocablo LINEA DIRECTA tiene relativo valor singularizante ya que en poco tiempo se ha convertido en una forma de venta de determinados productos financieros, sin que pueda decirse que se ha vulgarizado pero si que es generalmente conocido como una forma de venta; y ante esta disimilitud de distintivos no tiene cabida el riesgo de confusión y ni tampoco el de asociación puesto que si bien no es presupuesto inexcusable la semejanza de servicios, si lo es la de distintivos, desemejanza que impide el encaje de este caso en los supuestos de las prohibiciones contenidas en los apartados b) y c) y d) del artículo 13; determinando todo esto la no aplicación de las disposiciones prohibitorias ya citadas.

En consecuencia procede la DESESTIMACION de este recurso, confirmando la resolución impugnada."

.

Interpuesto recurso contencioso-administrativo la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia desestimatoria del recurso con base en los siguientes fundamentos:

"La Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, solicitó el 25 de abril de 1995 de la Oficina Española de Patentes y Marcas la inscripción de la marca gráfica "Línea Directa BANCAJA" para proteger servicios de la clase 36, concretamente servicios de seguros; negocios financieros, negocios monetarios y bancarios, negocios inmobiliarios. La marca que se pretende inscribir consta de tres palabras, dos de las cuales se sitúan en un plano superior y contienen en letras mayúsculas normales y grabadas en negro la expresión LINEA DIRECTA, mientras que la tercera palabra BANCAJA está situada en un plano inferior y compuesto de letras de tamaño tres veces superior a la otra inscripción, letras en cuyos signos se comprenden trazos dobles y en la que la letra BAN figura en verde y la letra AJ en rojo según la descripción que se hace en el impreso solicitando su inscripción. A tal petición se opuso la sociedad mercantil Direct Line Insurance PLC alegando ser titular de la inscripción en vigor de la marca BANKINTER LINEA DIRECTA amparada de servicios de la clase 36, consistente en servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios y servicios bancarios, y de la inscripción también en vigor de la marca gráfica Direct Line Insurance caracterizada dentro de un rectángulo figuran en dos niveles Direct Line e Insurance y que en su parte izquierda figura sobre un cuadrado negro un teléfono en blanco, marca que apara servicios de la clase 36, concretamente servicio de seguros, formulando la misma sociedad otras diversas oposiciones como Bankinter Seguros Línea Directa, Bankinter Direct Line, Bankinter Direct Line Insurance, Línea directa o Direct Line. La Oficina Española por resolución de fecha 22-5-96 accede a la concesión por que no considera de aplicación las marcas oponentes por diferir en la denominación y poder concurrir en el mercado. Interpuesto el correspondiente recurso ordinario por Direct Line Insurance PCL el mismo fue desestimado por resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 30 de enero de 1997 que es la que se impugna en el presente proceso jurisdiccional.

[...] El art. 12 de la vigente Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1998 prohibe que se registren como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanzas fonética o gráfica con otra marca anteriormente solicitada o registrada, para designar servicios o actividades idénticas o similares, puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociaciones con la marca anterior, de donde se desprende que para que la prohibición legal produzca su genuino efecto es necesario que en el caso presente se den las tres circunstancias siguientes: 1º) Que entre las dos marcas enfrentadas haya identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual, 2º) Que ambas marcas designen servicios idénticos o similares, y 3º) Que debido a ello la convivencia de las dos marcas pueda originar confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación. A) Entre la marca solicitante LINEA DIRECTA BANCAJA no existe ninguna identidad ni semejanza fonética o gráfica. La diferencia gráfica es absoluta ya que el gráfico multicolor que se pretende inscribir no tiene ningún parecido con las inscripciones de las otras marcas. Tampoco hay semejanza fonética pues entre las palabras Línea Directa Bancaja y las oponentes hay diferencias fonéticas perfectamente determinadas, sin que el hecho de que el recurrente utiliza tanto en español como en inglés la palabra Línea Directa, hoy de muy frecuente utilización, origina la identidad o semejanza fonética a la que la Ley alude, ya que lo que realmente destaca en la marca solicitante es la expresión Bancaja nombre con el que es conocido en el ambiente financiero y bancario la Caja de Ahorros solicitante. Aparte de que la expresión hoy genérica Línea Directa no puede ser apropiada por nadie. B) Es cierto que entre los servicios que ampara la nueva marca y los que amparan las marcas oponentes hay muchos servicios coincidentes, pero ello no es obstáculo para que como afirma la Oficina Española en la resolución recurrida no conste un peligro de confusión en los servicios coincidentes ni que se pueda generar el riesgo de confusión que la ley pretende evitar. Por todo ello procede desestimar la demanda presenta por Direct Line Insurance PLC y ello sin imposición de costas ya que el Tribunal considera que en su actuación procesal no existe temeridad ni mala fe"

.

Contra esta sentencia se ha interpuesto el presente recurso de casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.

SEGUNDO

En el primer motivo de casación aduce el recurrente quebrantamiento de las formas esenciales por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en cuanto, a su juicio, la sentencia contiene afirmaciones sin apoyo probatorio, y sin recoger la realidad probada en la documentación aportada y en el expediente de que la marca "línea directa" es una marca con presencia real en los sectores interesados.

Como se ha dicho por esta Sala en sentencias de 28 de enero de 2004 y 24 de mayo del mismo año, el motivo debe rechazarse por su falta de fundamentación jurídica, en cuanto se ataca la sentencia por incongruencia omisiva derivada de la falta de motivación, cuando la realidad es que la sentencia, concisa y escueta, es congruente con los escritos de las partes, está suficientemente motivada, y además, las sentencias de la jurisdicción contencioso administrativa no es preciso que contengan una declaración de hechos probados ni que contengan un pronunciamiento expreso sobre todas y cada una de las pruebas practicadas en el proceso, dado que la Sala puede apreciar en conjunto las pruebas practicadas en el proceso y no precisa concretar en qué medio de prueba se ha basado para llegar a la conclusión definitiva que establece, bastando que la sentencia constituya una resolución fundada en derecho razonable y no arbitraria y motivada lógicamente.

En realidad, más que las deficiencias procesales que señala y que en ningún caso, consta le hayan producido indefensión o la incongruencia omisiva que denuncia, lo que está combatiendo es la apreciación de la prueba hecha por la Sala de Instancia, valorando todo el material probatorio en su conjunto; en definitiva, lo que en el motivo se pretende es que se sustituya por su propio y particular criterio el objetivo e imparcial de la Sala de Instancia que ha apreciado en su conjunto ese material probatorio y ha sentado las conclusiones fácticas que resultan del mismo; y eso no puede combatirse, por más que se pretenda, sobre las denuncias de presuntas infracciones procesales tanto del proceso como de la sentencia, ya que como es sabido y lo hemos dicho de forma tan reiterada que ahora excusa de cualquier cita concreta, que el recurso de casación es un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada.

La sentencia, como más arriba dijimos, está suficientemente motivada y evidentemente ha resuelto las cuestiones que constituyen el núcleo de la pretensión del recurrente con las contraprestaciones de la contestación, con lo que en ningún caso incurre en incongruencia. Y como las conclusiones fácticas que sienta no pueden decirse que sean irrazonables, ni ilógicas, ni arbitrarias sólo porque no coincidan con el criterio de la parte actora, parece evidente que el motivo ha de ser desestimado.

TERCERO

También, en este plano procesal (motivo 4º) se alega que se han infringido los preceptos que regulan el valor probatorio de los medios de prueba -documentos públicos, informes de prensa y encuestas de mercado-, habida cuenta de que la sentencia llega a la conclusión sin apoyo probatorio alguno de que la expresión "línea directa" es genérica al hacer referencia a los servicios que distingue la marca, lo que, a su juicio, contradice la prueba que ha demostrado que la marca identifica notoriamente en el mercado el origen concreto de unos servicios en la propia compañía recurrente.

El motivo debe igualmente desestimarse, pues además de lo dicho en el anterior fundamento sobre la valoración de la prueba y su inatacabilidad en esta casación, lo que en realidad se denuncia no es la violación de esos concretos preceptos procesales, sino la aplicación al caso de autos de un criterio jurídico. En efecto, la determinación de si la indicada frase -"línea directa, o "direct line"-, es o no genérica es una labor jurisdiccional de subsunción del hecho en la norma, con independencia de que afirme o no un origen empresarial. Esta labor podrá ser atacada por infracción de las normas y jurisprudencia que definen la genericidad de los signos, pero no como una infracción de las normas que regulan la prueba.

Cabe invocar la jurisprudencia contenida en las sentencias de 20 de Marzo y 23 de Septiembre de 2.002, y 2 de Abril y 14 y 20 de Octubre de 2.003 y 26 de Marzo, 5 de Abril y 3 de Mayo del corriente año. Y también es doctrina reiterada de esta Sala (pueden verse como más recientes y por estar referidas, una, a la Ley Jurisdiccional de 1.956 y, otra, a la vigente Ley Jurisdiccional de 1.998, las de 3 de Octubre de 2.001 y 1º de abril de 2003, y las que en ellas se recogen), que "no cabe invocar en un mismo motivo - subsidiaria o acumulativamente - el amparo de dos supuestos diferentes de los previstos en el artículo 95.1 de la Ley Jurisdiccional de 1.956, - hoy artículo 88.1 de la vigente -, ya que dicho planteamiento acumulativo del motivo a cuyo amparo se formula el recurso, no resulta acorde con la naturaleza peculiar y extraordinaria del recurso de casación".

Con ello bastaría para desestimar el motivo cuarto, porque en el mismo claramente se empieza afirmando que se articula, por razones sistemáticas y de mejor comprensión, al amparo conjunto de los apartados c) y d) del artículo 88.1, si bien disociando cada uno de esos dos diversos aspectos en sendos subapartados 1 y 2. Pero es claro que tal formulación choca abiertamente con nuestra doctrina acabada de citar.

CUARTO

A lo dicho en los dos anteriores fundamentos, se debe añadir que no puede fundamentarse una supuesta incongruencia omisiva porque se entienda que la Sala de instancia ha entrado sólo a considerar el riesgo de confusión en el mercado y no en valorar el riesgo de asociación contemplado también en el propio precepto, ya que conforme a nuestra jurisprudencia en cuanto se excluye aquel, también resulta excluido éste. Así, la sentencia recurrida tras haber hecho una valoración razonada de los componentes de las marcas enfrentadas, concluye, como hemos dejado transcrito, que " entre la marca solicitante LINEA DIRECTA BANCAJA no existe ninguna identidad ni semejanza fonética o gráfica. La diferencia gráfica es absoluta ya que el gráfico multicolor que se pretende inscribir no tiene ningún parecido con las inscripciones de las otras marcas. Tampoco hay semejanza fonética pues entre las palabras Línea Directa Bancaja y las oponentes hay diferencias fonéticas perfectamente determinadas, sin que el hecho de que el recurrente utiliza tanto en español como en inglés la palabra Línea Directa, hoy de muy frecuente utilización, origina la identidad o semejanza gráfica o fonética a la que la Ley alude, ya que lo que realmente destaca en la marca solicitante es la expresión Bancaja nombre con el que es conocido en el ambiente financiero y bancario la Caja de Ahorros solicitante. Aparte de que la expresión hoy genérica Línea Directa no puede ser apropiada por nadie", conclusión, además, en modo alguno irrazonable y arbitraria como derivado lógico de su argumentación y aplicación de los preceptos legales que ha examinado. Y no puede olvidarse que el riesgo de confusión es presupuesto inexcusable para el riesgo de asociación, que no se intercomunica entre los diversos campos y no debe contemplarse aisladamente, sino en relación con el riesgo de confusión, pues como señala la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 11 de Noviembre de 1.997, "la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva sólo es aplicable cuando, debido a la identidad o similitud de las marcas y de los productos o servicios designados exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior. Pues bien, según estos términos, el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste. Los propios términos de ésta disposición excluyen, pues, la posibilidad de aplicarla si no existe, por parte del público, un riesgo de confusión".

Por ello determinado que no hay riesgo confusión, se está excluyendo implícitamente el riesgo de asociación, y al excluirse aquel, nada impide que se otorgue la solicitada, pues el consumidor distingue perfectamente los productos de las marcas enfrentadas.

Por último, indicar que frente a lo que aduce el recurrente, el elemento verdaderamente identificador no es "línea directa", sino "bancaja", por lo que el riesgo de confusión desaparece, pudiendo los consumidores identificar el origen empresarial de los servicios en función de esta expresión, y no en la otra.

QUINTO

El recurso debe inadmitirse en cuanto a los motivos que se fundan en el art. 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional, pues se incurre en los mismos defectos ya observados por la sentencia de esta Sala de 14 de Julio de 2004, respecto de escrito similar presentado por la misma entidad en asunto sobre análoga cuestión que ahora se enjuicia.

Se dijo en aquella sentencia que "el escrito de preparación de este recurso, redactado en términos similares a los correspondientes de los otros tres que acabamos de reseñar, tampoco contiene la justificación requerida por la Ley de la Jurisdicción en su artículo 89.2 en lo que respecta a dichos motivos.

Sin necesidad de reproducir todo lo que dijo la Sección Primera en los dos autos y esta misma Sección Tercera en la sentencia mencionada (a cuyo contenido, en poder de la parte recurrente, nos remitimos en extenso), baste decir que, en cuanto a los motivos amparados en el art. 88.1.d), el escrito de preparación se limita a citar los preceptos legales supuestamente infringidos y, en su caso, las sentencias cuya doctrina considera también vulnerada; pero dicha mención "no supone aportar la sucinta justificación pedida por la Ley y destinada a ofrecer una fundamentación indicíaria de que el acto o disposición recurrida es susceptible de casación por haber vulnerado de forma relevante para el fallo una norma estatal o comunitaria europea" según dijimos en la sentencia de 31 de diciembre de 2003, antes citada".

En cualquier caso el recurso hubiera sido desestimado por las siguientes razones:

  1. Se aduce que la sentencia recurrida ha vulnerado el derecho de la utilización de la marca "línea directa", tanto en su aspecto positivo de derecho a la exclusiva utilización, como en el aspecto negativo, de impedir la utilización por terceros. Para el recurrente la afirmación de la sentencia de que dicha expresión es de "muy frecuente utilización", y es "hoy genérica" infringe los indicados preceptos. Considera que la misma identifica el origen empresarial de los servicios, como propios del recurrente, pero que no tiene carácter genérico pues a través de ella y considerada aisladamente es imposible saber que servicios se identifican con la misma, pues puede valer tanto para los seguros, como para servicios administrativos, publicidad, enseñanza, muebles, etc. A su entender, el que una marca sea evocadora, no implica que sea genérica, pues no es una expresión que se utilice de ordinario en el sector de los servicios financieros y de seguros, y no es expresión que se use de ordinario para aludir a la contratación de servicios por teléfono.

    El motivo no hubiera prosperado. La afirmación que realiza la Sala de instancia en su sentencia de que "línea directa" es de muy frecuente utilización y de carácter genérico, es un elemento agregado a su razonamiento principal de que no existe semejanza entre los signos enfrentados, por las diferencias gráficas y fonéticas entre ellas existentes. Por otra parte, nada impide desde luego que el recurrente obtenga la protección registral de esa expresión -STS 28 enero de 2004- para los servicios de seguros, por aplicación del art. 11.2 de la Ley de Marcas, 32/88, de 10 de noviembre, pero al referirse al modo particular de prestar estos servicios a través del teléfono, no cabe duda que la sentencia recurrida se está refiriendo a unas determinadas características del mismo que impiden que la forma de designarlos sea apropiable por una persona, y por lo tanto cualquiera puede usarlos agregándolos como un elemento más de un signo distintivo, que en el caso presente -BANCAJA- es el que verdaderamente individualiza a la marca pretendida. Debe agregarse que las sentencias de esta Sala que se citan en el motivo, así como otras resoluciones de la Sala Tercera de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, resuelven casos concretos, que aunque puedan mostrar ciertas concomitancias con el presente, no permiten una absoluta identificación, dadas las peculiares características que diferencias los distintos supuestos.

  2. Se invoca también infracción del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París, en relación con la protección de la marca notoria.

    Esta Sala ha declarado reiteradamente -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002-, que la aplicación de la prohibición de inscripción frente a marcas notorias está en función de la apreciación que se realice con respecto a la confundibilidad de los signos. En este caso, puesto que se ha afirmado que existen diferencias importantes tanto en el gráfico como en la denominación entre las marcas enfrentadas, no existe el afán de aprovechamiento de la fama o prestigio de la marca oponente, por lo que el motivo debe desestimarse, como lo debe ser el siguiente, que se basa en infracción del art. 13 c) de la Ley de Marcas, no solo por lo anteriormente apuntado, sino porque este precepto se está refiriendo, más que a marca notoria, a marca renombrada, es decir, a aquella que es conocida en todos los sectores del mercado y no sólo en el de seguros.

  3. Procedería también desestimar el último motivo de casación. En cuanto a la infracción que se denuncia del artículo 13 d) de la Ley de Marcas que prohibe "los signos o medios que reproduzcan o imiten creaciones protegidas por un derecho de propiedad intelectual o industrial", porque no se ha demostrado que el recurrente posea ningún derecho de autor, patente, o modelo sobre el signo. La referencia que el precepto realiza a la propiedad industrial hay que remitirla a otros derechos de esta clase distintos de los comprendidos en la Ley de Marcas, ya que estos tienen su adecuada protección en esta Ley.

    En cuanto a la infracción del artículo 6 b) de la Ley General de Publicidad de 11 de noviembre de 1988, porque al igual que se dijo anteriormente, la publicidad desleal que en el mismo se contempla hay que ponerla en relación con la posible confusión entre los signos, que en el supuesto que contemplamos no se produce, como ha quedado razonado anteriormente, ni se trata de un uso injustificado de una denominación de otra empresa, cuando hay substanciales diferencias entre ellos.

SEXTO

De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,

FALLAMOS

Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 4228/2001, interpuesto por la Entidad DIRECT LINE INSURANCE PLC, contra la sentencia nº 323/2001 dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 6 de abril de 2001, recaída en el recurso nº 840/1997; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.

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