STS, 21 de Diciembre de 2004
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2004:8333 |
| Número de Recurso | 1486/2002 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 21 de Diciembre de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
FERNANDO LEDESMA BARTRETOSCAR GONZALEZ GONZALEZMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAFRANCISCO TRUJILLO MAMELYEDUARDO ESPIN TEMPLADOJOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiuno de Diciembre de dos mil cuatro.
En el recurso de casación nº 1486/2002, interpuesto por las Entidades UNILEVER N.V. e IGLO-OLA B.V., representadas por la Procuradora Doña María del Carmen Ortíz Cornago, y asistidas de letrado, contra la sentencia nº 7/2002 dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 9 de enero de 2002, recaída en el recurso nº 1125/1999, sobre denegación de inscripción de las marcas mixtas nºs 2.118.160, 2.118.162 y 2.118.163 "CAPITÁN PESCANOVA" con gráfico; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado, y la Entidad PESCANOVA, S.A., representada por el Procurador Don Javier Ungria López, y asistida de Letrado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Sexta) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por las Entidades UNILEVER N.V. e IGLO-OLA B.V., contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 14 de junio y 23 de julio de 1999, desestimatorias en recurso ordinario de las de 20 de noviembre y 7 de diciembre de 1998, que concedían la inscripción de las marcas mixtas nºs 2.118.160, 2.118.162 y 2.118.163 "CAPITÁN PESCANOVA", con gráfico, para designar productos de las clases 29ª, 35ª y 39ª del Nomenclator internacional.
Notificada esta sentencia a las partes, por las referidas Entidades se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 14 de febrero de 2002, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, las recurrentes (UNILEVER N.V. e IGLO-OLA B.V.) comparecieron en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formularon en fecha 2 de abril de 2002, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expusieron los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del Ordenamiento Jurídico y jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate. Infracción del artículo 13.c), de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. 2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del Ordenamiento Jurídico y jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate. Infracción del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas.
Terminando por suplicar sentencia por la que se declare haber lugar al recurso, case y anule la sentencia de instancia, dictando otra por la que acuerde la no conformidad a derecho de las resoluciones administrativas que determinaron la concesión de las marcas nºs. 2.118.160, 2.118.162 y 2.118.163, Capitán Pescanova, con gráfico, clases 29, 35 y 29.
Por providencia de la Sala, de fecha 2 de julio de 2003, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 11 de septiembre de 2003 entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO y PESCANOVA, S.A.), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo; lo que hicieron mediante escritos de fechas 17 de septiembre y 21 de octubre de 2003 respectivamente, en los que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dictara sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso, se confirme íntegramente la sentencia recurrida de contrario, con expresa imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 1 de octubre de 2004, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 14 de diciembre del corriente, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala
Es objeto de esta casación la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en virtud de la cual se desestimó el recurso interpuesto por UNILEVER N.V. e IGLO-OLA B.V contra resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedieron las marcas mixtas CAPITÁN PESCANOVA números 2.118.160 para la clase 29- "carne pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres, verduras, carnes y pescados en conserva, secos y cocidos, jaleas y mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, platos preparados a base de carne, pescado o verduras"-, 2.118.162 de la clase 35- "servicios de publicidad y servicios de ayuda a la explotación o dirección de empresas comerciales o industriales. Exportación, importación y representaciones"-, y CAPITÁN PESCANOVA GARANTIA DE ORIGEN, también mixta, número 2.118.163 de la clase 29- "carne pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres, verduras, carnes y pescados en conserva, secos y cocidos, jaleas y mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, platos preparados a base de carne, pescado o verduras"-, pese a la oposición de las marcas que llevan las denominaciones, "CAPITÁN DE FRUDESA" y "CAPITÁN IGLO" .
El Tribunal de instancia basó su fallo en las siguientes consideraciones:
"El tema que se plantea en el presente supuesto se centra en determinar si pueden convivir en el mercado las marcas CAPITÁN PESCANOVA, clase 29, mixtas, y CAPITÁN PESCANOVA, garantía de calidad, clase 35 también mixta con las marcas de que es titular la recurrente, que son CAPITÁN DE FRUDESA y CAPITÁN IGLO, para productos de las clases 29.
Se alega infracción del art. 13 C) de la Ley de Marcas de 1988, que prohibe el registro como marca de los signos que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados. En este caso, la actora considera que sus productos son prioritarios, y han adquirido relevancia entre los consumidores, de modo que en este momento se trata de un aprovechamiento indebido del nombre de sus productos y de la calidad de éstos. Sin embargo, este argumento no puede aceptarse. Debe tenerse en cuenta que existen marcas que utilizan la expresión CAPITÁN, y que vienen conviviendo en el mercado, puesto que por las características de éstas es posible dicha convivencia, y no consta que la titular de las marcas impugnadas sea única en la utilización de tal expresión, que por el contrario es relativamente frecuente. La notoriedad de una marca en ocasiones le permite distanciarse de sus competidores, y en todo caso, el hecho de que coincida la expresión CAPITÁN no evidencia este aprovechamiento, puesto que se viene empleando la misma en productos de las empresas del sector.
En cuanto a la infracción del art. 13 d) de la Ley de Marcas, que prohibe registrar como marcas los signos o medios que reproduzcan o imiten creaciones protegidas pro un derecho de propiedad intelectual o industrial, excepto que medie autorización del titular, se insiste nuevamente en la creación del personaje del capitán, como propio de la empresa UNILEVER, sin embargo, la utilización de la expresión CAPITÁN en una marca no infringe este precepto, puesto que lo que ha creado el grupo UNILEVER es un personaje de ficción, relacionado con sus productos, y diferente del gráfico utilizado por las marcas impugnadas.
En cuanto a la tercera alegación no puede acogerse, puesto que se discute en este procedimiento si son o no ajustadas a derecho las resoluciones que permiten el reconocimiento de las marcas CAPITÁN PESCANOVA, sin que se hayan examinado aspectos relativos a la Ley de Competencia desleal, puesto que se trata de analizar si pueden coexistir las marcas enfrenadas y no producen riesgo en los consumidores de error o confusión. Con los datos aportados, no se aprecia el fraude de ley que se alega puesto que se basa la actora en que ha existido una apropiación del personaje EL CAPITÁN, tema éste que no se ha acreditado, puesto que en este supuesto se analizan unas marcas que pretenden acceder al registro, con una denominación y un gráfico, incluyendo la palabra "Capitán", pero no consta la apropiación de un determinado personaje de ficción.
[...] Estas pautas deben trasladarse a este supuesto, y así resulta que se han concedido unas marcas que son mixtas CAPITÁN PESCANOVA, cuya denominación se diferencia suficientemente de CAPITÁN FRUDESA o CAPITÁN IGLO, puesto que el hecho de que coincida la palabra CAPITÁN, no impide la coexistencia de las marcas, que se diferencian al incluir la empresa comercializadora del producto, lo que va a permitir su individualización por parte del consumidor medio. A ello debe añadirse que las marcas son mixtas, y el elemento gráfico se convierte en relevante, permitiendo diferenciar suficientemente las mismas, en relación con unos productos similares pero de frecuente consumo y conocidos por el consumidor medio, que realiza la compra de los mismos con asiduidad.
En tal situación, las resoluciones administrativas deben considerase ajustadas a Derecho. Esta Sala se ha pronunciado con respecto a otras marcas que emplean la expresión "El Capitán", en sentencias, como la de cinco de octubre de 2000, permitiendo la coexistencia de marcas con dicha palabra, pero existiendo suficientes elementos de identificación entre ellas, bien porque la marca completa lleva otra palabra suficientemente diferenciadora, o bien por los signos gráficos, que producen también la diferencia. Esta tesis ha de seguirse en este procedimiento, puesto que coexisten en el mercado una serie de marcas que coinciden en la utilización de la palabra CAPITÁN, sin que ello comporte riesgo de error o confusión, ni suponga utilización indebida de los signos de otra empresa.
Tales circunstancias deben conducir necesariamente a la desestimación del recurso, y en consecuencia, las resoluciones administrativas deben ser confirmadas"
.
Contra esta sentencia se ha interpuesto el presente recurso de casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.
En el primer motivo aduce infracción del artículo 13.c) de la Ley de Marcas 32/88, de 10 de noviembre porque entiende que las marcas concedidas se apropian de la notoriedad de las marcas oponentes EL CAPITÁN FRUDESA y CAPITÁN IGLO, adoptando una estructura análoga en la que el vocablo CAPITÁN es el más destacado. Añade que la jurisprudencia ha señalado que no puede constituir elemento diferenciador entre dos marcas el nombre corporativo de la solicitante. Concluye haciendo referencia a la normativa estatal, supranacional, y jurisprudencia comunitaria europea en relación de las marcas notorias.
En su segundo motivo se expresa que se ha infringido el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas y la jurisprudencia que lo interpreta que ha otorgado primacía al elemento verbal de la marca sobre el gráfico, sin que se requiera la concurrencia de ambos elementos como se desprende de la partícula "o" que usa el precepto. Indica que el personaje de un capitán de barco ha caracterizado las afamadas marcas de su representado desde hace muchos años, siendo esta palabra la que va atraer la atención de los consumidores. Concluye que las marcas enfrentadas amparan productos de alimentación y servicios claramente vinculados lo que exige una comparación más rigurosa de los signos.
Pues bien, ambos motivos deben rechazarse, con base en las sentencias de esta Sala de 20 de julio de 2004, 18 de noviembre de 2004 y 9 de diciembre de 2004. Especialmente esta última ha de tenerse en cuenta, pues se rechaza en ella los motivos de casación planteados en similar forma al presente recurso en que se enfrentaban marcas con iguales denominaciones que las actuales. Si entonces se desestimó el recurso, a igual conclusión debe llegarse ahora, incluso con mayor fuerza porque a los términos de las marcas concedidas se les agrega en el caso presente un gráfico distintivo, por lo que sus diferencias son aún mayores. Se dijo en la última de las sentencias mencionadas, y ahora se reitera por mor del principio de unidad de doctrina que:
"La apreciación del tribunal de instancia sobre la comparación entre los signos enfrentados, obtenida a partir de la valoración de las pruebas en términos que no pueden calificarse de irracionales o arbitrarios, debe prevalecer en casación frente a la mera discrepancia de la parte actora. Apreciación de la que sin duda puede disentir la parte recurrente, pero sin que ello autorice a fundar un recurso de casación basado en la vulneración de normas legales, habida cuenta de la constante doctrina que venimos sentando en torno al control casacional de las sentencias en que se aplica la norma ahora invocada.
Hemos sostenido que cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones.
En efecto, no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohibe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.
Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el recurso a examen: la parte recurrente sostiene la opinión de que en los distintivos enfrentados un término tiene mayor fuerza expresiva que otro, y que el contraste entre ambos arroja un resultado proclive a la confusión o asociación entre ambos. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas.
A partir de estas premisas, no es en absoluto irrazonable, antes al contrario, concluir en sentido favorable a la posibilidad de que coexistan marcas diferenciadas que, incluso para el mismo sector alimentario, incorporen junto al término "Capitán" otros con su carga expresiva propia de modo que logren la capacidad distintiva autónoma del nuevo signo en su conjunto, sin riesgo de confusión ni de asociación con los precedentes".
Procede en consecuencia desestimar la casación, pues declarada la distinción de las marcas, es intranscendente entrar a valorar la posible notoriedad de una de ellas, ya que la protección reforzada que se otorga a la notoria lo es para el caso de que haya posibilidad de confusión entre ambas, pero no, como es el caso, cuando ese riesgo no existe. En cuestión de marcas es difícil que se examinen supuestos iguales, al ser ésta una materia eminentemente casuística, de aquí que las citas jurisprudenciales tengan un valor relativo.
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 1486/2002, interpuesto por la Entidades UNILEVER N.V. e IGLO-OLA B.V., contra la sentencia nº 7/2002 dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 9 de enero de 2002, recaída en el recurso nº 1125/1999; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
