STS, 1 de Junio de 2004
| Ponente | Óscar González González |
| ECLI | ES:TS:2004:3777 |
| Número de Recurso | 6384/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 1 de Junio de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZATD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a uno de Junio de dos mil cuatro.
En el recurso de casación nº 6384/2000, interpuesto por la Entidad DUQUES DE BERGARA, S.A., representada por el Procurador Don Pedro Rodríguez Rodríguez, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 468/2000 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en fecha 30 de mayo de 2000, recaída en el recurso nº 999/1997, sobre denegación de inscripción del rótulo de establecimiento nº 252.418-X "HOTEL ARQUITECTO GAUDÍ"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado, y la Entidad GAUDÍ BARCELONA, S.A., representada por el Procurador Don Antonio Mª Alvarez-Buylla Ballesteros, y asistida de letrado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Tercera) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad DUQUES DE BERGARA, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 30 de enero de 1997, desestimatoria en recurso de reposición de la de 6 de mayo de 1996, que denegaba la inscripción del rótulo nº 252.418-X "HOTEL ARQUITECTO GAUDÍ", para distinguir actividades de la clase 42 del Nomenclator Internacional.
Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 31 de julio de 2000, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (DUQUES DE BERGARA, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 4 de octubre de 2000, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por quebrantamiento de las normas esenciales del juicio, por infracción del art. 24 de la Constitución Española; apartado 4 del art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y sentencias del Tribunal Constitucional nº 246/94, de 19 de septiembre, 357/93, de 29 de noviembre y 183/99, de 11 de octubre.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, al vulnerar la sentencia del Tribunal a quo el principio de igualdad en la aplicación de la Ley por los Tribunales por infracción, por inaplicación de los arts. 6.3; 437 y 1936 del Código Civil, así como la jurisprudencia que los interpreta.
3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, al vulnerar la sentencia del Tribunal a quo la doctrina de este Tribunal Supremo que enseña que se incide en discriminación si una vez admitida en el pasado la posibilidad de convivencia de diversas denominaciones con una estructura análoga, se niega para otra, mediante un criterio opuesto en un cambio de actitud inmotivado e inaplicable.
4) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, al no estimar la sentencia del Tribunal a quo que la coexistencia de la marca nº 1.526.043 GAUDÍ y del rótulo nº 252.418-X de establecimiento "HOTEL ARQUITECTO GAUDÍ" no induce a confusión.
5) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, al no estimar la sentencia del Tribunal a quo que para que una marca cierre el acceso registral de un rótulo de establecimiento tiene que haber identidad entre la marca y el rótulo de establecimiento, por infracción del art. 12.1 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.
Terminando por suplicar sentencia dando lugar al presente recurso, casando y anulando la expresada sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y dando lugar a las peticiones que se formulan en la demanda del presente recurso contencioso-administrativo.
Por providencia de fecha 23 de enero de 2002 se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de fecha 25 de febrero de 2002, entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO y GAUDÍ BARCELONA, S.A.), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo; lo que hicieron mediante escritos de fechas 5 y 8 de abril de 2002, en el que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dictara sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.
Por providencia de fecha 16 de febrero de 2004, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 25 de mayo del corriente, en que tuvo lugar.
La Entidad DUQUES DE BERGARA, S.A. ha interpuesto la presente casación contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en virtud de la cual se desestimó el recurso formulado contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegó la inscripción del rótulo de establecimiento nº 252.418 "HOTEL ARQUITECTO GAUDÍ" para distinguir actividades de la clase 42: "Hotel, bar, restaurante, cafetería, heladería, discoteca, sala de fiestas y espectáculos", por existir confusión con la marca prioritaria oponente nº 1.526.043 "GAUDÍ" para productos de la clase 42 del Nomenclator citado "Servicios Hoteles y de Bares, Restaurantes y Cafeterías. Servicios de Proyectos, Evaluaciones, Estimaciones, Investigaciones y servicios prestados por una organización a sus propios miembros".
En el primer motivo se invoca el quebrantamiento de las normas reguladoras de la sentencia, por entender que la Sala de instancia debió recabar nuevamente de la Oficina Española de Patentes y Marcas el cumplimiento de los extremos integrantes de la prueba documental propuesta bajo el número II, admitida por el Tribunal, dado que la Oficina al contestar omitió tales extremos, a pesar de haberse reiterado la petición por otrosí en el escrito de conclusiones.
Consta en el ramo de prueba de la parte actora, autos del recurso nº 997/1999, oficio dirigido a la Oficina de Patentes y Marcas de fecha 4 de mayo de 1999, que fue entregado a la parte actora para su cumplimiento y diligenciado, quien mediante escrito de fecha 4 de noviembre de 1999 aporta certificación expedida por el Registro Mercantil de Barcelona acreditativa del objeto social de la sociedad GAUDÍ BARCELONA, S.A.. La recurrente, DUQUES DE BERGARA, S.A., en su escrito de conclusiones sucintas, por medio de otrosí, se limita a pedir a la Sala que para mejor proveer o como mejor proceda en derecho, se reitere a la Oficina Española de Patentes la documentación recabada, aclarando que la trascendencia de tales documentos está encaminada a demostrar las circunstancias fácticas concurrentes en las resoluciones adoptadas por la referida Oficina en ocasiones anteriores, para casos iguales al presente, así como para probar la existencia de numerosas denominaciones de sociedades, asociaciones y fundaciones que tienen el vocablo GAUDÍ y que no por ello han sido denegadas sus solicitudes.
Asimismo consta en autos, que con fecha 2 de diciembre de 1999, es decir, con posterioridad al escrito de conclusiones del actor, la Sala de instancia dictó providencia recordando el despacho librado a la Oficina Española de Patentes y Marcas, quien contestó mediante oficios de fecha 16 y 22 de diciembre, en los que se especifica que "la parte deberá acreditar el pago de las tasas reglamentarias antes de su expedición". Estos oficios se unieron a los autos mediante diligencia de ordenación de fecha 18 de enero de 2000, y se notificó a la parte recurrente en 26 de enero de 2000. Por providencia de 30 de marzo de 2000, notificada el 3 de abril del mismo año, se declaran conclusos los autos, señalándose los mismos para votación y fallo el 23 de mayo. Entre tanto por la parte recurrente no se recurre ni se hace declaración alguna en relación con la manifestación contenida en el oficio de la OEPM.
El apartado c) del artículo 88 de la Ley Jurisdiccional, se refiere al quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales, siempre que, en este último caso, se haya producido indefensión para la parte; supuesto éste cuya disciplina procesal se completa en el apartado 2 del artículo, según el cual "la infracción de las normas relativas a los actos y garantías procesales que produzca indefensión sólo podrá alegarse cuando se haya pedido la subsanación de la falta o transgresión en la instancia, de existir momento procesal oportuno para ello".
Para la procedencia de tal motivo, en cuanto a ese contenido, es precisa la concurrencia de los siguientes requisitos: 1º, que se hubiere incurrido en infracción de una norma reguladora del proceso; 2º, que se trate de infracción que tenga transcendencia; 3º, que se haya producido indefensión; y, 4º, que se hubiese pedido la subsanación de la falta o transgresión.
Ninguno de tales requisitos concurren en el supuesto de autos; primero, no se ha incurrido en ninguna infracción por parte del Órgano Jurisdiccional que cumplió correctamente las reglas por las que se rige la prueba y si no se consiguió en su totalidad la aportación de las pruebas solicitadas no fue por su culpa, sino por no cumplir el interesado las normas sobre abono de tasas; segundo, tampoco constituye una infracción que en el presente caso tenga transcendencia, pues aunque se acreditara la circunstancia de la existencia de otros precedentes administrativos en los que se ha admitido el término "GAUDI" para marcas pese a la existencia de otras prioritarias, en nada afectaría al sentido del fallo, dado que el precedente administrativo no vincula ni a la Administración ni al Órgano Jurisdiccional, como luego se razonará; tercero, lo propio cabe decir respecto a la no objeción a la marca oponente cuando solicitó la inscripción, de otras con dicho término incluido, porque esto ocurrió bajo la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial, y en el que la igualdad de los campos aplicativos no era decisiva para el acceso al Registro; y cuarto, tampoco se pidió la subsanación de la posible omisión, pues, como se dijo, no se recurrió la providencia en la que se tuvo por conclusos los autos.
Por estas razones debe rechazarse este primer motivo de casación.
En el segundo y tercero articulados al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional, el recurrente alega que la sentencia de instancia infringe el principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución Española y la jurisprudencia de la Sala sobre infracción del principio constitucional de no discriminación, ambos motivos amparados en el mismo hecho de que la Sala de instancia no ha tenido en cuenta que en otras ocasiones la existencia de marcas registradas con el término "GAUDI" no han sido impedimento para registrar la marca ahora oponente, mientras que ésta es la que obstaculiza la inscripción solicitada. Estos motivos deben ser resueltos de forma conjunta dado que los argumentos desestimatorios de ambos son los mismos, evitando así repeticiones inútiles.
Los dos motivos han de ser rechazados, en primer lugar porque como se dijo antes, al precedente administrativo no vincula ni a la Administración ni al Órgano Jurisdiccional, los cuales no quedan obligados a mantener una situación ilegal aunque se haya producido, y en segundo lugar porque no se trata de supuestos idénticos, pues son marcas con diferentes leyendas aunque tengan el término "GAUDI", que afectan a productos y servicios distintos -el hecho de que pertenezcan a la misma clase no significa que tengan un mismo campo de actividad-, incluyendo algunas además un elemento gráfico, con lo cual, como sucede en casi todos los supuestos de marcas, cada caso es diferente y no se pueden generalizar las consecuencias.
Tampoco cabe decir que el objeto social de la entidad opositora no sea el hotelero, pues nada le impide que tenga una marca para servicios a los que en el futuro pueda extender su actividad empresarial.
Como cuarto motivo de casación, al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional alega el recurrente, que la sentencia de instancia infringe el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, al considerar que incurre en error al afirmar que el rótulo de establecimiento nº 252.418-X "HOTEL ARQUITECTO GAUDI", clase 42, "Hotel, bar, restaurante, cafetería, heladería, discoteca, sala de fiestas y espectáculos" no induce a error o confusión con la marca oponente nº 1.526.043 "GAUDI", clase 42, "Servicios de hoteles y de bares, restaurantes y cafeterías. Servicios de proyectos, evaluaciones, estimaciones, investigaciones y servicios prestados por una organización a sus propios miembros". Añade que no se produce fricción entre una marca y un rótulo de establecimiento por el diferente ámbito de ambos.
El motivo debe rechazarse. En efecto, el artículo 12.1 a) de la Ley, exige la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, y c) que puedan inducir a confusión en el mercado.
En estas prohibiciones generales, basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos.
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002-.
En el presente caso, el Tribunal de instancia ha comparado los dos signos en su conjunto, el rótulo de establecimiento nº 252.418-X "HOTEL ARQUITECTO GAUDI", para la clase 42ª, y su oponente marca nº 1.526.043 "GAUDI" de titularidad de GAUDI BARCELONA, S.A., para proteger productos idénticos de la clase 42ª, y llega a la conclusión de que las semejanzas fonéticas de ambas constituida por la identidad del término "GAUDI", producen una semejanza fonética que no es desvirtuada por los términos "HOTEL y ARQUITECTO" de la aspirante porque carecen de relevancia diferenciativa suficiente, y ello, unido a la naturaleza o especialidad de los productos que ambas protegen incluidos en la misma clase 42ª del Nomenclátor y que coinciden en los servicios de hoteles, hace que no se diferencien claramente y existe riesgo a error o confusión entre ellas, y por tanto la sentencia recurrida hace una interpretación lógica y correcta del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas.
Las sentencias de esta Sala que el recurrente estima infringidas son anteriores a la vigencia de la Ley de Marcas, que precisamente ha introducido grandes modificaciones en materia de la especialidad de los productos, y que hacen inaplicables, salvo en criterios generales, las sentencias anteriores dictadas con la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial.
Por último, y ya en relación con el motivo quinto, el distinto ámbito de actuación del nombre comercial y de la marca, no impide que en supuestos claros como el presente, en donde el rótulo lo es para una ciudad -Madrid- y para una actividad -hotel-, en la que transitan personas de todas partes, el riesgo de confusión se acrecienta, ya que la dinámica del nombre trasciende de la propia ciudad a todas las partes del territorio nacional, por lo que la prohibición del artículo 86 de la Ley de Marcas, adquiere aquí su genuina dimensión, sin que sea precisa la identidad absoluta a que se refiere el artículo 12.1.c), pues ésta podrá ser aplicable, en su caso, a las marcas frente a rótulos ya concedidos, pero no a la inversa, ya que en este supuesto opera el indicado artículo 86, que habla de que "se distinga suficientemente". Debe por ello rechazarse también este motivo.
Al desestimar todos los motivos de casación alegados, procede declarar no haber lugar al presente recurso de casación, y hacer expreso pronunciamiento sobre las costas del mismo al recurrente conforme dispone el Art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, desestimamos el presente recurso de casación nº 6384/2000, interpuesto por el Procurador D. Pedro Rodríguez Rodríguez, en nombre y representación de DUQUES DE BERGARA, S.A., contra la sentencia nº 468 de fecha 30 de mayo de 2000, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo nº 999/1997, con expresa condena en costas a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
