STS, 19 de Noviembre de 2004
| Ponente | EDUARDO ESPIN TEMPLADO |
| ECLI | ES:TS:2004:7521 |
| Número de Recurso | 6407/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 19 de Noviembre de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
FERNANDO LEDESMA BARTRETOSCAR GONZALEZ GONZALEZMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAFRANCISCO TRUJILLO MAMELYEDUARDO ESPIN TEMPLADOJOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecinueve de Noviembre de dos mil cuatro.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 6.407/2.001, interpuesto por D. Armando, representado por el Procurador D. Francisco Abajo Abril, contra la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 18 de junio de 2.001 en el recurso contencioso-administrativo número 1.146/1.997, sobre denegación de inscripción de la marca número 1.970.550 "PEPE SENDÍN".
Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 18 de junio de 2.001, desestimatoria del recurso promovido por D. Armando contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 19 de marzo de 1.997, por la que se estimaba el recurso ordinario interpuesto contra la anterior resolución del mismo organismo de 3 de junio de 1.996, anulando ésta y denegando el registro de la marca nº 1.970.550 "PEPE SENDÍN", de tipo denominativo, para servicios de la clase 39 del Nomenclátor.
Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparando por providencia de la Sala de instancia de fecha 25 de septiembre de 2.001, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes, que se verificó en el caso de la codemandada Pepe Jeans Corporation (Netherlands Antilles) N.V. mediante remisión por fax, de la que consta informe de confirmación en los autos.
Tras los emplazamientos, la representación procesal de D. Armando compareció en forma en fecha 2 de noviembre de 2.001, mediante escrito interponiendo recurso de casación en base al apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, formulando un único motivo por infracción de la jurisprudencia que cita en relación con la valoración conjunta de los signos distintivos.
Terminaba suplicando que se dicte sentencia casando y anulando la recurrida, y dictando en su lugar otra por la que, estimando la disconformidad a derecho de los actos recurridos, los anule y deje sin efecto, imponiendo en cualquier caso las costas causadas en la instancia a la Administración demandada y a la parte coadyuvante.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 14 de enero de 2.003.
Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por al que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.
Por providencia de fecha 4 de junio de 2.004 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 16 de noviembre de 2.004, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPÍN TEMPLADO, Magistrado de la Sala.
Se interpone el recurso de casación frente a la Sentencia de 18 de junio de 2.001, que desestimó la impugnación de la denegación administrativa de la marca nº 1.970.550 "Pepe Sendín", para servicios de la clase 39 ("almacenamiento, distribución, transporte, embalaje y empaquetado de productos textiles") solicitada por el actor. La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la inscripción de la misma al estimar el recurso ordinario interpuesto contra su inicial concesión por la parte ahora codemandada, Pepe Jeans Corporation (Netherlands Antilles) N.V., en defensa de numerosas marcas prioritarias de su titularidad, fundamentalmente para todo tipo de productos en la clase 25 (vestidos, calzados y sombrerería).
La Sentencia motivó la desestimación de la demanda con los siguientes razonamientos:
"SEGUNDO: A la cuestión litigiosa es de aplicación el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, a cuyo tenor no pueden registrarse como marcas aquellos signos o medios que por su identidad o semejanza con una marca anteriormente registrada o solicitada para distinguir productos o servicios idénticos o similares, pueda inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.
El precepto obliga en este caso a aplicar el concepto jurídico indeterminado de semejanza, lo que ha de hacerse como indica el Tribunal Supremo, según la sana crítica y el buen sentido común, atendiendo a los datos fonológicos y gráficos, usos comerciales y pautas de comportamiento colectivo (Sentencias de 18 de marzo y 27 de octubre de 1997) en una visión o audición de conjunto percepción sensorial unitaria (7 de febrero de 1991).
Con esta orientación, la comparación de las denominaciones PEPE SENDIN con las oponentes PEPE 2 XL, PEPE JEANS y PEPE BETTY, permite apreciar la semejanza, rayana con la identidad, que implica la inclusión en todas ellas del vocablo PEPE, reciamente indicativo. Pero además es de tener en cuenta la pauta de comportamiento colectivo consistente en abreviar denominaciones compuestas, reduciéndolas al término más significativo, que en este caso es probabilísimamente el repetido en todas ellas, con lo que la marca PEPE SENDIN circularía prácticamente con el mismo término que las oponentes repiten, con el consiguiente riesgo de asociación, concepto este incorporado por la Ley de Marcas y que en este caso se añade al riesgo de confusión; riesgos aún más perceptibles en este caso que lo es de marcas notorias.
Concurre además la segunda condición obstativa del registro: las marcas enfrentadas distinguen productos textiles y servicios con ellos relacionados, lo que potencia el riesgo de asociación.
A esta apreciación impeditiva del registro no se opone la existencia de precedentes no vinculantes ni sentencias civiles extrañas a lo que es objeto de este pleito, que es la registrabilidad de la marca." (fundamentos de derecho segundo y tercero)
El recurso de casación se articula en un único motivo fundado en el apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley Jurisdiccional, en el que se aduce la infracción de la jurisprudencia recaída sobre los criterios de comparación entre marcas enfrentadas, en particular sobre la necesidad de valoración conjunta de los signos distintivos.
Ha de darse la razón al actor y debe estimarse el motivo. En efecto, en numerosas sentencias hemos señalado la imposibilidad de revisar en casación los juicios de hecho en esta materia marcaria, consistentes en las valoraciones sobre parecido y confundibilidad entre signos distintivos, riesgo de asociación, coincidencia de ámbitos aplicativos y otros. Es, en efecto, la casación un recurso extraordinario en el que hemos de limitarnos a enjuiciar la correcta aplicación e interpretación del derecho, aceptando los hechos establecidos en la instancia (por todas, Sentencias de esta Sala de 25 de septiembre de 2.003 -R.C. 3.465/1.998-, de 24 de octubre de 2.003 -R.C. 3.925/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -R.C. 3.083/1.999-).
Sin embargo hemos dicho también que el límite a semejante intangibilidad se encuentra en la arbitrariedad o el error manifiesto, en la conculcación de las normas sobre valoración tasada de la prueba o bien, finalmente, en el erróneo entendimiento de los conceptos de la legislación de marcas o de determinados criterios jurisprudenciales sobre su aplicación. Esto último es lo que ha ocurrido en relación con el criterio de valoración global y unitaria de las marcas enfrentadas que ha sido alegado por el actor.
En efecto, según jurisprudencia reiterada, la comparación entre los signos en litigio ha de hacerse de manera global y unitaria, sin descomposiciones artificiosas de sus términos fonéticos o gráficos, buscando el efecto global que cada marca ocasiona en el consumidor medio, pues es esa impresión global la que le podrá inducir al error o confusión entre marcas que trata de impedir la regulación legal sobre la materia, en defensa tanto de los propios consumidores como de los legítimos derechos de los titulares de las marcas y de su inversión en las mismas. Sin duda, dentro de esa impresión global se puede destacar, en su caso, la especial relevancia del elemento denominativo o fonético, así como el especial peso o relevancia de algún elemento de los que integren el conjunto denominativo, gráfico o mixto de los signos enfrentados. Ahora bien, esto último no puede llevarse al extremo de eliminar de la comparación todos los restantes elementos y efectuar la comparación sólo con el que se considere predominante, pues con ello se priva indefectiblemente a la comparación del efecto o impresión unitaria y global de las marcas (Sentencias de 9 de ictubre de 2.003 -R.C. 3.887/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -R.C. 2.618/1.999-).
En este error es en el que ha incurrido la Sala de instancia, al apreciar una semejanza rayana en la identidad por la común utilización del término "Pepe", a lo que se añade la afirmación apodíctica que el uso reduciría la denominación a dicho término, cuando lo cierto es, como dice la parte actora, que el carácter común de Pepe, como hipocorístico muy usado en España, y la existencia en el mercado de numerosas marcas que lo incluyen -además de las pertenecientes a la entidad codemandada-, hace más bien que deba acompañarse de otro término para permitir que posea una distintividad clara. Todo ello le llevó a reducir la comparación a la común presencia del citado término, con infracción de la jurisprudencia sobre apreciación global de los signos enfrentados.
Por otra parte, sobre la distintividad del término "Pepe", esta Sala ha señalado ya que la prioridad de la marca oponente, que la empresa titular ha tratado de hacer valer en numerosos pleitos en todo análogos al presente, no puede impedir el registro de marcas que a dicho término común en nuestro país, añadan otro vocablo, sea apellido o de otra naturaleza, que les otorguen una propia capacidad distintiva (Sentencia de 22 de abril de 2.004 -R.C. 3.757/2.000-).
La estimación del recurso de casación nos pone en situación de decidir sobre las cuestiones planteadas, que en razón de los argumentos ya expuestos, nos lleva a estimar el recurso contencioso administrativo y a ordenar el registro de la marca nº 1.970.550 "Pepe Sendín", para los servicios solicitados de la clase 39. Entendemos, en efecto, que la marca no produce confusión con las marcas prioritarias pese a la común utilización del término "Pepe", al constituir el signo "Pepe Sendín" una unidad denominativa claramente diferenciable de las mismas por la inclusión del segundo término, que es el apellido del demandante. Todo ello a pesar de que exista, si no coincidencia de productos o servicios, sí relación aplicativa entre los servicios relativos a los productos textiles para los que se solicita la marca y los productos textiles o de otras clases que esgrimen la marcas prioritarias.
La estimación del recurso de casación y del contencioso hace que no impongamos las costas ni en la instancia ni en la casación, en aplicación de lo prevenido en los artículos 95.3 y 139.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
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Que HA LUGAR y por lo tanto ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por D. Armando contra la sentencia de 18 de junio de 2.001 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 1.146/1.997, la cual casamos y anulamos.
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Que ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo mencionado en el anterior párrafo, interpuesto por D. Armando contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 19 de marzo de 1.997 en el expediente correspondiente a la marca número 1.970.550, debiendo el citado organismo proceder al definitivo registro de la misma para los servicios solicitados.
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Sin imposición de costas en la casación ni en el recurso contencioso-administrativo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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STSJ Canarias 169/2009, 21 de Julio de 2009
...-que engloba la semántica, gráfica y conceptual- y la aplicativa. Siendo reiterada la jurisprudencia en tal sentido así sentencias del TS de 19/11/2004 que comparando marcas PEPE 2 SL, PEPE JEANS Y PEPE BETTY permite la Desde el punto de vista denominativo existen importantes diferencias po......