STS, 4 de Octubre de 2004
| Ponente | Francisco Trujillo Mamely |
| ECLI | ES:TS:2004:6161 |
| Número de Recurso | 3946/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 4 de Octubre de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADO
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a cuatro de Octubre de dos mil cuatro.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 3946 de 2001 interpuesto por la entidad BANKINTER, S.A., representada procesalmente por la Procuradora Doña ROCIO SAMPERE MENESES, contra la sentencia dictada el día 28 de marzo de 2001 por la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 5ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 1.256 de 1998, que declaró ajustada a derecho la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 19 de Febrero de 1.998 confirmatoria, en vía de recurso ordinario, de otra anterior de 7 de Julio de 1.997 que había acordado la concesión de inscripción de la marca nacional 2.052.990, mixta " BK BLINKER ", para productos de la Clase 39 del Nomenclátor internacional " servicios de distribución, transporte, depósito y embalaje de toda clase de productos de cerrajería, ferretería, especialmente, tornillería".-
En este recurso es también parte recurrida LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, con la representación procesal que le es propia.-
Con fecha 28 de marzo de 2001, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 5ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Que desestimando el recurso deducido por la representación procesal de BANKINTER,S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 19 de febrero de 1.998 que desestima el recurso ordinario interpuesto contra la resolución de 7 de julio de 1.997, debemos declarar y declaramos conformes a Derecho dichas resoluciones. Sin imposición de las costas causadas por dicho recurso ".-
Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la entidad BANKINTER, S.A., a través de su Procurador Sr. SAMPERE MENESES, que lo formalizó por escrito en base a tres motivos, todos ellos formulados al amparo del apartado d), del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de los artículos 12.1.a) y 13.d) de la Ley 32/1998, de 10 de noviembre, de Marcas el primero; el segundo por infracción de la jurisprudencia relativa a la " incompatibilidad de las marcas por prohibición del artículo 12 " y la relativa al " criterio de especialidad "; y el tercero y último de los motivos, por infracción de la jurisprudencia contenida en la sentencia de 19 de enero de 2000 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia por la que, estimándolo, se casara y anulara la recurrida , dejando sin efecto las resoluciones impugnadas, con las demás declaraciones procedentes.-
La parte recurrida, LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, a través del Sr. ABOGADO DEL ESTADO, en el escrito correspondiente, formuló su oposición a los motivos de casación, y terminó suplicando a la Sala que en su día se dictase sentencia por la que, desestimando el recurso de casación interpuesto, se confirmase íntegramente la recurrida, con expresa imposición de las costas a la recurrente.-
Mediante providencia de fecha 17 de mayo de 2004, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 21 de septiembre siguiente, momento en el que han tenido lugar dichos actos procesales.-
Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 28 de Marzo de 2.001, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil hoy recurrente en casación contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 19 de Febrero de 1.998 que, a su vez, había desestimado el recurso ordinario deducido contra la Resolución de 7 de Julio de 1.997 que había acordado la concesión de inscripción de la marca nacional 2.052.990, mixta " BK BLINKER ", consistente, según se describía, en " la denominación BLINKER, en mayúsculas de fantasía, en cuya parte superior, aparecen las letras BK, mayúsculas de fantasía, correspondiente a la inicial y quinta letra de la denominación, la primera superpuesta, en parte, a la segunda, apareciendo por debajo, una superficie irregular, hipotéticamente trapezoidal, de color naranja, conforme al diseño que se adjuntaba ", solicitada en 18 de Octubre de 1.996, para productos de la Clase 39 del Nomenclátor internacional, " servicios de distribución, transporte, depósito y embalaje de toda clase de productos de cerrajería, ferretería, especialmente, tornillería". Inscripción concedida no obstante la oposición formulada por la hoy recurrente como titular prioritaria de la marca número 886.668, mixta, BK, en letras de fantasía y debajo en letras mayúsculas de menor dimensión BANKINTER, para la Clase 36, " seguros y finanzas " y de las marcas números 886.667 y 886.669, para las Clases 16 y 38 y 1.965.751 (X), para la Clase 39, BANKINTER.
La sentencia de instancia desestimó el recurso contencioso-administrativo, razonando que:
[...] " Debiendo tener en cuenta en primer lugar si existen semejanzas desde el punto de vista denominativo, apreciándose que existe coincidencia en una sílaba formada por las letras " BK" respecto de la primera de las opuestas de entre las marcas enfrentadas mientras que difiere el resto de la expresión que conforma cada una de las marcas, siendo preciso tener en cuenta como aparece ante el consumidor medio, como destinatario del producto, sin que se pueda presumir que el consumidor va a realizar un análisis exhaustivo de la expresión apareciendo tanto desde el punto de vista denominativo y gráfico como desde un plano fonético como no susceptibles de ser asociadas, pues han de ser valoradas aplicando una visión de conjunto, sin que puedan ser tenidos en cuenta exclusivamente elementos parciales de la misma, sino la totalidad del conjunto que compone la marca, y apreciando la marca concedida en su conjunto se observa que tanto fonética como gráficamente se muestran bien distintas, lo que lleva a la conclusión de que se trata de marcas entre las que no existe riesgo de confusión y asociación en el mercado, y en cuanto a los ámbitos de aplicación, sólo pertenecen a la misma clase del Nomenclátor respecto de la última de las marcas indicadas, pero frente a ella se produce una clara diferenciación, tanto en su denominación, como fonética y gráficamente.
Por todo lo cual se deduce que no estamos en presencia de las prohibiciones establecidas en el precepto citado y, en consecuencia, procede la desestimación del recurso contencioso administrativo debiendo declarar conforme a derecho las resoluciones recurridas de la Oficina Española de Patentes y Marcas ".-
Disconforme con la sentencia de instancia se articula un primer motivo de casación al amparo del artículo 88.1d), de la Ley Jurisdiccional, por infracción de los artículos 12.1.a) y 13 d) - aunque sobre la infracción de este último precepto el motivo no contiene razonamiento alguno -, de la Ley 32/1.998, de 10 de Noviembre, de Marcas, por cuanto entiende, reiterando lo dicho en vía administrativa y jurisdiccional de la instancia, que entre las marcas enfrentadas existen semejanzas desde el punto de vista fonético, así como identidad aplicativa, en contra de lo afirmado por la sentencia de instancia, ya que el consumidor poco avisado confundirá aquellas marcas, por la coincidencia de las dos primeras letras que las conforman y la indudable similitud del resto y que existe una absoluta identidad aplicativa entra las marcas en confrontación, en cuanto a la marca BANKINTER de Clase 39.
El motivo ha de ser rechazado. La prohibición relativa establecida en el alegado artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, que se dice infringido, requiere un doble elemento para que opere: a), que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; y b), que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada) basta que no se de una de esas dos circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al registro de la marca solicitada; lo cual quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo lugar, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos.
Pues bien, de forma reiterada hemos afirmado la intangibilidad de las apreciaciones fácticas de la sentencia de instancia en el ámbito del derecho de marcas, entre las que se cuentan las que versan sobre la similitud o diferencia entre marcas y entre los productos, salvo error manifiesto o errónea aplicación de los conceptos legales ( entre otras, sentencias de 14 de Abril, 10 de Junio, 28 de Octubre de 2.002, 29 de Septiembre, 1º de Diciembre de 2.003, 14 y 26 de Julio de 2.004). Nada de ello sucede en la sentencia recurrida, en la que se contiene una suficiente y razonable valoración tanto sobre la disimilitud fonética y gráfica, como sobre los servicios protegidos, pertenecientes algunos de los opuestos a Clases diversas y aunque otro pertenezca a la misma Clase faltaría el primero de los requisitos para que entre en juego la prohibición, y, consiguientemente, sobre la inexistencia de riesgo de confusión entre las marcas.
Por ello cuando, como ocurre en este supuesto, la Sala del Tribunal Superior de Justicia interpreta correctamente el precepto que regula la compatibilidad de signos distintivos diferentes y lo aplica tras apreciar fundada y racionalmente que no existen las coincidencias entre las marcas enfrentadas ni existe riesgo de confusión en el mercado, no cabe en vía casacional combatir su decisión alegando, precisamente, que se dan la coincidencia y el riesgo que excluye la sentencia de instancia.
Lo anterior no resulta contradicho por la jurisprudencia que alega la parte recurrente en el segundo de los motivos de casación articulados, también formulado al amparo del apartado d), del artículo 88.1 de la propia Ley Jurisdiccional, por infracción de la jurisprudencia relativa a la incompatibilidad de las marcas por la prohibición del artículo 12, así como de la relativa al principio de especialidad. Como también hemos reiterado con frecuencia (véanse las propias sentencias citadas anteriormente), el hecho de que haya que comparar en cada caso signos, productos y ámbitos comerciales distintos, además de otras diversas circunstancias fácticas que pueden ser relevantes en cada supuesto concreto, hace muy poco aplicable los precedentes jurisprudenciales a los efectos del recurso de casación en esta materia, puesto que rara vez se da una exacta analogía entre casos distintos que permita su mención como jurisprudencia infringida; pues no cabe la menor duda de que frente a las citas de sentencias que se hacen pueden aducirse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables entre ellas; sobre todo cuando las sentencias que se citan están dictadas bajo la vigencia de una normativa distinta. Porque si bien el artículo 12.1 de la Ley de Marcas, coincide con el anterior artículo 124.1 del Estatuto, en lo que se refiere a la prohibición de acceso al Registro de marcas semejantes fonética o gráficamente ( a lo que también hoy se añade la semejanza conceptual), introduce un elemento que constituye una innovación: se refiere concretamente a marcas que designen productos o servicios idénticos o similares, lo que antes constituía, según la propia jurisprudencia, un elemento adicional a tener en cuenta para acentuar o disminuir el peligro de confusión en el mercado y que hoy se constituye en uno de los dos requisitos cumulativos que han de concurrir para que la prohibición relativa del precepto citado concurra, de suerte que, como decíamos en el anterior Fundamento Jurídico, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes y que, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud entre los signos.
Que es lo que ocurre en cuanto a la confrontación de la marca solicitada con la opuesta número 1.965.751, BANKINTER, para la Clase 39; puesto que aunque coincidan en una misma Clase, concurre el otro elemento que impide opere la prohibición.
Por ello este segundo motivo también ha de ser desestimado.
Como también ha de serlo el tercero de los motivos de casación articulados, amparado también en el artículo 88.1.d), de la Ley Jurisdiccional, por infracción de la jurisprudencia contenida en la sentencia de 19 de Enero de 2.000, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Basta para desestimar este motivo con recordar que la jurisprudencia a que se refiere el precepto citado es la que de modo reiterado se establece por el Tribunal Supremo en sus sentencias, al interpretar y aplicar la Ley, la costumbre y los principios generales del derecho, que es lo que complementa el ordenamiento jurídico según el artículo 1.6 del Código Civil, y no la que pueda resultar de resoluciones de los Tribunales Superiores de Justicia.
Mas, en todo caso, la parte estaría aquí confundiendo la notoriedad con el renombre ( cierto renombre, como dice en el desarrollo del motivo), cuando tienen ámbitos de aplicación diverso. Si BANKINTER pudiera ser renombrada o incluso notoria, en el ámbito de los seguros o finanzas, desde luego no lo sería para la Clase 39, de que ahora se trata, y los productos y servicios que ella ampara.
En consecuencia, al decaer los motivos de casación articulados el recurso ha de ser desestimado, lo que debe comportar por aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional la imposición de las costas de este recurso de casación a la parte recurrente, al no aparecer causa alguna que justifique su no imposición.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
No haber lugar y, por tanto, desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la mercantil BANKINTER, S.A., contra la sentencia dictada con fecha 28 de Marzo de 2.001, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 1.255/1.998; con expresa imposición de las costas de éste recurso de casación a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.
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