STS, 15 de Junio de 2004
| Ponente | Fernando Cid Fontán |
| ECLI | ES:TS:2004:4145 |
| Número de Recurso | 8197/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 15 de Junio de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZATD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a quince de Junio de dos mil cuatro.
En el recurso de casación nº 8197/2000, interpuesto por la Procuradora Dª. Soledad San Mateo García, con la asistencia de Letrado, en nombre y representación de la ASOCIACIÓN DE HOGARES PARA NIÑOS PRIVADOS DE AMBIENTE FAMILIAR "NUEVO FUTURO", contra la sentencia nº 487 dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 2052/1998 con fecha 9 de mayo de 2000, sobre inscripción del Nombre Comercial nº 209.787 "BECKER RASTRILLO", con gráfico de una sombrilla; siendo parte recurrida la Administración General del Estado, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo nº 2052/1998, la Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia nº 487 de fecha 9 de mayo de 2000, cuya parte dispositiva dice: "FALLAMOS: "Que debemos desestimar y desestimamos el recurso presentado por ASOCIACIÓN DE HOGARES PARA NIÑOS PRIVADOS DE AMBIENTE FAMILIAR "NUEVO FUTURO" contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 21 de mayo de 1998 y 23 de enero de 1998 que confirmamos por ser acordes al ordenamiento Jurídico, debiendo confirmar el registro del Nombre Comercial 209.787 "RASTRILLO" (gráfica) (sic). Sin costas". Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de ASOCIACIÓN DE HOGARES PARA NIÑOS PRIVADOS DE AMBIENTE FAMILIAR "NUEVO FUTURO" se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 14 de noviembre de 2000, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 26 de diciembre de 2000, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando la sentencia recurrida y dictando otra en la que se declare que fueron contrarias a derecho las resoluciones que concedieron la inscripción del Nombre Comercial nº 209.787 "BECKER RASTRILLO" (gráfico), confirmadas por las sentencia ahora recurrida, y que procede declarar en su lugar la denegación de inscripción de dicho Nombre Comercial.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sección Primera de esta Sala de fecha 9 de abril de 2002. Recibidas las actuaciones en la Sección Tercera, por providencia de 23 de mayo de 2002, se ordenó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la Administración del Estado), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al recurso, lo que realizó en escrito presentado en fecha 29 de mayo de 2002, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 21 de abril de 2004, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 8 de junio de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto.
El recurrente articula dos motivos de casación al amparo del Art. 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional; el primero, porque la sentencia recurrida infringe por aplicación indebida el artículo 11.1 a) de la Ley de Marcas; el segundo, por infracción del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988 en relación con el artículo 78.4 de la misma, y jurisprudencia de la Sala relativa a dicho artículo.
El primer motivo de casación articulado por el recurrente al amparo del Art. 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional, imputa a la sentencia recurrida infracción por aplicación indebida del artículo 11.1 a) de la Ley de Marcas. El recurrente tiene razón al afirmar que se ha aplicado indebidamente el artículo 11.1 a) de la Ley, y aunque debió plantearse como incongruencia de la sentencia al amparo del Art. 88.1 c), no es menos cierto que la sentencia infringe también por aplicación indebida el artículo 11.1 a) de la Ley, dado que ninguna de las partes lo alegó en su defensa, y ello no obstante, la sentencia, como "ratio decidendi" de la misma examina y resuelve aplicando su contenido, el artículo 11.1 a), y además tampoco lo aplica bien, haciendo una interpretación disconforme a Derecho de dicho artículo, pues confunde la genericidad propia a la que se refiere el artículo 11.1 a) de la Ley, inaplicable al caso presente, con lo que la doctrina y jurisprudencia identifica como genericidad impropia, que es aquella que consiste en prohibir la inscripción registral de términos comunes o de dominio público con carácter exclusivo, como pueden ser las marcas, colores, nombres comunes de cosas, etc., que por pertenecer al dominio público pueden ser utilizadas por todos en general y por nadie en exclusiva, lo que supone que cualquiera que inscriba alguno de ellos, puede hacerlo, siempre que vaya acompañado de elementos diferenciativos suficientes, pero al hacerlo sabe que corre el riesgo de que cualquier otra persona puede utilizarlo igualmente siempre que vaya acompañado de otros elementos que lo individualicen y distinga de los demás, lo que en el caso de autos equivale a decir que "RASTRILLO", nombre común que puede identificar a una herramienta usada en agricultura o jardinería o a una exposición de objetos para ser transmitidos, puede utilizarlo cualquiera para la inscripción de una marca, nombre comercial o rótulo, pero siempre acompañado de otros factores que lo identifiquen respecto de otros supuestos ya inscritos, como sucede en el caso presente en el que constan inscritas más de 20 marcas que contienen el término "RASTRILLO", pero todas ellas acompañadas de lo que pudiéramos llamar su apellido que la diferencia de todas las demás, que en el caso presente sea la denominación "BECKER" y la figura de la sombrilla cerrada que acompaña el nombre comercial solicitado, y en consecuencia, el nombre comercial solicitado cumple los requisitos necesarios para poder ser inscrito, siempre que no exista una marca, nombre comercial o rótulo inscrito que lo impida, mas ello es cuestión totalmente ajena a la genericidad del artículo 11.1 a) de la Ley, a que se refiere la sentencia recurrida, procede en consecuencia, estimar el primer motivo de casación articulado, casando y anulando la sentencia de instancia.
Una vez casada y anulada la sentencia, esta Sala recupera plena jurisdicción para resolver el recurso contencioso-administrativo nº 2052/1998, en los mismos términos en que fue planteado en primera instancia y con absoluta libertad de apreciación de las pruebas obrantes en autos, y con ello entramos en el examen del segundo motivo de casación articulado por el recurrente relativo a la infracción del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas. Esta Sala viene sosteniendo de forma reiteradísima que la semejanza entre marcas, nombres comerciales o rótulos, es una cuestión de hecho deducida de la prueba que hace el Tribunal de instancia, que no es susceptible de ser revisada en casación sino a través de la posible infracción de alguno de los supuestos de prueba tasada y que no cabe ahora en vía casacional alterar tales hechos deducidos de la prueba basándose en unas alegaciones del recurrente, mas en el caso presente la Sala de instancia no ha examinado ni se ha pronunciado sobre la infracción del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, único problema que se planteaba en el recurso por lo que puede esta Sala pronunciarse sobre la conformidad o disconformidad a derecho de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 15 de octubre de 1997 confirmada en vía de recurso ordinario por otra de 21 de mayo de 1998, que concedieron la inscripción registral del nombre comercial nº 209.787 "BECKER RASTRILLO", con gráfico de una sombrilla cerrada, para las "transacciones mercantiles de su negocio dedicado al comercio menor de colecciones de sellos, monedas y medallas", teniendo en cuenta la oposición formulada por la Asociación "NUEVO FUTURO", único oponente a la concesión del nombre comercial solicitado, en base a sus marcas nº 611.373 "EL RASTRILLO", y otra de idéntica denominación nº 1.662.958, así como dos rótulos de establecimientos de idéntico nombre, todos ellos para proteger los servicios de la clase 35, una entidad dedicada a la "venta- subasta de objetos". Examinado en conjunto ambos nombre comercial y marca afectados, aunque tiene en común el término "RASTRILLO", no apropiable en exclusiva por nadie, el aspirante tienen diferencias fonéticas, gráficas y de carácter específico de los productos que protege la marca aspirante que los diferencia completamente, dado que tales elementos tienen verdadera fuerza identificativa al formar una denominación de fantasía caprichosa, que van a ser utilizados por los usuarios sin riesgo de confusión alguna entre ellos, y en consecuencia, esta Sala en base a la apreciación de la prueba que existe en autos llega a la conclusión de que las denominaciones enfrentadas "BECKER RASTRILLO", con gráfico, y "EL RASTRILLO", no son incompatibles registralmente porque se diferencia de su oponente desde el punto de vista fonética, gráfica e incluso por los productos que ambas protegen dado el carácter especializado en "colecciones" del aspirante y el sistema de venta al por menor que lo diferencia de la venta-subasta de objetos en general de la oponente o al menos no existe identidad absoluta, aunque con arreglo a la nueva Ley de Marcas, tal elemento de identidad de productos no constituye obstáculo cuando no se produce la concurrencia de la semejanza fonética o gráfica, y procede en consecuencia, desestimar el recurso contencioso-administrativo nº 2052/1998 y declarar conformes a derechos las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas a las que la demanda se contrae, llegando en consecuencia al mismo resultado a que llegó la sentencia recurrida en casación pero por distintos fundamentos jurídicos.
Al estimarse el primer motivo de casación invocado, procede, de conformidad con el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, declarar haber lugar al recurso sin hacer expresa condena en costas.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad El Rey,
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) Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, estimamos el presente recurso de casación nº 8197/2000, interpuesto por la Procuradora Dª. Soledad San Mateo Cortés, en nombre y representación de ASOCIACIÓN DE HOGARES PARA NIÑOS PRIVADOS DE AMBIENTE FAMILIAR "NUEVO FUTURO" contra la sentencia nº 487 de fecha 9 de mayo de 2000, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 2052/1998, casando y anulando dicha sentencia.
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) En su lugar dictamos otra por la que desestimamos el recurso contencioso-administrativo nº 2052/1998, declarando conformes a derecho las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas a las que la demanda se contrae, acordando la definitiva inscripción registral del nombre comercial nº 209.787 "BECKER RASTRILLO", con gráfico, en la forma solicitada.
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) No hacemos expresa condena en costas, ni de las ocasionadas en primera instancia ni de las del presente recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
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