STS, 23 de Noviembre de 2004
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2004:7598 |
| Número de Recurso | 6824/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 23 de Noviembre de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
FERNANDO LEDESMA BARTRETOSCAR GONZALEZ GONZALEZMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAFRANCISCO TRUJILLO MAMELYEDUARDO ESPIN TEMPLADOJOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintitrés de Noviembre de dos mil cuatro.
En el recurso de casación nº 6824/2001, interpuesto por las Entidades SOCIETÈ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS-SNCF, SOCIETÈ NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES-SNCB. y EUROSTAR (UK) LIMITED, representadas por la Procuradora Doña María Teresa Rodríguez Pechín, y asistidas de letrado, contra la sentencia nº 1574/2001 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 5 de octubre de 2001, recaída en el recurso nº 871/1999, sobre denegación de inscripción de la marca nº 2.100.730 "EUROSTAR"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado, y la Entidad HOTELES TURÍSTICOS UNIDOS, S.A., representada por el Procurador Don Carlos de Zulueta Cebrian, y asistida de letrado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Primera) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por las Entidades SOCIETÈ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS-SNCF, SOCIETÈ NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES-SNCB y EUROSTAR (UK) LIMITED, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 11 de febrero de 1999, desestimatoria en recurso ordinario de la de 7 de septiembre 1998, que denegaba la inscripción de la marca nº 2.100.730 "EUROSTAR", para designar productos de la clase 16ª del Nomenclator.
Notificada esta sentencia a las partes, por las referidas Entidades se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 25 de octubre de 2001, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, las recurrentes (SOCIETÈ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS-SNCF, SOCIETÈ NATIONALES DES CHEMINS DE FER BELGES-SCNB y EUROSTAR (UK) LIMITED) comparecieron en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formularon en fecha 14 de diciembre de 2001, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expusieron, los siguientes motivos de casación:
Único) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del Ordenamiento Jurídico, en concreto la del artículo 12.1) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.
Terminando por suplicar sentencia estimando el motivo del recurso y casando la sentencia recurrida, resolviendo de conformidad a la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, anulando las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, dictadas en relación con la solicitud de registro de marca nº 2.100.730 "EUROSTAR" para distinguir productos de la clase 16 del Nomenclátor Internacional y disponiendo la concesión de dicho registro.
Por providencia de la Sala, de fecha 27 de noviembre de 2002, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 5 de febrero de 2003 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la partes comparecidas como recurridas (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO y HOTELES TURÍSTICOS UNIDOS, S.A), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo; lo que hicieron mediante escritos de fechas 12 de febrero y 13 de marzo de 2003 respectivamente, en los que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dictara sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso, manteniendo la sentencia recurrida en todos sus extremos, con expresa imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 16 de junio de 2004, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 16 de noviembre del corriente, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Magistrado de la Sala.
La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó a la entidad -SOCIETE NATIONAL DE CHEMIS DE FER FRANCAIS- la inscripción de la marca nº 2.100.730 "EUROSTARs" de la clase 16 del nomenclator, para los siguientes productos "Tiques (billetes) de viajes y especialmente de transporte de personas, de bienes o mercancías, por tierra, por aire o por agua; productos de imprenta, impresos, diarios, periódicos, revistas, revistas ilustradas, libros, publicaciones de todo tipo y bajo todas las formas, folletos, catálogos, prospectos, soportes promocionales, tarjetas postales, planos y cartas geográficas y especialmente de ciudades, hojas de anuncios, álbumes, atlas, agendas, calendarios; artículos de encuadernación; fotografías, plumas estilográficas de todo tipo y recargas para plumas, tapa-plumas, juegos de plumas, portagomas, bandejas de correspondencia; artículos de papelería y artículos de escritorio (excepto los muebles), etiquetas de todo tipo, botes para lápices, materia de instrucción o de enseñanza (con excepción de los aparatos); máquinas de escribir, chiches; papel, cartón y productos en estas materias no comprendidos en otras clases, a saber letreros en papel y cartón, escudos (sellos en papel), insignias en papel o en cartón, etiquetas que no sean de tejido, banderines (en papel), cajas (en papel), cofres para papelería, cartonajes, porta-anuncios en papel y en cartón, sacos, bolsitas, sobres, estuches, posters, tarjetas postales, planos, manteles de papel, pañuelos de bolsillo en papel, papel higiénico, servilletas de papel, servilletas para desmaquillar en papel, toallas de papel; caracteres de imprenta, material para artistas, pinceles, materias adhesivas para la papelería, materias plásticas para embalaje en forma de sacos, bolsas, estuches, envoltorios, películas y hojas; naipes".
La OEPM se fundó en "Que en el presente caso, de una ponderación conjunta de ambos factores de confundibilidad se llega a la conclusión de la incompatibilidad de la marca solicitada 2.100.730 EUROSTAR (periódicos, diarios, material de instrucción o enseñanza...) y la marca oponente internacional 532.771 EUROSTAR (periódicos, diarios, material de instrucción o enseñanza...) pues se da identidad denominativa y total coincidencia aplicativa, con lo que, se hace imposible su pacífica convivencia en el mercado; sin embargo, la marca solicitada se considera compatible respecto de la marca 1.595.233 que ampara "servicios de dirección de negocios comerciales e industriales, publicidad, importación y exportación", en base al principio de especialidad.
En consecuencia, se acuerda la DESESTIMACIÓN del recurso interpuesto".
Posteriormente se dictó la siguiente Diligencia de rectificación de la indicada resolución:
"DILIGENCIA para hacer constar que en la resolución del recurso ordinario, cuyos datos han quedado reseñados en el cuadro superior, se ha producido un error mecanográfico en el contenido del fallo. Y así, mientras en el texto del recuadro "7. Consideraciones Jurídicas" se señala que la marca solicitada 2.100.730, es compatible con la marca 1.595.233 (cl. 35), en realidad debe hacerse constar que la marca solicitada es incompatible con la marca 1.595.232 (cl. 16) por presentar coincidencia aplicativa, debiendo señalarse que el error se ha debido a sustituir el nº 2 final de la marca enfrentada por el nº 3. Manteniéndose, en todo caso, el sentido del fallo".
Contra esta resolución se interpuso recurso contencioso-administrativo por la indicada entidad ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que lo desestimó por sentencia de 5 de octubre de 2001 con base en los siguientes fundamentos jurídicos:
"Los motivos de denegación por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca cuya denegación se recurre, fue la concurrencia de la prohibición del art. 12.1.a) de la Ley 32/1988, en base a la marca internacional núm. 532.771 "EUROSTAR" y la marca núm. 1.595.232 "EUROSTARs". Por tanto, vamos a examinar exclusivamente si la marca impugnada es o no compatible con dichas marcas, que fueron los obstáculos según la Administración para impedir el acceso al registro de la marca recurrida, pero no con otras marcas propiedad de las partes co- demandadas, ya que éstas no recurrieron ni en vía administrativa ni en esta vía jurisdiccional la denegación de la marca por no recoger dichos motivos.
En cuanto a la marca internacional núm. 532.771, ha quedado acreditado que las partes demandantes la han adquirido, por lo que ha desaparecido dicho obstáculo para su posible acceso al registro de la marca cuestionada.
En relación con la marca núm. 1595.232 "EUROSTARs", el art. 12.1.a) de la Ley de Marcas, prohibe que se registren como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.
Por otro lado, como reiteradamente ha señalado la doctrina jurisprudencial, la función de las marcas es siempre de identificación, pues con ellas se trata de diferenciar unos productos para que no se confundan con otros, de matera tal que la confrontación de las marcas en conflicto, al efecto de examinar si entre ellas existe posible confusión, ha de ser realizada en una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad gráfica y fonética en dibujos, representaciones, fonemas o voces parciales, todo ello de acuerdo con las reglas del buen sentido.
En el presente supuesto, entre las marcas enfrentadas, "EUROSTAR" la denegada, y "EUROSTARs", la oponente, la única diferencia existente es la "s" última que posee la marca obstaculizante, diferencia fonética y gráfica mínima. Si a ello añadimos que ambas marcas inciden en la misma área comercial, productos de la clase 16º del Nomenclator, hace que se pueda producir error o confusión en el mercado, por lo que concurre la prohibición del apartado a) del art. 12.1 de la Ley 32/1988"
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Frente a la anterior sentencia se ha interpuesto la presente casación con base en un único motivo que ha quedado transcrito en los antecedentes.
La entidad recurrida opone en primer lugar la inadmisibilidad del recurso, al pretenderse en vía casacional la alteración de la valoración de la prueba hecha por el Tribunal de instancia, lo que no sería posible por el carácter estrictamente jurídico del recurso de casación.
Esta causa de inadmisión debe rechazarse, porque, aunque es cierto que en el motivo de casación se hacen algunas valoraciones que contrarían el criterio del juzgador en orden al campo aplicativo de los productos de las marcas enfrentadas, lo cierto es que la cuestión fundamental referente a los criterios que deben presidir sobre prioridad de marcas es estrictamente jurídica y muy propia de este recurso de casación.
Ahora bien, lo que si es determinante de inadmisión es el que se traiga a la casación esa cuestión de prioridad entre marcas que no ha sido abordada por la sentencia recurrida. Como es sabido este recurso se dirige a revisar las apreciaciones jurídicas del órgano judicial sentenciador, pero no aquellas no tenidas en cuenta por él. Caso de que hubiesen sido omitidas en la sentencia debió hacerse denuncia de incongruencia, por el cauce del motivo previsto en el apartado c) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, que es el establecido para el quebrantamiento de sus normas reguladoras, y no fundar el recurso en el apartado d) de dicho artículo alegando una cuestión no resuelta.
En cualquier caso, el motivo de fondo también habría sido desestimado. En efecto, el argumento que el recurrente aduce de que "al haber adquirido la marca internacional nº 532.771, con denominación EUROSTAR, ya no cabe aplicar el artículo 12 de la Ley de Marcas por haber desaparecido el riesgo de confusión para los consumidores, porque cualquier registro de marca posterior a la fecha de prioridad de esa marca -24 de junio de 1988-, como lo es el de la marca nº 1.595.232 EUROSTARs, con fecha de prioridad de 24 de octubre de 1990 no puede servir de obstáculo a la marca solicitada", debe rechazarse, pues según se desprende de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, será la fecha de la presentación del escrito de la cesión el determinante de los efectos de la misma respecto de terceros, y así ha venido siendo reconocido por esta Sala en sus sentencia de 29 de enero de 1993 y 15 de enero de 1996.
También habrían sido desestimadas las otras cuestiones suscitadas y no recogidas en la sentencia:
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la alegación de que el nombre comercial de uno de sus clientes, EUROSTAR (UK) LIMITED, tiene la misma denominación que la marca solicitada y dicho nombre comercial ostenta una protección directa a través del artículo 8 del Convenio de la Unión de París, en relación con el 10.3 de la Ley de Marcas, debe rechazarse, pues al nombre comercial le son de aplicación las mismas prohibiciones que se establecen en la Ley para las marcas, conforme a su artículo 81, sin que pueda invocarse, además, como justificante de prioridad un nombre de un tercero, aunque sea cliente, para defender un derecho propio.
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el argumento de que signos similares han venido coexistiendo pacíficamente en el mercado lo que, a su juicio, debe atenuar el rigor comparativo, no puede acogerse porque esa coexistencia no es razón para impedir la aplicación de las prohibiciones de registro previstas en la Ley sea o no pacífica esa coexistencia.
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debe en fin rechazarse el alegato de que el titular de la marca oponente HOTUSA es una empresa notoria en el sector de hoteles, y no tiene sentido, a su juicio, que con sus marcas pretenda obstaculizar las de la recurrente, destinadas a la papelería. El hecho de que sea en ese campo donde tenga su principal mercado, no impide que tenga otras marcas en diferentes sectores, como el de la papelería, lo que implica que su prioridad en ellos impide la inscripción de otras en las que concurran las prohibiciones del artículo 12 de la Ley.
Añadir únicamente que no es aplicable al presente caso la sentencia de esta Sala de 5 de junio de 2003, referido al una denominación similar, pues en aquella ocasión, había diferencias importantes de gráfico entre las marcas enfrentadas.
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos INADMITIR y, por lo tanto, INADMITIMOS el presente recurso de casación nº 6824/2001, interpuesto por las Entidades SOCIETÈ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS-SNCF, SOCIETÈ NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES-SNCB. y EUROSTAR (UK) LIMITED, contra la sentencia nº 1574/2001 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 5 de octubre de 2001, recaída en el recurso nº 871/1999; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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