STS, 10 de Junio de 2002
| Ponente | D. PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVA |
| ECLI | ES:TS:2002:4206 |
| Número de Recurso | 1723/1996 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO DE CASACION |
| Fecha de Resolución | 10 de Junio de 2002 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVAD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diez de Junio de dos mil dos.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen el recurso de casación nº 1723/1996, interpuesto por SEMESA, S.A., S. en C. y de ARBORA HOLDING, S.A., S. en C., representadas por el procurador D. ENRIQUE SORRIBES TORRA y asistidas por letrado, contra la Sentencia nº 543, dictada el 3 de julio de 1995 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo, con sede en Barcelona, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y recaída en recurso nº 755/93 sobre marca nº 533.427 "DODO".
Se han personado como partes recurridas la ADMINISTRACIÓN, representada por el ABOGADO DEL ESTADO y D. Simón , representado por el procurador D. ANTONIO ANDRÉS GARCÍA.
La Sentencia recurrida dispone lo siguiente: "FALLO. En atención a lo expuesto la Sala ha decidido desestimar la demanda interpuesta por las entidades MERCHANDISING S.A. y ARBORA HOLDING, S.A., Sociedad en Comandita, contra los actos administrativos recogidos en el fundamento jurídico primero. Sin costas.".
Contra dicha Sentencia ha interpuesto recurso de casación D. Enrique Sorribes Torra en representación de las entidades SEMESA, S.A., y Arbora Holding, S.A., S. en C.. En el escrito de interposición, tras alegar los motivos que estima conducentes a su pretensión, pide a esta Sala que "dicte en su día sentencia por la que estimando el presente recurso, case y anule la sentencia dictada por el T.S.J. de Cataluña, de 3 de julio de 1995, que confirmó la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, acordando inscribir la marca internacional nº 533.427 DODO, y ordenar, en su lugar, la denegación de la citada marca.".
El Abogado del Estado se ha opuesto al recurso de casación solicitando de la Sala "dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.".
La representación de D. Simón ha presentado escrito de oposición solicitando de la Sala "dicte Sentencia, declarando inadmisible este recurso de casación al amparo de lo establecido en el art. 82 letra b) de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción; y, en su caso desestimando por improcedente el recurso de casación citado en los motivos en que se basa, confirmando la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 3ª) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; y confirmando en definitiva la resolución registral que concedió la marca internacional 533.427 DODO (grf) para las clases 20, 22 y 24 del Nomenclátor.".
Mediante Providencia de 1 de febrero de 2002 se señaló el presente recurso para votación y fallo el día 18 de abril de 2002. Al observarse que el poder con el que compareció el procurador Sr. D. Enrique Sorribes Torra en representación de la recurrente Arbora Holding, S.A. estaba caducado con anterioridad a su personación, se le requiere por providencia de fecha 18 de abril de 2002 para que subsane dicho defecto, suspendiéndose el señalamiento acordado.
Dentro del plazo otorgado al efecto, el procurador D. Enrique Sorribes Torra, presenta poder otorgado a su favor por la compañía mercantil Arbora, S.A.. Por providencia de fecha 7 de mayo de 2002, se tiene por subsanado el defecto, señalándose para votación y fallo del recurso el día 30 de mayo de 2002, en que han tenido lugar.
La concesión de la marca internacional mixta nº 533.427, "DODO" a Simón y a Pedro Miguel para productos de las clases 20, 22 y 24 es el eje de la controversia resuelta por la Sentencia que ahora se impugna. En efecto, solicitada para distinguir sacos de dormir, almohadas, colchones y, en general, artículos de cama (clase 20); edredones (clase 22) y, en general, cubiertas de cama (clase 24), fue inicialmente denegada por incompatibilidad con las marcas nacionales DODOT nº 59.945 (clase 20, para muebles, espejos, marcos, artículos -no incluidos en otras clases- de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, celuloide y sucedáneos de estas materias o de materias plásticas) y nº 581.094 (clases 16, 18, 20, para bolsas, sacos y envases -NIOC-). Se trata de distintivos de SEMESA y el primero está erróneamente citado por la resolución administrativa, pues su número correcto es 599.456
El Registro de la Propiedad Industrial, en la nota resolutoria de 1 de octubre de 1991 indicó, además, que no podían tenerse en cuenta las oposiciones de las marcas de SEMESA: Nal. 595.111, "DODO", clase 3: jabones de todas clases; Nal. 238.540, "DODO", clase 12, coches cuna, sillas coche, cochecitos para niños; Nal. 520.292, "DODOT", clase 25, confecciones, pañuelos y paños higiénicos; Nal. 981.196, "DODOT", clase 25, prendas de vestir de todas clases, especialmente pañales y Nal. 599.459, "DODOT", clase 23, hilos, "en razón a que se refieren a clases del Nomenclátor distintas a las ahora solicitadas".
Interpuesto recurso de reposición por los solicitantes de la marca denegada, la Oficina Española de Patentes y Marcas lo estimó por resolución de 27 de enero de 1993. Las razones que la movieron a adoptar esta decisión fueron las siguientes. Por un lado, desechó la oposición de la marca nº 59.945 por estar caducada. Luego, dijo: "en el presente caso, de una ponderación conjunta de ambos factores de confundibilidad se llega a la conclusión de la compatibilidad de los registros en litigio: marca internacional solicitada 533.427 DOD y gráfico y marca enfrentada 518.094 DODOT, pues existen ciertas diferencias denominativas y gráficas y, a nivel aplicativo, no hay coincidencia, así la marca solicitada ampara: colchones, almohadas, ... (cl. 20), edredone (cl. 22) y mantas, colchas ... (cl. 24) y, la marca enfrentada ampara bolsas, sacos y embases".
La Sentencia desestimó el recurso contencioso administrativo de SEMESA y Arbora Holding, S.A., Sociedad en Comandita. La Sala, al resolverlo, tuvo que corregir los errores materiales presentes en la resolución recurrida: por una parte, la marca concedida es "DODO" y no "DOD"; por otra, la marca oponente es la nº 599.456 "DODOT", clase 20, y no la nº 59.945. A partir de aquí, fijó la cuestión a debatir. Para ello, tuvo presente que las actoras no impugnaron la resolución de 1 de octubre de 1991, la cual, si bien denegó la marca internacional "DODO", nº 533.427, mixta para las clases 20, 22 y 24 solicitadas, sin embargo excluyó la oposición de las marcas 595.111 y 238.540, "DODO" y 520.292, 981.196 y 599.459, "DODOT". De ahí que las tuviera por conformes y prescindiera de todas ellas, aunque la demanda las hacía valer frente a la marca concedida en reposición.
La Sala centró su examen en la contraposición entre DODO, mixta, nº 533.427, y las marcas de los actores "DODOT", nº 599.456, para la clase 20 (muebles), pues la Oficina Española de Patentes y Marcas, por error, no la tuvo presente en el momento de resolver, y "DODOT", nº 518.094, que la resolución que concedió aquélla sí tuvo presente pero para afirmar su compatibilidad con la primera. Y, planteadas así las cosas, concluyó, a la luz de los artículos 124.1 y 118 del Estatuto de la Propiedad Industrial, tras una valoración de conjunto, que, teniendo presentes las diferencias fonéticas que aporta la "T", el elemento gráfico muy característico de "DODO" y ausente en "DODOT" y las diferencias existentes entre los productos identificados por ellas, podían convivir sin riesgo de confusión para los consumidores.
El recurso de casación de SEMESA y Arbora Holding, S.A., Sociedad en Comandita, al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley de la Jurisdicción, sostiene, en el primero de sus motivos, que la Sentencia ha incurrido en infracción del artículo 124.1, en relación con el 150, ambos del Estatuto de la Propiedad Industrial, y de la jurisprudencia que los ha interpretado. Afirman a este respecto las actoras que la identidad fonética de signos hace inadmisible la convivencia con independencia de los productos que se amparen. Tal identidad hay que entender, a la vista de lo que se indica en los antecedentes del recurso, que se refiere a la que existe entre la marca concedida y las marcas con denominación "DODO" de las recurrentes.
El segundo motivo, también bajo el artículo 95.1.4º de la Ley de la Jurisdicción se dirige a argumentar que la Sentencia ha infringido el artículo 124 del Estatuto y la doctrina interpretativa sobre el examen de signos casi idénticos, establecida en las sentencias que cita. Tal doctrina se puede resumir del siguiente modo: a) para apreciar la semejanza basta con que concurra una de las posibles; b) prevalece la confusión fonética sobre la gráfica o conceptual para determinar la semejanza, sin que sea preciso que concurran las dos; c) el complemento gráfico no impide la confusión provocada por el fonema; d) la imposibilidad de una comparación inmediata hace más factible la confusión.
Antes de pronunciarnos sobre estos motivos, es preciso despejar la objeción suscitada por la representación de los titulares de la marca concedida. Consiste en la causa de inadmisión prevista en los artículos 57 y 82 de la Ley de la Jurisdicción derivada de la expiración del poder otorgado por Arbora Holding, S.A., justamente el día anterior a la interposición del recurso de casación. La Sala ha entendido que el defecto existente en la representación de las actoras podía ser subsanado y así lo resolvió mediante providencia de 18 de abril de 2002. Como consecuencia de ello, el día 25 siguiente se aportó poder en vigor.
Debemos entrar, por tanto, en el examen de los motivos de casación expresados. Examen que nos lleva a su desestimación. El primero porque, para que pueda entenderse que existe la plena identidad a la que se refiere el recurso, es necesario que enfrentemos la marca concedida con las de los actores de la misma denominación DODO, números 595.111, para la clase 3, y 238.540, para la clase 12. Y esa comparación no es procedente toda vez que los actores consintieron, al no impugnarlo en su momento, el acto del Registro de la Propiedad Industrial que las tuvo por compatibles. Por tanto, no se da la infracción del artículo 124.1 en relación con el 150 del Estatuto de la Propiedad Industrial ni de la jurisprudencia que se menciona en el recurso de casación, ya que la comparación no se produce entre las mismas denominaciones, sino entre otras diferentes.
Tampoco puede prosperar el segundo de los motivos que se refiere a la contraposición entre la marca concedida y las marcas "DODOT" de los actores. Confrontación que hay que reducir por la razón que se acaba de exponer a las números 559.456 para la clase 20 y 518.094, para las clases 16, 18 y 20. En este punto, la apreciación de la existencia de la semejanza que activa la prohibición expresada por el artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial corresponde a la Sala de instancia. Y es ella, la que, ante las diferencias fonéticas existentes entre "DODO" y "DODOT", por la "T" con que termina esta última, el gráfico singular de la primera y las diferencias de productos existentes (sacos de dormir, edredones, cubrecamas, por un lado, y muebles, espejos, marcos y artículos de madera, mimbre, marfil, plásticos u otros, bolsas, sacos y embalajes, por el otro) concluye que se dan las condiciones para que puedan convivir sin riesgo de confundir a los consumidores. Pues bien, esta Sala no puede sustituir esa valoración de los hechos ya que el recurso de casación no lo permite, según hemos manifestado reiteradamente.
Por eso, debemos desestimar, también el segundo de los motivos y, con él, el recurso.
A tenor de lo establecido por el artículo 102.3 de la Ley de la Jurisdicción, procede imponer las costas a la parte recurrente.
En atención a cuanto se ha expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución Española,
Que no ha lugar al recurso de casación nº1723/1996, interpuesto por SEMESA, S.A. y Arbora Holding, S.A., Sociedad en Comandita, contra la sentencia nº 543, dictada el 3 de julio de 1995, por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y recaída en el recurso 755/1993, e imponemos a la parte recurrente las costas del recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que, como Secretario de la misma, certifico.
