STS, 17 de Febrero de 2003

Con fecha 17 de abril de 1997 la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 6ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Que desestimando el recurso contencioso- administrativo interpuesto por el Procurador Sr. Tinaquero Herrero actuando en nombre y representación de D. Ignacio y D. Enrique contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 22 de septiembre de 1993 por la que se denegó la inscripción de la marca núm. NUM000 " DIRECCION000 " ( mixta ), así como contra la de 6 de septiembre de 1994, que desestimó el recurso de reposición formalizado contra la misma, debemos declarar y declaramos que dichas resoluciones son ajustadas a Derecho. Todo ello sin hacer expresa imposición de costas".-

Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación D. Ignacio y D. Enrique , a través de su Procurador Sr. TINAQUERO HERRERO, quien en su escrito de formalización del recurso, tras alegar los motivos de casación que estimó conducentes a su pretensión, terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia por la que, estimándolo, se casara y anulara la recurrida y se dejasen sin efecto las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de septiembre de 1993 y 6 de septiembre de 1994, disponiendo en su lugar la concesión de la Marca nº NUM000 " DIRECCION000 " ( mixta ), en la clase 9ª del Nomenclátor.

La parte recurrida, LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, a través del Sr. ABOGADO DEL ESTADO, en el escrito correspondiente formuló su oposición a los motivos de casación, y terminó suplicando a la Sala que en su día se dictase sentencia por la que, desestimando el recurso interpuesto de contrario, se confirmase íntegramente la recurrida, con expresa imposición de las costas a la recurrente.-

Mediante providencia de fecha 20 de noviembre de 2002, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 6 de febrero siguiente, momento en el que han tenido lugar dichos actos procesales.-

Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 17 de Abril de 1.997, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 6ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimatoria del recurso contencioso administrativo interpuesto contra la Resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas con fecha 6 de Septiembre de 1.994 que mantuvo, en reposición, la dictada con fecha 22 de Septiembre de 1.993, que había denegado la solicitud efectuada en 18 de Enero de 1.993 para la inscripción de la marca nacional NUM000 , mixta, " DIRECCION000 " ( y gráfico), para distinguir " Gafas ", de la clase 9ª, del Nomenclátor Internacional.

Por la Oficina de Patentes y Marcas, de oficio, le había sido opuesta la marca número 1.717.743, " Indian ", también de carácter mixto, gráfico denominativo, para productos de la Clase 25, " vestidos para caballeros, señoras y niños; sombreros, calzados ", y acabó denegando la inscripción solicitada por entender que resultaban evocadoras y confundibles y protegían productos complementarios.

La sentencia de instancia mantuvo esa denegación, argumentando, en esencia, en su Fundamento Jurídico Segundo, para llegar a la conclusión desestimatoria del recurso contencioso administrativo, lo siguiente:

[...] " Pues bien, desde el punto de vista denominativo no existe diferencia alguna por cuanto ambas denominaciones son idénticas. Pero es que además dicha identidad no se ve mitigada por las peculiaridades gráficas de los distintivos enfrentados, ya que también desde esta perspectiva las semejanzas son incuestionables, al representar las dos marcas la cabeza de un indio americano con un tocado de plumas de todo punto similar. La circunstancia de estar la cabeza girada en cada uno de los casos hacia un lado distinto, y la diferente grafía de la denominación " DIRECCION000 ", resulta a juicio de esta Sala insuficiente para salvar la innegable similitud de las dos marcas que indudablemente sugieren lo mismo y pueden por tanto producir el error en el mercado y el riesgo de asociación que precisamente pretende proscribir el transcrito artículo 12.1".

" Ambas configuran, en definitiva, un conjunto muy similar ... (y) la comparación debe hacerse tomando todos los factores o elementos integrantes del conjunto, de modo que el resultado que se obtenga por la combinación de todos ellos sea el elemento decisorio, con independencia de las analogías o diferencias que puedan presentar elementos aisladamente considerados; y tal apreciación conjunta, en el caso controvertido, no lleva a pronunciamiento distinto dada la intensidad de las similitudes antes expuestas ".

" La conclusión que cabe extraer en el caso que nos ocupa es que las dos marcas no pueden convivir por ser susceptibles de confundirse, resultando en consecuencia obligado desestimar el recurso y confirmar, por ajustadas a derecho, las resoluciones contra las que se dirige; y sin que para desvirtuar dicha conclusión resulte suficiente el que ambas marcas amparen productos distintos, teniendo en cuenta que pueden sin embargo coincidir en su ámbito aplicativo ( complementos de moda o vestir), y distribuirse en los mismos establecimientos de venta "

Disconforme con la sentencia de instancia los recurrentes interponen este recurso de casación que articulan en dos motivos, el primero al amparo del ordinal 3º del artículo 95.1 de la Ley Jurisdiccional de 1.956 en la redacción que le dio la Ley 10/1.992, de 30 de Abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia en conexión con el artículo 24.1 y 2 de la Constitución Española, el artículo 11.3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los artículos 69.3º y 80 de la Ley de esta Jurisdicción, los artículos 506.1º y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, el segundo, al amparo del ordinal 4º del propio precepto legal, por incurrir en infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables al caso y su jurisprudencia , en relación con el artículo 32 .2º de la Ley de Marcas.

El primero de los motivos articulados ha de ser acogido. En efecto, el artículo 80 de la Ley Jurisdiccional de 1.956, disponía que: " La sentencia ... decidirá todas las cuestiones controvertidas en el proceso ", con lo cual se estaba haciendo referencia, - como hoy en el artículo 67.1 de la vigente -, al requisito de la congruencia, entendida ésta como adecuación entre los pronunciamientos judiciales y lo que se pedía al Juez, incluida la razón de ser de esa petición; en definitiva, tal como dijimos en la sentencia de 25 de Abril de 2002, con cita de numerosa jurisprudencia anterior, por incongruencia se entiende de consuno por la doctrina y la jurisprudencia el desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido, de suerte que el juicio sobre la congruencia de la resolución judicial presupone la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso delimitado por referencia a sus elementos subjetivos - partes - y objetivos - causa de pedir y petitum ", porque aunque esa congruencia que la ley impone no exige una correlación literal entre el desarrollo dialéctico de los escritos de las partes y la redacción de la sentencia, no puede olvidarse que la incongruencia en el orden contencioso administrativo es más rigurosa que en el proceso civil, por mor de lo dispuesto en el citado precepto legal en relación con el artículo 43 de la propia Ley, que obliga a juzgar dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar el recurso y la oposición.

Partiendo de tal concepto, ha de observarse como el primero de los fundamentos de la pretensión anulatoria de la resolución administrativa impugnada, descansaba en que la marca nº 1.717.743 opuesta de oficio por el registro no había sido concedida, por lo que si era denegada dejaría de obstaculizar el acceso registral de la marca solicitada, conforme a lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley 38/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas, siendo así que el último acto conocido por la parte en aquel momento - 16 de Mayo de 1.995, fecha de la demanda - era el suspenso dictado en 20 de Abril de 1.994 y acreditado mediante fotocopia del Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 1º de Junio de 1.994.

Con posterioridad, en el escrito de conclusiones, se insistió en tal argumento y entonces se aportaba, al amparo de lo dispuesto en el artículo 506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como norma de aplicación supletoria por aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta de la Ley Jurisdiccional, certificación expedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas, con fecha 24 de Julio de 1.995, de que solicitada la marca oponente en 19 de Agosto de 1.992, se había denegado por Resolución de fecha 5 de Junio de 1.995 y publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de fecha 16 de Julio de 1.995. Como se ve, se trataba de hechos conocidos con posterioridad a la demanda y se aportaban al proceso mediante la certificación oportuna, en virtud de la norma legal que lo permitía.

La sentencia omite cualquier referencia a ese argumento esgrimido, así como al documento presentado. Y ello era una cuestión de especial relevancia en el caso de autos, puesto que si se trataba de una marca denegada no podía ser obstáculo para el registro de una posterior, siendo así que era la primera razón en que se fundamentaba la pretensión anulatoria. Por ello, la sentencia al omitir la respuesta a tal cuestión, sin que tampoco se deduzca de su redacción que exista una respuesta tácita, incurrió en el vicio denunciado de incongruencia omisiva, aunque la sentencia fuese desestimatoria de las pretensiones de la parte, porque la doctrina de que la incongruencia no es predicable de una sentencia desestimatoria de la demanda, tiene una de sus quiebras en la falta de motivación; y si nada se razona sobre ello el vicio existe.

Acogido el motivo procede casar la sentencia y conforme a lo dispuesto en el artículo 102.1.2º, último inciso, y 3º procede resolver lo que corresponda dentro de los términos en que se hubiera planteado el debate.

No puede ser decisivo en el presente caso la alegación esgrimida por la parte y que ha dado lugar a la casación de la sentencia de instancia, por una simple razón. No consta, en modo alguno, que aquel acto administrativo hubiese alcanzado firmeza en vía administrativa, ( ex artículo 114.2 de la Ley 30/1.992, de 26 de Noviembre) y, aún más, que haya sido confirmado en vía jurisdiccional, aún cuando todos los indicios apunten a que, en efecto, pudiera ser firme con grandes visos de verosimilitud; en cuyo caso desplegaría toda su eficacia el artículo 34.2 citado, ( " Se entiende que la solicitud de registro de marca no ha tenido nunca los efectos previstos en el apartado anterior cuando hubiera sido o se considere retirada, o cuando hubiese sido denegada en virtud de una resolución firme "), que aduce la parte recurrente; ni las sentencias que aduce en su apoyo tampoco son decisivas en cuanto que si bien reconocen que para formular una oposición en la que fundamentar la denegación de una solicitud ulterior, es preciso la existencia de la vida legal de la marca, en este caso queda siempre la sombra de duda derivada de lo antes expuesto de que no pueda afirmarse con absoluta certeza que aquella denegación sea firme.

Pero ello no es obstáculo para que esta Sala, teniendo en cuenta todo lo actuado, pueda llegar, como llega, a una solución contraria a la que llegaron la Oficina y el Tribunal de Instancia, al estudiar los otros dos argumentos que esgrimen los recurrentes: que entre la marca aspirante y la opuesta existen diferencias suficientes para no ser confundidas y que ambas marcas se aplican a productos distintos, incluidos en diferentes clases del Nomenclátor Internacional.

El artículo 12.1.a) de la expresada Ley de Marcas, dispone que " No podrán registrarse como marcas los signos o medios: a) Que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior ". Por tanto, coincide con el antiguo artículo 124.1º del Estatuto, en lo que se refiere a la prohibición de acceso al Registro de marcas semejantes fonética o gráficamente, e introduce dos elementos que constituyen una innovación: añade a aquellas la semejanza conceptual, y se refiere concretamente a marcas que designen productos o servicios idénticos o similares, lo que antes constituía, según la propia jurisprudencia, un elemento adicional a tener en cuenta para acentuar o disminuir el peligro de confusión en el mercado.

Así pues, tal como hemos dicho en la sentencia de 28 de Junio pasado, ( Recurso Casación núm. 3.111/1.996), ya reiterada en otras posteriores de las que es innecesario hacer cita, pudiendo citar como más reciente la de 28 de Noviembre de 2.002, para que proceda la prohibición han de concurrir las dos siguientes circunstancias acumulativas:

1. que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca anteriormente solicitada o registrada; y b), que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ya distingue la marca anteriormente registrada o solicitada.

En el caso de autos entre las marcas enfrentadas no sólo existen diferencias gráficas, sino también de productos.

Así, en primer lugar, examinadas las marcas enfrentadas, en su conjunto, como ha de hacerse, según enseña la doctrina jurisprudencial reiterada, en ese tipo de marcas mixtas, existen diferencias gráficas, no desde luego singularmente relevantes, pero sí suficientes, para que en esa visión de conjunto, tanto por la posición, - el perfil izquierdo en la aspirante y el derecho en la opuesta -, como por la grafía, - mayúsculas en la aspirante y minúsculas cursivas en la opuesta, como por el tocado de plumas que completa la cabeza de lo que sugiere un indio americano, exista ya un principio de diferenciación.

Pero sobre todo, en segundo término, es decisivo que ambas marcas amparan productos de clases diferentes; la aspirante, de la Clase 9ª del Nomenclátor Internacional, para distinguir " Gafas ", mixta, con el gráfico que se ha descrito. La opuesta, de la Clase 25ª del referido Nomenclátor lo fue para " vestidos para caballeros, señoras y niños; sombreros, calzados ", también con el gráfico descrito.

Como hemos dicho que las dos circunstancias han de concurrir cumulativamente y no concurren, y, en cualquier caso, los productos de una y otra marca, no pueden inducir a confusión en el consumidor medio, puesto que " gafas ", en términos generales, no cabe confundirlas como producto, con las prendas de vestir concretas y específicas para las que se había solicitado la marca opuesta, resultando ser productos tan dispares que no es posible su confusión ni siquiera el riesgo de asociación, puesto que en los términos en que vienen solicitadas las marcas, ni siquiera cabe afirmar que tengan el mismo ámbito aplicativo, de servir de complementos de moda o del vestir, ni tampoco que, salvo supuestos de grandes superficies, se distribuyan en los mismos establecimientos de ventas, necesariamente ha de concluirse en la estimación del recurso contencioso administrativo con la consiguiente anulación de los actos administrativos recurridos en la instancia.

Todo ello hace ya innecesario el examen del último de los argumentos, que con carácter complementario se adujo, cual era que el titular de la marca oponente no ha formulado oposición a la marca aspirante, sino que fue opuesta de oficio. Argumento, que aunque ahora no tenga relevancia a los efectos de la resolución del recurso, hay que decir que la inexistencia de impugnación no significa obstáculo para la denegación; porque como dijimos en la sentencia d 9 de Diciembre de 1.996 y se recoge en las de 30 de Octubre de 2.002 y 27 de Enero del corriente año, " el Registro de oficio debía examinar si la marca solicitada podía tener acceso al mismo por no incidir en alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 124 del Estatuto de la Propiedad industrial. Es decir, aún no existiendo oposición, o siendo esta nula, la solución hubiera sido la misma, porque en cuanto al fondo del asunto el órgano administrativo resolutor estaba sometido a las normas vinculantes de su decisión, esto es, a las contenidas en dicho Estatuto ...". Aunque efectivamente en este caso tal falta de oposición puede ser coadyuvante a la conclusión alcanzada, en cuanto entendemos que la marca aspirante no está incursa en la prohibición del articulo 12.1.a), de la Ley de Marcas.

Respecto de las costas ha de estarse a lo dispuesto en el artículo 102.2 de la Ley Jurisdiccional. Así respecto de las de este recurso de casación cada parte satisfará las suyas y en cuanto a las de instancia, por aplicación de lo establecido en el artículo 131.1 de la Ley Jurisdiccional no procede hacer expresa imposición de las mismas.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,

Haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Don Ignacio y Don Enrique , contra la sentencia dictada con fecha 17 de Abril de 1.997, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 6ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el Recurso contencioso-administrativo número 44 de 1.995, cuya sentencia se casa y anula, por no conforme a derecho.

Se estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por los expresados recurrentes contra la Resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas con fecha 6 de Septiembre de 1.994 que mantuvo, en reposición, la dictada con fecha 22 de Septiembre de 1.993, que había denegado la solicitud efectuada en 18 de Enero de 1.993 para la inscripción de la marca nacional NUM000 , mixta, " DIRECCION000 " ( y gráfico), para distinguir " Gafas ", de la clase 9ª, del Nomenclátor Internacional, cuyos actos administrativos se anulan por no conformes a derecho, declarándose en su lugar la procedencia de la inscripción de la marca solicitada.

Respecto de las costas, en cuanto a las de este recurso de casación cada parte satisfará las suyas y en cuanto a las de instancia, no procede hacer expresa imposición de las mismas.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.