STS, 6 de Julio de 2004
| Ponente | Óscar González González |
| ECLI | ES:TS:2004:4846 |
| Número de Recurso | 981/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 6 de Julio de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZATD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a seis de Julio de dos mil cuatro.
En el recurso de casación nº 1433/2001, interpuesto por la Empresa Estatal PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A., representada por el Procurador Don Javier Ungria López, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 1521/2000 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 1 de diciembre de 2000, recaída en el recurso nº 1839/1997, sobre concesión de inscripción del rótulo de establecimiento nº 255.221 "EL PARADOR DE LA PUEBLA"; habiendo comparecido como parte recurrida el AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE LA SIERRA, representada por la Procuradora María de los Angeles Manrique Gutiérrez, y asistida de letrado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Primera) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Empresa Estatal PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 19 de mayo de 1997, desestimatoria en recurso ordinario de la de 1 de octubre de 1996, que concedía la inscripción del rótulo de establecimiento nº 255.221.898 "EL PARADOR DE LA PUEBLA", para distinguir la actividad de un establecimiento dedicado a negocio de hostelería.
Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Empresa se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 20 de diciembre de 2000, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 12 de febrero de 2001, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, infracción, por violación, del Decreto de 4 de abril de 1952, así como las Ordenes Ministeriales de 30 de septiembre de 1952, 10 de enero de 1955 y 14 de junio de 1957.
3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de la "ratio Legis" derivada de la interpretación combinada de las normas sustantivas de los artículos 82.1, 86, 85 y 12.1.a) de la Ley de Marcas e infracción de la jurisprudencia aplicable.
Terminando por suplicar sentencia en la que se declare que ha lugar al mismo y que se estimen los motivos de casación en él aducidos; case y anule la sentencia recurrida y resuelva en cuanto al fondo conforme a Derecho, según viene establecido en las letras c) y d) del artículo 95.2 de la Ley Jurisdiccional, es decir, dentro de los términos en los que aparecía planteado el debate en la instancia, de forma que, en consonancia con el "petitum" que la parte realizó ante el Tribunal de instancia, se declare que fueron nulas las resoluciones adoptadas en el expediente de autos por la Oficina Española de Patentes y Marcas en relación con el rótulo de establecimiento nº 255.221 y que procede se revoque su concesión, procediéndose a la denegación de su primitiva inscripción.
Por providencia de la Sala, de fecha 28 de mayo de 2002, se acordó oír a las partes sobre la posible causa de inadmisión del recurso al no haberse justificado en el escrito de preparación del recurso que la infracción de una norma estatal o comunitaria europea ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia (art. 89.2 LJCA), siendo evacuado el trámite por las partes mediante escritos de fechas 10 y 14 de junio de 2002 respectivamente, en los que manifestaron los que a su derecho convino.
Por Auto de fecha 4 de octubre de 2002, la Sala acordó declarar la inadmisión parcial del presente recurso de casación en cuanto al motivo fundado en el art. 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, y admitirlo en relación con el motivo fundado en el art. 88.1.c) de dicha Ley, ordenándose por providencia de 18 de diciembre de 2002 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE LA SIERRA), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 21 de enero de 2003, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia en la que desestimando el recurso de la parte recurrente sea confirmada, en todos sus términos, la sentencia 1521 dictada en los autos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Primera, con expresa imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 5 de mayo de 2004, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 29 de junio del corriente, en que tuvo lugar.
Es objeto de este recurso la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en virtud de la cual se desestimó el recurso interpuesto por la Empresa Estatal PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedió la inscripción del rótulo de establecimiento nº 255.221 "EL PARADOR DE LA PUEBLA", para distinguir la actividad de un establecimiento dedicado a negocio de hostelería en el término municipal de Puebla de la Sierra de Madrid.
El Tribunal de instancia basa su fallo en los siguientes fundamentos:
"En el caso presente, el recurrente no puede invocar como impedimento para la inscripción del distintivo impugnado, la normativa compuesta por las Ordenes Ministeriales y Decretos antes mencionados dictados entre los años 1940 a 1955 para proteger la palabra "Parador" y vincularla exclusivamente a denominar los establecimientos públicos del Estado integrados en la Red Oficial de Paradores del Estado, normativa que debe de considerarse contraria al espíritu y la letra de la Ley 32/1988 de marcas de 10 de noviembre y en consecuencia derogada cuando menos por ésta, al no poder contravenir normativa de carácter superior en este caso con rango de Ley, y no estar justificada en la actualidad la extraordinaria protección otorgada a la palabra "parador", como vinculada en exclusiva a los establecimientos públicos del Estado integrados en la Red Oficial de Paradores del Estado de forma exclusiva y excluyente, cuando el vocablo "parador" es de uso común y genérico en sí mismo, no apropiable en exclusiva y no inscribible según el art. 11.1.a) y c) de la Ley de Marcas que establece como prohibición absoluta de registro: No podrán registrarse como marcas, además de los signos o medios que no puedan constituir marca conforme al art. 1 de la presente ley, los siguientes:
a) Los que se compongan exclusivamente de signos genéricos para los productos o servicios que pretendan distinguir.
c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o del servicio.
En el caso presente es evidente que el vocablo "parador" tiene un valor genérico en relación a los servicios propios de hostelería, siendo comúnmente utilizado para designar la especie de dichos servicios de hostelería, alojamiento ó industria de hospedaje ó servicios de comida, y en consecuencia no es susceptible de apropiación en exclusiva.
[...] Por lo demás, entre los distintivos enfrentados: "EL PARADOR DE LA PUEBLA" y "PARADOR DE TURISMO", "PARADORES DE ESPAÑA", "PARADORES NACIONALES", "PARADORES DE TURISMOS" y "PARADORES", todas ellas con un gráfico característico, excepto la marca 1.727.163 "PARADORES NACIONALES", apreciados en su conjunto y pese a participar del término común "PARADOR" que designa los servicios que el establecimiento se prestan, existen suficientes diferencias fonéticas y gráficas que permiten su diferenciación sin riesgo de confusión en el mercado.
Por lo expuesto, el recurso debe de ser desestimado"
.
Contra esta sentencia se ha interpuesto el presente recurso de casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes, de los cuales sólo ha sido admitido por auto de esta Sala de 8 de noviembre de 2002 el primero de ellos.
Aduce el recurrente que la sentencia ha incurrido en incongruencia desde una doble perspectiva: a) porque no se ha pronunciado sobre la sentencia dictada por el mismo Tribunal en 20 de abril de 1999 denegando la inscripción del rótulo HOTEL PARADOR DE TREDOS, una copia de la cual se presentó al Tribunal antes de que este dictara su sentencia, y b) porque no se ha contemplado el riesgo de asociación que en los consumidores producirá el rótulo otorgado con la marca PARADORES DE TURISMO, riesgo de asociación que se puso de relieve en la demanda.
El motivo debe ser estimado, no ya por el primer aspecto denunciado al no vincular al Tribunal el pronunciarse sobre una sentencia que no constituye jurisprudencia, sino por el segundo. En efecto, en la demanda se plantea, como uno de los argumentos decisivos para fundar la pretensión el riesgo de asociación que el rótulo otorgado puede generar con la marca previamente inscrita, así como que "dado el prestigio y la notoriedad que los Paradores oficiales de esa Red han obtenido en los setenta años transcurridos desde que ésta se creó, el rótulo impugnado también incurriría en la prohibición que establece el artículo 13.c) de la Ley de Marcas, que prohibe el registro de los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados" -folios 11 y 12-. En realidad toda la demanda trata de justificar la notoriedad que a través del tiempo han tenido los Paradores como establecimientos de prestigio destinados a la hostelería, y la documentación aportada va dirigida a demostrar la realidad de este hecho no sólo en España sino fuera de ella. Más tarde, en el escrito de conclusiones vuelve a replantearse el mismo tema volviendo a hacer referencia específica al mencionado artículo 13.c Pues bien, pese a que esto constituyó uno de los argumentos principales del actor, la sentencia no se pronuncia sobre ello, lo que indudablemente supone una infracción del artículo 67.1 de la Ley Jurisdiccional que exige que la sentencia decida "todas las cuestiones controvertidas en el proceso".
Al estimarse el motivo de casación amparado en el artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional corresponde a esta Sala examinar el fondo del asunto en los términos en que el debate ha sido planteado en primera instancia, como establece el artículo 95.1.d).
A nadie se oculta la importancia que la Red de Paradores Nacionales ha tenido en el desarrollo turístico de España. Desde el primero que se emplazó en Gredos han ido estableciéndose a lo largo y ancho de la península y archipiélagos canario y balear, hasta el punto de que hoy en día están extendidos en todo el territorio nacional, supliendo en cierta medida la iniciativa privada en aquellas zonas de poco interés económico, pero de gran interés paisajístico e histórico, aprovechando en algunas ocasiones edificios monumentales, ricos en arte y cultura, y otras la situación en razón del paisaje y el clima, lográndose de esta forma, a la par que llenar deficiencias estructurales de determinadas localidades, la difusión del patrimonio artístico por la geografía de España. Hoy en día, gracias a las facilidades de las comunicaciones y a los medios e difusión, tanto la existencia de los Paradores como su pertenencia a la Red pública es de sobra conocida por la generalidad de las gentes de este país, y comúnmente aceptada, hasta el extremo de figurar junto con el término nacional o turismo en el Diccionario de la Lengua como "hotel, generalmente de lujo, que depende de organismos oficiales".
No era necesario, por tanto, acudir a la documentación que obra en los autos, para que ante el hecho notorio descrito, la Sala obtenga la conciencia de que el término "PARADOR" es conocido por los consumidores y usuarios, como establecimiento de hostelería adscrito a la Red que lleva este propio nombre. Tampoco es preciso hacer mayores razonamientos para llegar a la conclusión de que ese signo utilizado en el ámbito del hospedaje va a producir en los usuarios la creencia de que la titularidad del establecimiento que lo ostenta pertenece a la indicada Red. Se produce con ello un riesgo de asociación cuya prohibición relativa se encuentra establecida en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, y la absoluta, para las marcas renombradas, en el artículo 13.c), a cuyos preceptos se remite el artículo 85, en relación con los rótulos de los establecimientos. Bien es cierto que esta Sala tiene señalado que el riesgo de asociación viene supeditado a la existencia de semejanza entre los signos enfrentados, pero es que en este caso ese riesgo existe, puesto que aunque hayan ciertas diferencias entre las dos denominaciones, el término "parador" común a ambas es el más característico y es en el que se fijarán los usuarios para asociarlo con un determinado origen. Frente a ello no cabe decir que esa palabra es de uso común en el ramo de la hostelería y como tal no es apropiable por nadie, pues tal generalización se debe precisamente a haberla extendido mediante la oportuna difusión la propia Red, sin la cual probablemente no hubiera adquirido ese renombre.
Debe en consecuencia estimarse el recurso contencioso administrativo y anular el acto que dio lugar a la inscripción en el Registro.
No se dan circunstancias de costas en la primera instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en esta casación, de conformidad con el art. 139 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que DEBEMOS ESTIMAR el recurso de casación interpuesto por la Empresa Estatal PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A. contra la sentencia nº 1521/2000 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Primera), de fecha 1 de diciembre de 2000; y debemos estimar el recurso contencioso-administrativo nº 1.839/1997, formulado por la Empresa Estatal PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A. contra la concesión de la inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas del rótulo de establecimiento nº 255.221 "EL PARADOR DE LA PUEBLA", acto que anulamos por contrario a Derecho; sin expresa condena en costas de la instancia, debiendo cada parte satisfacer la suyas en la casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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STSJ Comunidad de Madrid 1702, 28 de Febrero de 2006
...ha admitido con fecha 24-5-02 igual registro en clase 35 considerando expresamente que no incurre en la prohibición del art. 11-1-c y en S.T.S. de 6-7-04 se dice que PARADORES no es un término de uso común sino un vocablo con renombre Procede por lo expuesto acoger la pretensión contenida e......