STS, 11 de Noviembre de 2004

"Pernod Ricard, Société Anonyme" interpuso ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1333/1997 contra el acuerdo de la Oficina de Patentes y Marcas de 7 de febrero de 1997 que confirmó la de 3 de mayo de 1996 por la que se concedió el registro de la marca número 1.796.633 "Pirassununga 51".

En su escrito de demanda, de 13 de junio de 2000, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que estimándose en todas sus partes la presente demanda que formaliza el recurso contencioso-administrativo que nos ocupa, declare no ajustados a derecho los actos administrativos por los que fue concedido a favor de Industrias Müller de Bebidas, Ltda., el registro de marca Nº. 1.796.633 'Pirassununga 51' para distinguir 'aguardiente hecho de caña de azúcar', revocándolos y dejándolos sin efecto ni valor alguno, y ordenando en consecuencia la denegación del citado registro, por su manifiesta incompatibilidad con el signo Pastis 51 registrado prioritariamente a favor de Pernod Ricard, S.A., titular de los depósitos internacionales de dicha marca Nos. R. 198.339 y 434.656." Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 10 de julio de 2000, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso".

"Industrias Müller de Bebidas Ltda." contestó a la demanda con fecha 8 de septiembre de 2000 y suplicó sentencia "que desestime el recurso e imponga el pago de las costas a la parte recurrente por su temeridad."

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 11 de julio de 2001, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la mercantil Pernod Ricard, Société Anonyme contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 3 de mayo de 1996 y 7 de febrero de 1997, que concedieron el registro a la marca nº 1.796.633 'Pirassununga 51', para la clase 33 del nomenclátor, y cuyos actos administrativos declaramos conformes a derecho y confirmamos".

Con fecha "Pernod Ricard, Société Anonyme" interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 6586/2001 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

al amparo del artículo 88.1.c) y d) de la Ley Jurisdiccional, por "inexactitud y error en la apreciación de los hechos en los que se funda la sentencia y la falta de correspondencia entre éstos y los antecedentes del caso alegados y probados.

al amparo del artículo 88.1.c) y d) de la Ley Jurisdiccional, por "infracción de las normas reguladoras de la sentencia por falta de motivación y prueba de la afirmación sobre la genericidad de la combinación numérica 51".

al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, "por infracción de las normas reguladoras de la sentencia por incongruencia omisiva respecto a alegaciones y circunstancias fundamentales de la demanda, relativas al riesgo de asociación indebida".

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por "infracción de lo dispuesto en el artículo 2.c) de la vigente Ley de Marcas, en relación con el hoy artículo 11.1.a), b) y c) de la Ley de Marcas."

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "por infracción, por aplicación indebida, del contenido de la prohibición del artículo 12.1.a) de la vigente Ley de Marcas, por no considerar como causa de incompatibilidad el riesgo de asociación".

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones a debate".

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó sentencia desestimatoria con imposición de costas al recurrente.

"Industrias Müller de Bebidas Ltda." presentó escrito apartándose del recurso con fecha 26 de febrero de 2003.

Por providencia de 18 de junio de 2004 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 3 de noviembre siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, Magistrado de la Sala.

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 11 de julio de 2001, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Pernod Ricard, Société Anonyme" contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 1.796.633, "Pirassununga 51", para distinguir productos de la clase 33 del Nomenclátor Internacional, en concreto "aguardiente hecho de caña de azúcar".

A la inscripción de la marca número 1.796.633 "Pirassununga 51", solicitada por "Industrias Müller de Bebidas Ltda.", se había opuesto "Pernod Ricard, Société Anonyme" en cuanto titular de las marcas números 198.339 y 434.656 "Pastis 51", que amparan productos de la misma clase. El rechazo de su oposición, tanto en vía administrativa como en la jurisdiccional de instancia, motiva el presente recurso de casación.

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley ], por existir entre los distintivos enfrentados marca solicitada 1.796.633 Pirassununga 51 (cl. 33) y marcas internacionales oponentes 198.339 Pastis 51 (cl. 33) y 434.656 Pastis 51 y gráfico (cl. 33), suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado".

Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido que lo hizo fueron las siguientes:

"[...] Pues bien, en el caso que enjuiciamos, no abriga la más mínima duda la absoluta disparidad entre 'Pirassununga' y 'Pastis', de forma tal que nunca podrá deducirse confusión en el mercado entre los consumidores, por lo que pueden convivir prácticamente, aunque actúen en el mismo ámbito comercial de las bebidas alcohólicas, puesto que esta coincidencia es o puede ser únicamente coadyuvante a la prohibición, pero por sí misma no puede producirla cuando ambas marcas son clara y manifiestamente diferenciables; en este sentido se manifiesta la jurisprudencia (SSTS de 16 de noviembre de 1996 y 2 de junio de 1998).

Al propio tiempo, es preciso rechazar expresamente, el único motivo, prácticamente, que la actora esgrime para fundamentar su demanda, al poner especial énfasis en la coincidencia en ambas marcas del numeral '51'; en primer término, porque apreciadas la integridad denominativa de las mismas, este número ni añade ni quita, pero, en segundo lugar, porque este número, como tal, viene a ser o constituir una expresión genérica y, por tanto, inapropiable por nadie (SSTS de 17 de noviembre de 1983, 28 de enero de 1984 y 27 de mayo de 1993)."

Los dos primeros motivos de casación son inadmisibles en cuanto cada uno de ellos acumula, de modo procesalmente inadecuado, dos censuras que se excluyen entre sí, correspondientes a las letras c) y d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional. Si, conforme a la primera letra, se hubiera producido un supuesto quebrantamiento de las formas esenciales del juicio o de la sentencia (que ni siquiera se llega a concretar de modo claro), no habría ya lugar a la revisión de fondo de la aplicación que el tribunal sentenciador hubiera hecho de las normas jurídicas. Por lo demás, como a continuación analizaremos, el contenido de uno y otro ni siquiera responde a su rúbrica o encabezamiento dual.

En efecto, mediante el primer motivo, que literalmente viene formulado "al amparo del artículo 88.1.c) y d) de la Ley Jurisdiccional", lo que la parte recurrente trata de denunciar es la "inexactitud y error en la apreciación de los hechos en los que se funda la sentencia" así como "la falta de correspondencia entre éstos y los antecedentes del caso alegados y probados". No se distingue con claridad si la acusación se refiere a una especie singular de incongruencia (en la que insiste el segundo motivo) y todo el motivo se limita en realidad a mostrar la discrepancia de quien lo formula con el juicio del tribunal sentenciador sobre la inconfundibilidad de las marcas enfrentadas.

Sostiene la recurrente que aquel juicio se ha basado precisamente "en los elementos de las marcas menos distintivos e inapropiables en exclusiva, y desechando, contrariamente a lo alegado y obvio en el juicio, el valor distintivo del único elemento distintivo y distintivo principal de los conjuntos" que, en su opinión, es el número 51. Mantiene asimismo que la Sala de instancia yerra al calificar de genérico a este número, cuestión sobre la que nos pronunciaremos al analizar el motivo de casación que se refiere específicamente a ello.

Las afirmaciones de la parte recurrente sobre cuál de los elementos del nuevo signo es más o menos prevalente, por contraste con las apreciaciones del tribunal de instancia, nada tienen que ver con una supuesta infracción del artículo 24 de la Constitución, que gratuitamente se considera infringido: aquel tribunal ha juzgado sin duda dentro de los límites del debate dando la respuesta que en derecho ha estimado procedente. Tampoco se produce violación alguna de "los artículos 1214 y concordantes del Código Civil y de las reglas de la sana crítica" por el hecho de que el tribunal de instancia (y antes la Oficina Española de Patentes y Marcas), al comparar las marcas "Pastis 51" y "Pirassununga 51" concluya que, al margen del citado número, la comparación de conjunto de los signos cuyos términos respectivos son tan dispares excluye todo género de confusión en el mercado.

La conclusión de la Sala de instancia podrá no ser compartida por el recurrente, pero ello no implica que sea fruto de una apreciación irrazonable o arbitraria de los elementos de hecho puestos a su disposición para hacer el juicio comparativo. El primer motivo de casación, pues, además de inadmisible por lo ya dicho, en todo caso debería ser desestimado.

Igual ocurre con el segundo motivo de casación, de nuevo formulado "al amparo del artículo 88.1.c) y d) de la Ley Jurisdiccional" en términos procesalmente inadecuados.

Se alega en él que el tribunal de instancia ha incurrido en la "infracción de las normas reguladoras de la sentencia por falta de motivación y prueba de la afirmación sobre la genericidad de la combinación numérica 51", lo que a juicio de la parte recurrente supone vulnerar "la normativa española de enjuiciamiento civil, artículo 218, párrafos 1, 2 y 3 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil promulgada por el Decreto de 3 de febrero de 1881, artículo 120, párrafo 3º, de la Constitución Española de 26 de diciembre de 1978".

El motivo, sobre inadmisible, debería ser en todo caso desestimado. Pues la Sala de instancia ha motivado suficientemente su decisión desestimatoria del recurso, basándola en dos argumentos sucesivos. El primero y principal, que los signos enfrentados, vistos desde la perspectiva de conjunto, son inconfundibles. El segundo y accesorio -para salir al paso del énfasis puesto por la demandante sobre la coincidencia de ambas marcas en el número 51- que dicho número "ni añade ni quita" si se aprecia la "integridad denominativa" de ambas marcas. A ello añade "en segundo lugar" (esto es, en segundo lugar dentro del razonamiento a su vez secundario) que dicho número viene a constituir una "expresión genérica".

Para cumplir el deber de congruencia procesal con las posturas de las partes no es preciso añadir razonamientos adicionales a los ya transcritos aun cuando el tribunal sentenciador pudiera, sin duda, haber ampliado los que en términos sucintos, pero suficientes, expone.

Añadiremos, ya desde ahora, que el mayor o menor acierto en calificar de genérico al número 51 y, por lo tanto, la ausencia de explicaciones más detalladas de por qué lo considera así, resulta en realidad casi irrelevante dentro del conjunto de la sentencia. Pues, como acabamos de subrayar, la razón de decidir de ésta es la "absoluta disparidad" de los signos contrapuestos, considerados en su "integridad denominativa". De modo que, aun en el caso de que aquella calificación no fuera correcta y el número 51 no tuviera en sentido estricto el carácter de genericidad que combate la sociedad recurrente, no por ello padecería el resto de la sentencia; en consecuencia, quedaría incólume su fallo, basado primordialmente -insistimos- en fundamentos diferentes de la genericidad o ausencia de genericidad del tan repetido número 51.

El tercer motivo de casación sí está, como los ulteriores, correctamente formulado. Se denuncia en él, bajo la cobertura del artículo 88.1.c de la Ley Jurisdiccional, la "infracción de las normas reguladoras de la sentencia por incongruencia omisiva respecto a alegaciones y circunstancias fundamentales de la demanda, relativas al riesgo de asociación indebida". Incongruencia que, según la parte recurrente, vulnera de nuevo los artículos 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2000, de 7 de enero, 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil promulgada por el Decreto de 3 de febrero de 1881 y artículo 120 de la Constitución Española."

El motivo debe ser rechazado. Cuando la Sala de instancia manifiesta no "abrigar la más mínima duda la absoluta disparidad entre 'Pirassununga' y 'Pastis', de forma tal que nunca podrá deducirse confusión en el mercado entre los consumidores, por lo que pueden convivir prácticamente, aunque actúen en el mismo ámbito comercial de las bebidas alcohólicas", está obviamente excluyendo el riesgo de confusión que comprende en sí el de asociación.

Hemos dicho en otras ocasiones, y repetiremos en ésta, que el rechazo absoluto de la Sala de instancia a la confundibilidad de ambos signos implica igualmente el rechazo del posible "riesgo de asociación" de uno y otro distintivo, pues dicho riesgo no es, en definitiva, sino una modalidad más, o variante, del riesgo de confusión, esto es, un género dentro de la especie. Si un tribunal declara que no hay riesgo de confusión de ningún tipo porque los distintivos son perfectamente diferenciables entre sí, está excluyendo con esta afirmación que los consumidores asocien, en perjuicio del titular prioritario, el origen empresarial de uno y otro signo.

Reiteradamente hemos traído a colación, a estos efectos, la doctrina establecida en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de Noviembre de 1997 (asunto C-251/95, Sabel) sobre la interpretación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), con cuyos principios se "alinea" la Ley 32/1988 según su exposición de motivos. Doctrina que es asimismo aplicable al precepto correspondiente del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, esto es, al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento citado.

En esa línea jurisprudencial se destaca de manera constante que el riesgo de asociación constituye "un caso específico del riesgo de confusión". Más concretamente, el riesgo de asociación puede darse cuando las marcas controvertidas pueden ser percibidas por los consumidores como dos marcas del mismo titular o cuando el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (en este sentido las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, Rec. p. I-5507), apartado 29, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec. p. I-3819), apartado 17.

Decíamos en las sentencias de esta Sala que se hacían eco de dicha doctrina y la aplicaban a la interpretación del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 (por todas, la reciente de 24 de mayo de 2004) que, "[...] determinado que no hay riesgo de confusión, se está excluyendo implícitamente el riesgo de asociación, y al excluirse aquél, nada impide que se otorgue la solicitada, pues el consumidor distingue perfectamente los productos de las marcas enfrentadas".

Si, pues, la prohibición nacional, en la misma línea que la comunitaria, sólo es aplicable cuando, debido a la identidad o similitud de las marcas y de los productos o servicios designados exista por parte del público un riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior, y el "concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión sino que sirve para precisar el alcance de éste", la consecuencia alcanzada en torno al riesgo de confusión entre las marcas se extiende asimismo al riesgo de asociación.

El cuarto de los motivos del recurso se interpone al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, y en él se denuncia la "infracción de lo dispuesto en el artículo 2.c) de la vigente Ley de Marcas, en relación con el hoy artículo 11.1.a), b) y c) de la Ley de Marcas."

El desarrollo argumental del motivo se centra en sostener que las cifras pueden constituir, al igual que las letras y las combinaciones de unas y otras, marcas (artículo 2, letra c) y que el número "51" no designa de forma genérica, ni describe, ninguna bebida y tampoco constituye una referencia indicativa, generalizada, usual, necesaria o común, para bebidas alcohólicas (artículo 11.a en sus diferentes letras). Premisas de las que deduce la recurrente que la sentencia impugnada "supone una limitación de derechos legítimamente adquiridos y consolidados por ella misma".

El motivo ha de ser desestimado. La Sala de instancia no ha negado la virtualidad del distintivo "Pastis 51", limitándose a declarar su compatibilidad registral y comercial con "Pirassununga 51". Las consideraciones que, a título adicional, hace el tribunal sobre la genericidad del número 51 no pueden ser entendidas en el sentido de negar la capacidad distintiva de una cifra en sí misma, a los efectos del artículo 2 de la Ley de Marcas, sino más bien en el sentido de que los números en cuanto tales -esto es, si no van acompañados de otros elementos o factores que los caractericen en términos suficientemente expresivos- no son apropiables por nadie (expresión que el tribunal de instancia emplea y justifica con la cita de varias sentencias de esta Sala).

No es que, por lo tanto, la Sala de instancia haya afirmado que el número 51 es una cifra que designe genéricamente o describe alguna bebida alcohólica, ni que se trate de una referencia indicativa de una determinada graduación alcohólica, o que sea el número usualmente empleado para distinguir una o varias bebidas de este género. Mucho más limitadamente lo que aquella Sala ha afirmado es que las marcas enfrentadas son en su conjunto suficientemente dispares, y que la inclusión en ambas del número 51 resulta irrelevante a la vista del resto de sus elementos, destacando acto seguido que el elemento común aislado (el número 51) en cuanto tal no sería apropiable por nadie, afirmación que, insistimos, es hecha siempre a título adicional.

También al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional se formula el motivo de casación quinto, en este caso "por aplicación indebida del contenido de la prohibición del artículo 12.1.a) de la vigente Ley de Marcas, por no considerar como causa de incompatibilidad el riesgo de asociación". Motivo que, en los términos en que viene formulado, resulta contradictorio con el tercero en el cual, según ya analizamos, se sostenía precisamente que la Sala sentenciadora no se había pronunciado sobre el riesgo de asociación. Al defender ahora que sí se pronunció, pero de modo erróneo, la contradicción es flagrante.

El motivo no puede ser acogido, habida cuenta de la constante doctrina que venimos sentando en torno al control casacional de las sentencias en que se aplica la norma ahora invocada. Hemos sostenido que cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones.

En efecto, no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.

Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el recurso a examen: la parte recurrente sostiene la opinión de que los distintivos enfrentados tienen los suficientes factores de confundibilidad como para generar el riesgo de confusión. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas.

A partir de estas premisas, no es absoluto irrazonable, antes al contrario, concluir que las marcas enfrentadas presentan en este caso las suficientes diferencias como para llegar a la conclusión a la que llega el tribunal de instancia. Pues son razonables las apreciaciones del tribunal de instancia relativas a la "absoluta disparidad" de aquellas marcas, por la presencia de un factor denominativo (los términos 'Pirassununga' de un lado y 'Pastis', de otro) al que la sentencia puede, legítimamente, reconocer mayor relevancia diferenciadora.

Por último, el sexto motivo de recurso, una vez más al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, denuncia la "infracción de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones de debate respecto a la necesidad de apreciar en los conjuntos marcarios los elementos predominantemente distintivos y/o cuya presencia puede inducir en el mercado a generar un riesgo de asociación o confusión indebidas, relevando a un segundo plano aquellos de carácter no o escasamente distintivo, como son las referencias genéricas, origen de lugar [...] y la improcedencia de la aplicación de la doctrina de comparación de los conjuntos cuando existe riesgo de asociación".

Excluidos los riesgos de confusión y de asociación en los términos que anteriormente hemos analizado, de nuevo lo que muestra el motivo es la discrepancia de quien lo sostiene respecto de la inconfundibilidad de las marcas en liza y de cuál de los elementos que las componen tienen mayor o menor prevalencia. Discrepancia que, por todo lo dicho en los fundamentos jurídicos precedentes, no puede prosperar en casación.

Procede, pues, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español