STS, 25 de Octubre de 2004

En el proceso contencioso-administrativo número 1276/1997, la Sección Primera de Apoyo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 4 de mayo de 2001, cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: Que desestimamos el recurso promovido por la procuradora Doña María Teresa Rodríguez Pechín en representación de la entidad "E. y J. Gallo Winery (Deutschland) GMBH" contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 24 de Febrero de 1997 con expediente nº 12133/96 y la confirmamos por ser conforme a derecho, sin hacer declaración sobre las costas.».

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad E. & J. GALLO WINERY (DEUTSCHLAND) GMBH recurso de casación, que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 18 de junio de 2001 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 30 de julio de 2001, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «que teniendo por presentado, en tiempo y forma, el presente escrito de interposición del recurso de casación contra la reseñada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, continúe este en todos sus trámites, decretando la admisibilidad del mismo y dictando sentencia, estimando los motivos del recurso y casando la sentencia recurrida, resolviendo de conformidad a la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, esto es, anulando la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, dictada en relación con la solicitud de protección en España de la marca internacional nº 628.043 CARLO ROSSI para distinguir productos de la clase 33 del Nomenclator Internacional y disponiendo la concesión de dicha protección en España.».

La Sala, por providencia de fecha 9 de abril de 2003, admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 20 de mayo de 2003 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó en escrito presentado el día 23 de mayo de 2003, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que, teniendo por presentado este escrito y por evacuado el trámite de oposición, dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.».

Por providencia de fecha 3 de junio de 2004, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 19 de octubre de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto.

Constituye el objeto del presente recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Primera de Apoyo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de mayo de 2001, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de la Entidad Mercantil E. Y J. GALLO WINERY (DEUTSCHLAND) GMBH, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 24 de febrero de 1997, que denegó la concesión de la marca internacional número 628.043 "CARLO ROSSI" (gráfica), para amparar productos de la clase 33 del Nomenclator Internacional de Marcas, al estimar el recurso ordinario formulado contra la precedente resolución de 3 de mayo de 1996.

La sentencia de la Sala de instancia impugnada fundamenta la declaración de incompatibilidad de la marca internacional aspirante número 628.043 "CARLO ROSSI" (gráfica) con la marca obstaculizadora número 29.359 "ROSSI", en la aplicación razonada de los criterios jurisprudenciales fijados por esta Sala interpretando el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, al apreciar, en una valoración global de las marcas enfrentadas, identidad denominativa respecto del término principal característico "ROSSI", que distingue a una marca que goza de especial notoriedad, así como una manifiesta coincidencia en los productos protegidos pertenecientes al sector de las bebidas, que pueden provocar riesgo de confusión en el consumidor y riesgo de asociación sobre la procedencia empresarial, según se refiere en los fundamentos jurídicos segundo y tercero en los siguientes términos:

La resolución denegatoria de la inscripción que ahora se impugna por la parte actora tiene con fundamentación la relativa a que el art. 12.1 de la Ley 32/1988 de Marcas, de 10 de noviembre, prohíbe el registro como marcas de los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con otra marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o ya registrado para designar productos, servicios o actividades idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior. De donde se desprende que para el examen de la viabilidad registral de una marca deben tenerse en cuanta dos factores: de una parte, la posible identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre la marca solicitada y los signos prioritarios contrapuestos y, de otra, la eventual coincidencia o similitud de sus ámbitos aplicativos, ya que la posibilidad de confusión en el mercado condicionada finalísticamente la aplicación de la prohibición mencionada y ese riesgo se da únicamente cuando los productos, servicios o actividades que distinguen los signos enfrentados son de idéntica o análoga naturaleza, o coinciden en su comercialización o aplicación o sirven a finalidades complementarias o relacionadas.

Que la aplicación al presente caso de estas pautas legales lleva a la conclusión de que concurren en él los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 citado, por no existir entre los distintivos enfrentados marca internacional 628.043 CARLO ROSSI (gráfico) clase 33, solicitada por la entidad E. Y G. GALLO WINERY (DEUTSCHLAND) GMBH y la oponente, marca renombrada y de gran antigüedad, en el mercado desde el año 1916, la marca internacional 29.359 ROSSI, clase 33, una evidente identidad respecto del término principal y característico ROSSI-ROSSI, así como una manifiesta coincidencia en los productos protegidos, pertenecientes al sector de las bebidas, lo cual podría dar lugar a situaciones de error y confusión entre el público consumidor y a un posible aprovechamiento indebido de la reputación comercial del registro prioritario oponente.

El sentido denegatorio de la resolución recurrida es plenamente compartido en esta sentencia que desestima el recurso contra ella interpuesto, asumiendo los razonamientos desarrollados en la misma pues debe tenerse en cuenta el criterio que el Tribunal Supremo inició en sentencia de 27 de junio de 1985, consolidado posteriormente en otras de 26 de diciembre de 1990 o 15 de junio de 1995, según el cual lo esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominaciones de las marcas enfrentadas es, ciertamente que la semejanza fonética o gráfica (con este alternativa o disyuntiva) se mantiene por la simple prosodia o la imagen de vocablos y, en su caso, de los dibujos, figuras o diseños en pugna, tras un parangón meramente sintético, sin mas que una sencilla visión, apreciación, lectura y audición de conjunto, que no se entretenga en descomponer a aquilatar técnicamente ni de forma desmesuradamente minuciosa los elementos confrontados, no que descienda a disquisiciones léxico-gramaticales puesto que para la convivencia lo fundamental es que los signos con que se presentan en el mercado no induzcan, por su apariencia e impresión, en algún aspecto, a error al consumidor.

En esta misma línea argumental se decanta la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 1995 cuando afirma que es desde la perspectiva del principio constitucional de libertad de empresa en el marco de la economía de mercado como debe orientarse la protección que a la inventiva o innovación industrial dispone el Registro de la Propiedad Industrial, tanto para eliminar los obstáculos que indebidamente se opongan o frenen la libre iniciativa empresarial como también para establecer un claro límite a tal iniciativa con base a las exigencias de las buena fe y de la libre y leal concurrencia, a fin de garantizar, en definitiva, la protección del consumidor, evitándole los riesgos de error o confusión entre los productos amparados por las marcas, garantía que se fundamenta en la necesaria exigencia en las mismas de un signo o medio material que señale y distinga perfectamente de sus similares, los productos por aquellas amparados, evitándose también que con el parecido o semejanza con la denominación de otra marca pueda accederse al crédito o forma obtenidas por la marca prioritaria. Y ello pese a que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido específicos criterios comparativos cuando se trata del enfrentamiento de una marca gráfica y otra denominativa, pues en el supuesto ahora referido la notoriedad del vocablo Rossi vinculado a un tipo determinado de bebida introduce una marcada posibilidad de que el consumidor medio asocie la marca ahora rechazada, a pesar de su fonética con la oponente y considerarse que las bebidas amparadas por aquella proceden de la oponente aprovechándose del común conocimiento de esta última. Todo ello determina la desestimación de este recurso.

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El único motivo de casación, articulado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, se fundamenta en la alegación de que la sentencia de la Sala de instancia infringe el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, incurriendo en error de apreciación al no tomar en consideración las diferencias denominativas y fonéticas que distinguen a las marcas enfrentadas, que posibilita su convivencia pacífica en el mercado, ni la fuerza distintiva del gráfico utilizado por la marca aspirante, ni el carácter usual del término "ROSSI" (rojo), cuya utilización ha sido autorizada por un empleado de su fábrica de nombre civil Carlo Rossi, vulnerando la doctrina jurisprudencial que acepta la inscripción de las marcas integradas por elementos denominativos parcialmente idénticos.

Procede rechazar la prosperabilidad del motivo de casación articulado por infracción del ordenamiento jurídico porque se aprecia que la sentencia de la Sección Primera de Apoyo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de mayo de 2001 realiza una interpretación razonable del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que expresa que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación de la marca anterior.

La concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe efectuarse por los órganos jurisdiccionales desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que pueda existir identidad o semejanza fonética o gráfica, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyectan en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguir sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

Debe recordarse a este respecto la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (R.C. 553/1996), que determina los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias en las marcas y los límites impuestos a esta Sala para alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

a) Que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tiene un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquélla semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad.

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas.

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos

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Cabe compartir el criterio jurídico expresado por la sentencia impugnada porque se aprecia en el análisis comparativo entre la marca internacional aspirante número 628.043 "CARLO ROSSI", que ampara productos de la clase 33, y la marca internacional oponente número 29.359 "ROSSI", que ampara productos de la clase 33, que constituye en este supuesto el concreto juicio de riesgo de confundibilidad, la falta de relevancia distintiva de la marca solicitada ya que no existen suficientes diferencias en la caracterización del elemento denominativo dominante que se constata a simple vista, y que configura una misma impresión de conjunto en el consumidor medio, y concurre el factor de similitud fonética, que provoca que concurra el presupuesto de riesgo de confusión y de asociación de procedencia empresarial, y coincidencia aplicativa, atendiendo a la categoría de productos que se ofrecen y a las condiciones en que estos se comercializan.

La notoriedad de la marca obstaculizadora "ROSSI" reconocida por su antigüedad en el mercado, desde 1916, según declara la sentencia de la Sala de instancia al acoger la fundamentación de la resolución administrativa, permite reforzar el carácter distintivo de la marca prioritaria y produce que sea más intenso el riesgo de confusión en el consumidor.

Una marca es notoria, según se refiere por esta Sala en la sentencia de 17 de mayo de 2004 (RC 709/1998), cuando el general conocimiento que de ella existe se circunscribe al sector al que pertenecen los productos que distingue, mientras que en el caso de la marca renombrada ese conocimiento se extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil; esto es, la notoriedad de la marca se refiere al conocimiento por el consumidor medio de una marca concreta en relación con un sector comercial determinado, en tanto que el renombre se refiere al conocimiento no sólo por el consumidor medio de una marca sino por el público en general de los productos de la misma.

En definitiva, esa apreciación ha de hacerse desde la posición de un consumidor medio, entendiendo por tal, como dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1999, "persona dotada con raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles".

No procede que esta Sala del Tribunal Supremo, en su función de Tribunal de Casación, promueva la facultad procesal de integrar en los hechos admitidos como probados por el Tribunal de instancia, en virtud de la aplicación del artículo 88.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, aquellos que habiendo sido omitidos por éste, estén suficientemente justificados según las actuaciones y cuya toma en consideración resulte necesaria para apreciar la infracción alegada de las normas del ordenamiento jurídico, porque la defensa letrada de la parte recurrente pretende, en apelación a este precepto, incurriendo en desviación procesal, una distinta valoración por esta Sala del Tribunal Supremo del juicio de confundibilidad de las marcas de la realizada por la Sala de instancia, que le está vedado, para respetar los límites de enjuiciamiento inherentes al recurso de casación, que le vincula a respetar el principio de intangibilidad de los hechos acreditados por la Sala "a quo".

Conforme es doctrina reiterada de esta Sala, éste órgano jurisdiccional en su función del Tribunal de Casación, no puede modificar la apreciación de la Sala de instancia sobre la falta de distintividad de las marcas confrontadas, porque la naturaleza del recurso de casación de recurso extraordinario, impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido el Tribunal de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, procediendo desestimar la pretensión de que se sustituya la apreciación de los hechos fijados que no permiten distinguir la marca "CARLO ROSSI" de la marca oponente "ROSSI".

Procede, consecuentemente, declarar que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad E. & J. GALLO WINERY (DEUTSCHLAND) GMBH contra la sentencia de la Sección Primera de Apoyo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de mayo de 2001, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1276/1997.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la de la Entidad E. & J. GALLO WINERY (DEUTSCHLAND) GMBH contra la sentencia de la Sección Primera de Apoyo de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de mayo de 2001, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1276/1997.

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.