STS, 24 de Abril de 2008
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2008:1878 |
| Número de Recurso | 5137/2005 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 24 de Abril de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticuatro de Abril de dos mil ocho.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 5137/2005 interpuesto por "TENGELMANN WARENHANDELGESELLSCHAFT", representada por el Procurador D. Óscar García Cortés, contra la sentencia dictada con fecha 16 de junio de 2005 por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1509/2002, sobre inscripción de la marca número 2.316.786, "Plusmarket"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado, y "UNIÓN DETALLISTAS ESPAÑOLES, S. COOP. UNIDE", representada por la Procurador Dª. Lucila Torres Rius.
"Tengelmann Warenhandelsgesellschaft" interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1509/2002 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 17 de abril de 2002 que, al estimar el recurso de alzada deducido contra el anterior de 21 de mayo de 2001, acordó la concesión del registro de la marca número 2.316.786, "Plusmarket", en la clase 35.
En su escrito de demanda, de 16 de enero de 2003, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "en la que, con estimación de la presente demanda, se declare nula y sin efecto las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 10 y 17 de abril de 2002, y se deniegue expresamente la inscripción de la marca nº 2.316.786 Plusmarket en clase 35, por expresa incompatibilidad con las marcas prioritarias Plus de mi representada, con todo lo demás que sea de Ley y proceda en Derecho". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 21 de febrero de 2003, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "confirmando en todos sus extremos la resolución recurrida".
"Unión Detallistas Españoles S. Coop. Unide" contestó a la demanda con fecha 26 de marzo de 2003 y suplicó sentencia "por la que declare:
(1) ajustada a Derecho la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 17 de abril de 2002, por la que se estimó el recurso de alzada formulado por mi mandante, contra la denegación de protección en España de la marca número 2.316.786, 'Plusmarket' en clase 35, manteniendo, en consecuencia, su concesión.
(2) la firmeza de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 10 de abril de 2002, por la que se desestimó el recurso de alzada formulado por Tengelmann Warenhandelsgesellschaft contra la denegación de protección en España de la marca número 2.316.786, 'Plusmarket' en clase 35, declarando, en consecuencia, la desestimación del recurso contencioso- administrativo planteado".
No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Octava, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 16 de junio de 2005, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Desestimando la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales D. Óscar García Cortés en nombre y representación de la mercantil 'Tengelmann Warenhandelsgesellschaft' contra la resolución de 17 de abril de 2002, dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas que estimaron el recurso de alzada interpuesto contra la dictada por la misma Oficina el 21 de mayo de 2001 y concedió el registro de la marca nacional número 2.316.786 denominativa, de distintivo 'Plus Market', en clase 35 del Nomenclátor Internacional; y declaramos que la citada resolución es conforme a Derecho. Sin costas".
Con fecha 18 de octubre de 2005 "Tengelmann Warenhandelgesellschaft" interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 5137/2005 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:
al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, por "incongruencia omisiva (artículo 218 LEC en relación con el artículo 33.1 y 67.1 LRJCA )".
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "al entender que se ha producido infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate".
"Unión Detallistas Españoles S. Coop. Unide" presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con expresa imposición de las costas causadas al recurrente.
El Abogado del Estado se opuso igualmente al recurso.
Por providencia de 27 de noviembre de 2007 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 16 de abril de 2008, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 16 de junio de 2005, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Tengelmann Warenhandelgesellschaft" contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñada en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.316.786, "Plusmarket", para distinguir productos de la clase 35 del Nomenclátor Internacional, en concreto "venta al por menor de toda clase de productos alimenticios, bebidas, para la limpieza del hogar y la higiene personal; servicios de publicidad y gestión de negocios comerciales; emisión de franquicias y ayuda a la explotación de una empresa en régimen de franquicia".
A la inscripción de la marca número 2.316.786, "Plusmarket", solicitada por "Unión Detallistas Españoles, S. Coop. Unide", se había opuesto, entre otros, "Tengelmann Warenhandelgesellschaft" en cuanto titular de la marca internacional número 552.461 y de las marcas números 1.773.937 1.773.942 y 2.215.232, "Plus" (mixta), que amparan productos de las clases 5 (alimentos para bebés), 29 (pescados, carnes y sus derivados, caza, conservas de carne, legumbres secas, etc.), 30 (café y sus sucedáneos, té, miel, azúcar, harinas, etc.), 31, 32 (bebidas no alcohólicas, agua de seltz, limonadas, etc.), 33 y 39.
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado inicialmente que el nuevo signo no era registrable por incurrir en la prohibición absoluta del artículo 11.1.c) de la Ley de Marcas, a la vez que rechazó "las oposiciones de las marcas 1987937 y otras "señaladas en el suspenso". Contra esta resolución recurrieron en alzada tanto "Tengelmann Warenhandelgesellschaft" (que insistió en la incompatibilidad de la marca aspirante con las que ella misma había opuesto, a las que ahora añadió la número 2.320.089, "Plus", para la clase 35) como la sociedad cooperativa "Unión de Detallistas Españoles" (que consideraba inaplicable la prohibición absoluta de registro apreciada).
Al desestimar la alzada de "Tengelmann Warenhandelgesellschaft" y estimar la de la sociedad cooperativa el organismo administrativo afirmó:
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que "no concurren en él los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 citado, por existir entre los distintivos enfrentados Plusmarket marca solicitada, Plus marcas oponentes, disparidades denominativas, fonéticas y conceptuales que resultan más que suficientes para garantizar su recíproca diferenciación evitando todo riesgo de confusión y haciendo posible la convivencia pacífica de las marcas enfrentadas".
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que "[...] de acuerdo con los criterios legales anteriormente expuestos, el nuevo signo solicitado Plusmarket no se halla incurso en la prohibición que encierra el apdo. 1.C del art. 11 de la Ley de Marcas, toda vez que si bien es cierto que está formado por elementos que aisladamente analizados podrían ser calificados de genéricos o descriptivos, no obstante contemplada en su conjunto la nueva marca, si bien es una marca evocativa, no resulta susceptible de ser calificada de genérica al no constituir la forma habitual y necesaria de designar los servicios de venta al por menor de productos alimenticios, bebidas, servicios de publicidad y negocios comerciales".
El tribunal sentenciador expuso en su sentencia una transcripción de los preceptos aplicables y una síntesis de la jurisprudencia recaída en materia de marcas (fundamentos jurídicos cuarto y quinto) para concluir desestimando el recurso con este razonamiento:
"Por ello, aplicando aquí los anteriores criterios jurisprudenciales se ha de convenir que entre los signos enfrentados existen suficientes diferencias fonéticas y de grafía como para disipar la posibilidad de confusión entre los signos, determinan su compatibilidad y conducen a estimar que no existe riesgo o posibilidad real de error o confusión entre las mismas, debiendo tenerse en cuenta que lo determinante para conceder un registro es que, tras la visión de conjunto y el análisis de los factores que confluyen entre los signos enfrentados, no se aprecie el riesgo de confusión que la concesión de la inscripción podría introducir en el mercado, riesgo que, para nosotros, no existe en el presente caso.
Consideramos, en definitiva, que la marca denegada no incurre en las prohibiciones del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas, pudiendo coexistir pacíficamente con las oponentes y concluimos con que procede desestimar la demanda presentada y declarar que las resoluciones recurridas son conformes a derecho".
Al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional se plantea el primer motivo de casación en que la recurrente imputa a la Sala incongruencia omisiva por "no haberse manifestado sobre una de las cuestiones fundamentales planteadas en el recurso como es la incursión de la marca 'Plusmarket' en la prohibición contenida en el artículo 13.c) de la Ley 32/1988, de Marcas ".
El motivo ha de ser rechazado. Cuando la Sala de instancia subraya la absoluta disparidad de los signos en liza y niega su recíproca confundibilidad, resuelve en realidad todas las cuestiones planteadas en la demanda, también aquellas en que, sobre la base de la notoriedad de la marca oponente, el titular de ésta afirmaba que la aspirante pretendía aprovecharse de su prestigio. Hemos afirmado en reiteradas ocasiones que si los tribunales de instancia rechazan en los términos categóricos antes transcritos la existencia de semejanza de las marcas enfrentadas y excluyen asimismo el riesgo de confusión entre ellas, implícitamente rechazan también que el público pueda ser inducido a asociar el signo nuevo con la marca renombrada anterior.
En su segundo motivo casacional, ya deducido al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, la recurrente considera que ha producido la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas, y de la jurisprudencia "aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate".
El argumento o razón esencial del segundo motivo es que la nueva marca "Plusmarket" incorpora en su denominación el término "plus", registrado como marca a nombre de "Tengelmann Warenhandelgesellschaft" para productos o servicios similares a los que aquélla trata de proteger. A su juicio, la adición del vocablo "market" no es suficiente para evitar el riesgo de confusión o asociación entre uno y otro signo, tanto más cuanto que dicho término tiene un carácter genérico-descriptivo en relación con los servicios reivindicados.
Hemos rechazado, por razones de fondo, pretensiones impugnatorias más o menos similares a las que en éste deduce la entidad recurrente. Nos pronunciamos en sentido favorable al registro de marcas que incorporan el vocablo "plus" -no obstante la oposición de la compañía hoy recurrente- en nuestra sentencia de 4 de noviembre de 2005 al resolver el recurso de casación número 428/2003 y considerar procedente el registro de la marca número 2.098.544 ("Plus Fresc Lleida") y en la sentencia de 22 de diciembre de 2004 al resolver el recurso de casación número 1714/2002 y reconocer el derecho de otra empresa al registro del rótulo número 215.500 ("Superfresc Plus").
El motivo objeto de análisis debe seguir el mismo destino y no podrá ser acogido, habida cuenta de la constante doctrina que venimos sentando en torno al control casacional de las sentencias en que se aplica la norma ahora invocada.
Hemos sostenido que cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones.
En efecto, no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.
Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el recurso a examen: la parte recurrente sostiene la opinión de que los distintivos enfrentados tienen los suficientes factores de confundibilidad como para generar el riesgo de confusión. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas.
A partir de estas premisas, no es irrazonable concluir que las marcas enfrentadas presentan en este caso las suficientes diferencias como para llegar a la conclusión a la que llega el tribunal de instancia. El nuevo signo "Plusmarket", considerado en su conjunto, difiere sensiblemente del anterior (Plus), al igual que sucedía en los supuestos antes referidos. La adición del vocablo "market" le dota de una distintividad propia, de modo que no resulta "carente de fuerza diferenciadora", en contra de la opinión de la recurrente, ni la palabra compuesta resultante ("plusmarket") es en España una expresión descriptiva de los servicios o productos que la marca aspirante trata de proteger. No hay por qué, en consecuencia, limitar la comparación sólo al prefijo "plus", tal como auspicia la recurrente. Y, a partir de esta premisa, la apreciación de la disparidad de los signos enfrentados que realiza el tribunal de instancia no puede, repetimos, considerarse ilógica, arbitraria o patentemente errónea.
Por último, de las sentencias citadas para aducir la infracción de jurisprudencia la recurrente se limita a transcribir fragmentos aislados sobre la doctrina general en materia de comparación de marcas. Ya hemos puesto de relieve en numerosas ocasiones que en materia tan casuística como es la de marcas el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tiene escasa virtualidad. A menos que las sentencias invocadas recaigan sobre marcas coincidentes con las que sean objeto de enjuiciamiento, lo que aquí no ocurre, cuando se trata tan sólo de aplicar la doctrina general a un caso singular no basta para que este motivo prospere la mera alegación de que la Sala de instancia ha errado en el juicio de comparación resultante de aplicar la doctrina jurisprudencial expuesta.
Y en cuanto a la coincidencia de los productos o servicios amparados por una y otra marca, baste decir que, excluida la semejanza entre ambas, aquel factor resulta ya irrelevante a los efectos de la aplicación del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas.
Procede, por todo lo expuesto, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 5137/2005, interpuesto por "Tengelmann Warenhandelgesellschaft" contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Octava, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 16 de junio de 2005 recaída en el recurso número 1509 de 2002. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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STS, 6 de Febrero de 2015
...claramente aplicada en las sentencias del Tribunal Supremo de 15 de septiembre de 1997 , 6 de mayo de 2002 , 25 de octubre de 2002 , 24 de abril de 2008 , 2 de julio de 2008 , 11 de mayo de 2009 , 31 de enero de 2012 y 16 de octubre de 2012 , lo que determina que no pueda negarse al Grupo P......