STS, 6 de Junio de 2006
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 06 Junio 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala primera, (Civil) |
XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZANTONIO SALAS CARCELLERJOSE ALMAGRO NOSETE
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a seis de Junio de dos mil seis.
Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados indicados al margen recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, como consecuencia de autos, juicio de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 39 de Barcelona, sobre violación de derechos de marca y competencia desleal, cuyo recurso fue interpuesto por la entidad "MATGLORI, S.L.", representada por el Procurador de los tribunales Don Antonio Rafael Rodríguez Muñoz, siendo parte recurrida "MANUFACTURAS ANTONIO GASSOL, S.A." y "COMPAÑÍA POLIVALENTE, S.A.", representadas por el Procurador de los Tribunales Don Antonio María Alvarez-Buylla Ballesteros.
Ante el Juzgado de Primera Instancia número Treinta y Nueve de Barcelona fueron vistos los autos, juicio de menor cuantía nº 665/1996 , promovidos a instancia de las entidades mercantiles "MANUFACTURAS ANTONIO GASSOL, S.A." y "COMPAÑÍA POLIVALENTE, S.A.", sobre violación de derechos de marca y competencia desleal.
Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual se solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia por la que:
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Se declare:
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Que el uso por la demandada de la denominación "MATGLORI" en su denominación social, o como marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento es incompatible por su semejanza fonética con las marcas registradas nº 250.341, 423.856 y 565.202, todas ellas denominadas "GLORY", para distinguir "toda clase de géneros de punto, especialmente medias, calcetines, bragas, trajes de baño, pullovers, sueters y demás prendas de punto, mallas, redes, redecillas y géneros de punto en pieza, calzoncillos, camisas, camisetas, corbatas, cinturones, guantes, kimonos, ligas, mantillas, pantuflas, pijamas, trajes de baño y velos", o productos o servicios idénticos o similares o actividades o establecimientos con ellos relacionados, por su posibilidad de inducir a error o confusión o generar riesgo de asociación con las marcas registradas citadas y constituye una violación del derecho de exclusiva derivado de las marcas registradas referenciadas.
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Que la actividad de la demandada usando la denominación "MATGLORI" como marca, nombre comercial, denominación social o rótulo de establecimiento, para distinguir productos o actividades iguales o similares a los protegidos en las marcas denominadas "GLORY" de la actora, sola o junta con otras denominaciones, es idónea para crear confusión y/o asociación por parte de los consumidores, comporta un aprovechamiento indebido de la reputación de las actoras, siendo un comportamiento objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe y, por tanto, un acto de competencia desleal.
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Se condene a la demandada:
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A estar y pasar por las declaraciones efectuadas.
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A cesar inmediatamente de usar, absteniéndose de usarla en el futuro la denominación "MATGLORI" sola o acompañada de otras denominaciones, como marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento o denominación social u otra modalidad de uso conocida, así como cualquier otra denominación que por su semejanza fonética, gráfica o conceptual pueda inducir a error o generar riesgo de asociación con las marcas registradas "GLORY".
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A proceder inmediatamente al cambio de su denominación social.
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Al pago de las costas.
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Se acuerde la inscripción en el Registro Mercantil de Barcelona, de la sentencia, en la sociedad "MATGLORI, S.L.", inscrita en el Tomo 26506 Hoja B-104822, remitiendo a tal efecto testimonio de la misma en la que figure su firmeza; así como su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, todo ello en la forma y con los efectos establecidos en el art. 382 del Reglamento de dicho Registro .
Admitida a trámite la demanda, la entidad demandada "MATGLORI S.L." contestó alegando como hechos y fundamentos de derecho los que estimó oportunos, y terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia donde se acordara la desestimación íntegra de la demanda, con expresa imposición de costas a las actoras.
Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 25 de abril de 1997 , cuya parte dispositiva es como sigue: "Que desestimando la demanda formulada por "MANUFACTURAS ANTONIO GASSOL, S.A." y "COMPAÑÍA POLIVALENTE, S.A." contra "MATGLORI, S.L." , debo declarar y declaro no haber lugar a la misma, absolviendo a la expresada de los pedimentos a la misma dirigidos. Las costas serán abonadas por cada parte las causadas a su instancia y las comunes por mitad".
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por "MANUFACTURAS ANTONIO GASSOL, S.A." y "COMPAÑÍA POLIVALENTE, S.A.", y, sustanciada la alzada, al nº de rollo 680/1997, la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, dictó Sentencia con fecha 27 de mayo de 1999 , cuyo fallo es como sigue: " Estimamos, en parte, el recurso de apelación interpuesto por Manufacturas Antonio Gassol, S.A. y Compañía Polivalente S.A., contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Treinta y Nueve de Barcelona, en el proceso de que dimanan las actuaciones y cuya parte dispositiva se transcribe en los antecedentes, de modo que la dejamos sin efecto y, en su lugar, (a) declaramos que el uso por Matglori, S.L. de su denominación social como marca, nombre comercial y rótulo invade la exclusiva que otorgan las marcas registradas números 250.341, 423.856 y 565.202, a que se refiere la demanda, y (b) condenamos a dicha demandada a cesar en el referido uso. Las costas de la primera instancia quedan a cargo de la demandada. Sobre las del recurso no formulamos especial pronunciamiento".
El Procurador Don Antonio Rafael Rodríguez Muñoz, en nombre y representación de "MATGLORI, S.L.", formalizó recurso de casación, que funda en los siguientes motivos:
"Al amparo del artº 1692.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Por infracción del artº 31.1 de la Ley 32/1988 de 10 de noviembre y de Doctrina y Jurisprudencia que lo interpreta".
"Al amparo del número 4 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Por infracción del Artº 523 de nuestra Ley de Ritos y doctrina jurisprudencial que lo interpreta".
Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido para impugnación, el Procurador Don Antonio María Alvarez Buylla Ballesteros en nombre y representación de "MANUFACTURAS ANTONIO GASSOL, S.A." y "COMPAÑÍA POLIVALENTE, S.A.", se opuso al recurso de casación, solicitando su desestimación, con imposición de las costas a la recurrente.
Con fecha 14 de febrero de 2003 la representación procesal de la recurrente "MATGLORI, S.L." presentó en el Registro de este Tribunal escrito por el se solicitaba se la tuviera por apartada del recurso planteado en cuanto al uso de la marca, nombre comercial o rótulo, por Resolución firme de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, manteniendo el resto del Recurso por el pronunciamiento de imposición de costas. Previo traslado a la parte recurrida, que formuló las alegaciones que estimó pertinentes, la Sala dictó Auto de fecha 20 de marzo de 2003 acordando tener por renunciada a la parte recurrente al primer motivo del recurso quedando subsistente el segundo motivo.
No habiéndose solicitado por todas las partes personadas la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo del presente recurso el día 30 de mayo de 2006, en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ ALMAGRO NOSETE Magistrado de Sala
El presente recurso de casación se reduce al examen del segundo motivo de casación, a la vista de que la Sala dictó Auto de fecha 20 de marzo de 2003 acordando tener por renunciada a la parte recurrente al primer motivo del recurso quedando subsistente el segundo motivo, en el que, al amparo del artículo 1692.4º de la anterior LEC se denuncia la infracción del Art. 523 de la LEC de 1881 y doctrina jurisprudencial que lo interpreta, con motivo de la imposición a la demandada, ahora recurrente, de las costas de la primera instancia.
La Sentencia recurrida señaló en su Fundamento jurídico Octavo lo siguiente:
"No obstante la estimación en parte de la demanda, las costas de la primera instancia quedan a cargo de la demandada, en aplicación del artículo 523.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , porque, requerida previamente a cesar en la utilización de su denominación en la forma relatada, no lo hizo y persistió en su comportamiento, con lo que determinó a las actoras a reclamar la tutela judicial, que, como se ha dicho, en lo sustancial debe ser concedida".
La parte recurrente, en síntesis, alega que el parecer de la Audiencia contenido en el transcrito Fundamento colisiona frontalmente con el artículo 523 de la precedente LEC , y que del mismo se infiere que la Sala "a quo" considera que ha existido temeridad por la desatención del requerimiento, y sin embargo la propia Sala rechaza parcialmente el recurso de la adversa en la parte que dice más importante, que es la denegación del cambio de la denominación social. Aduce igualmente que la oposición a la demanda no fue temeraria, sino que en la primera instancia prosperó, y que el recurso no fue estimado en su integridad sino sólo en parte, y que para la imposición de las costas es doctrina jurisprudencial que se deben rechazar o desestimar totalmente las peticiones, independientemente de que tal vencimiento lo haya sido en el fondo o en la forma, citando a tal efecto la Sentencia de esta Sala de 28 de febrero de 1997 .
De la mera lectura del transcrito fundamento se advierte que el Tribunal " a quo" ha tenido en consideración que la tutela judicial impetrada ha sido concedida en lo sustancial, y así ha ocurrido, pues lo único denegado ha sido la petición de cambio de denominación social en la demandada, por entender que la misma es sólo instrumento de identificación de un sujeto de derechos y obligaciones y, en su caso, de un centro de imputación de responsabilidades, en el ámbito de las relaciones jurídicas, precisando a continuación que lo anterior determina que la confundibilidad entre signos prioritarios y denominación social no resulte trascendente ni afecte a la subsistencia de ésta, siempre, claro está, de que se use como tal y no como distintivo empresarial, ya que en ese caso el riesgo de confusión reclama toda la importancia que le atribuye la Ley de Marcas, en defensa del titular protegido y del mercado. Precisamente, al entender la Audiencia que la denominación social de la demandada es utilizada como distintivo empresarial en un ámbito impropio a su naturaleza y función, con abandono de la esfera propia de la denominación y una voluntaria invasión de la de los signos, sin la cobertura que ofrece al titular del nombre el art. 33.1 de la Ley de Marcas , produciendo riesgo efectivo de error sobre el origen con los productos de la demandante, amparados por las correspondientes marcas inscritas, o sobre la empresa que los fabrica o vende o sobre su establecimiento, estima la demanda en la parte correspondiente, que se considera sustancial, como así entiende también esta Sala al tener en consideración que la razón básica de la solicitud de tutela judicial fue impedir que la denominación social de la demandada fuera utilizada en el mercado como signo distintivo, aunque no se estimara la petición de cambio de denominación social, al no afectar ésta "per se" a la identificación de los productos en el mercado.
Esta Sala en anteriores ocasiones ha estimado procedente la imposición de costas en casos de estimación sustancial de la demanda. Así, entre otras, en las Sentencias de 26 de abril de 2005, 24 de enero de 2005, y 17 de julio de 2003 . Como se reconoce en la Sentencia de 14 de marzo de 2003 , esta Sala ha mantenido a los efectos de la imposición de costas, la equiparación de la estimación sustancial a la total.
Las razones dadas en la sentencia de la Audiencia para la imposición de las costas son suficientes, porque a la sustancialidad de la estimación de la demanda añaden un elemento de contumacia en el uso por la demandada de su denominación social como signo distintivo en el mercado que ha obligado a las actoras al ejercicio de la acción para impedirlo, habiendo sido denegada por la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro como nombre comercial de MATGLORI con anterioridad a la demanda por existir evidente similitud y manifiesta relación con marcas registradas a favor de la actora (GLORY) y actuar en la misma esfera económica (denegación de registro de nombre comercial confirmada en vía contencioso administrativa en sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª, del TSJ de Cataluña de 21 de septiembre de 1999, y de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2002 ), requiriéndose notarialmente a la demandada para cesar en la violación de derechos protegidos por la marca, sin que se atendiera tal requerimiento, provocando, consecuentemente, el litigio. Aunque la consideración de mala y fe y temeridad no se haya hecho del todo explícita en la Sentencia recurrida, debe señalarse que su apreciación a efectos de la imposición las costas producidas a uno de los litigantes no se halla sometida a preceptos específicos o de doctrina legal, sino enteramente confiada al discrecional y prudente arbitrio del mismo juzgador, por lo que no es susceptible de casación (Sentencias de 15 de octubre de 1984, 17 de febrero de 1986 y 27 de junio de 2002 ), no obstante lo cual ha de señalarse, en conclusión, que siendo escueta, aunque suficiente, y ajustada a derecho, la motivación dada por la Audiencia para la imposición de las costas al demandado, el motivo ha de ser desestimado.
La desestimación del único motivo subsistente origina la declaración de no haber lugar al recurso con imposición de las costas causadas ( artículo 1.715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad "MATGLORI, S.L.", contra la sentencia de fecha 27 de mayo de 1999 dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, en autos, juicio de menor cuantía número 665/1996 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 39 de Barcelona , con imposición a la parte recurrente de las costas causadas en el presente recurso; líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ.- ANTONIO SALAS CARCELLER.- JOSE ALMAGRO NOSETE.- RUBRICADOS. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José Almagro Nosete, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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