STS, 14 de Julio de 2006

"Danone, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el recurso contencioso-administrativo número 256/2000 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de abril de 1999, confirmado por el de 16 de febrero de 2000, que concedió la solicitud de la marca número 2.141.027(5), "Nestlé Biocalcio" (mixta), para productos de la clase 29 del Nomenclátor Internacional.

En su escrito de demanda, de 13 de diciembre de 2000, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "en la que se declare que no se ajusta a Derecho, es nula y queda sin efecto, la resolución de la OEPM de 5/04/99 que concedió la marca 2.141.027(5) 'Nestlé Biocalcio' (mixta) para distinguir productos de la clase 29 del Nomenclátor Internacional, así como la de 16/02/00 que desestimó el recurso de alzada de mi cliente y, en consecuencia, se proceda a su denegación y posterior inscripción de la misma en la OEPM". Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba.

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 7 de noviembre de 2000, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "por la que se desestime el recurso interpuesto".

"Société des Produits Nestlé, S.A." contestó a la demanda con fecha 4 de diciembre de 2000 y suplicó sentencia "desestimando el recurso interpuesto por la otra parte, confirmando las resoluciones administrativas de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 5-abr-1999 por la que fue concedida la inscripción de la marca 'Nestlé Biocalcio' nº 2.141.027 (mixta) y de 16-feb- 2000, de desestimación expresa del recurso de alzada formulado por Danone, S.A., contra la concesión, con imposición de las costas procesales a dicha parte recurrente".

Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 31 de mayo de 2001 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia con fecha 10 de noviembre de 2003 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: 1º. Desestimar el presente recurso. 2º. No efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas".

Con fecha 21 de enero de 2004 "Danone, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 79/2004 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , "por infracción del artículo 30 de la Ley de Marcas de 1988 ".

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , "por infracción de la letra c) del artículo 13 de la Ley de Marcas de 1988 ".

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.

"Société des Produits Nestlé, S.A." se opuso igualmente al recurso y suplicó su desestimación y la confirmación de la sentencia recurrida.

Por providencia de 20 de febrero de 2006 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 12 de julio siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con fecha 10 de noviembre de 2003 , desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Danone, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.141.027(5), "Nestlé Biocalcio" (mixta), para distinguir productos de la clase 29 del Nomenclátor Internacional, en concreto "leches, yogures y toda clase de preparaciones alimenticias a base de leche".

A la inscripción de la marca número 2.141.027(5), "Nestlé Biocalcio" (mixta), solicitada por "Société des Produits Nestlé, S.A.", se había opuesto "Danone, S.A." en cuanto titular de las marcas números 213.645 y 720.742, "Bio", que amparan productos de las clases 29 y 31, respectivamente.

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley ], por existir entre los distintivos enfrentados Nestlé Biocalcio, mixta, marca solicitada, y las marcas oponentes internacional nº 213.645, y nacional nº 720.742, Bio, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado. Con la marca nacional nº 720.742 existen, además, diferencias aplicativas, al distinguir la marca solicitada 'leche y yogures' y la marca referenciada 'frutas frescas y hortalizas'. Ha de puntualizarse, en cuanto a las marcas oponentes, que el término Bio, en el que coinciden con la marca solicitada y objeto de litigio, proviene de la voz griega 'bios', y presenta una innegable referencia conceptual al concepto 'vida', siendo por tanto genérico e inapropiable con carácter exclusivo, como ha reconocido el Tribunal Supremo (por ejemplo sentencia de 1 de octubre de 1981 ). Por otra parte, la marca solicitada incorpora en su denominación la notoria marca Nestlé, correspondiente a la firma titular de la misma, así como un gráfico, con lo cual se garantiza su singularidad en el mercado e identificación, frente a otras marcas que comercialicen sus productos en el mismo sector industrial".

Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron las siguientes:

"A la luz de lo precedentemente expuesto y de la STS de 20 de febrero de 2002 , procede atender a las alegaciones de la parte actora de aprovechamiento de la reputación ajena, riesgo de confusión y de asociación e incumplimiento del artículo 1 de la Ley de Marcas .

Como señala la STS, de 20 de febrero de 2003 , en su FJ 3, en parte bastante, 'Antes de nada, diremos que esta Sala del Tribunal Supremo se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre recursos de casación análogos, interpuestos por 'Danone S.A.' contra sentencias que, a su vez, habían declarado la conformidad a derecho de resoluciones administrativas que accedían al registro de marcas entre cuyos componentes denominativos figuraba el término 'Bio'.

Se trata de las dictadas en los siguientes recursos de casación:

- número 7908/1996, resuelto por sentencia de esta Sala de 27 de septiembre de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 26 de julio de 1996 en el recurso número 1797/1994 sobre marca 'Biosoy' número 554.620, siendo recurrente 'Danone, S.A.' y recurrido 'Nutritión & Soja, S.A.';

- número 7173/1995, resuelto por sentencia de esta Sala de 20 de junio de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 29 de junio de 1995 en el recurso número 93/1994 sobre marca 'Bio Clesa' número 1.503.626, siendo recurrente 'Danone, S.A.' y recurrido 'Clesa, S.A.';

- número 2875/1995, resuelto por sentencia de esta Sala de 11 de abril de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 28 de septiembre de 1995 en el recurso número 1352/1992 sobre marca 'Biomiko' número 1.276.229, donde fue recurrente 'Danone, S.A.' y recurrido 'Helados y Congelados, S.A.';

- número 473/1996, resuelto por sentencia de esta Sala de 10 de abril de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 11 de julio de 1995 en el recurso número 1392/1992 sobre marca 'Clesabio' número 1.503.626, donde fue recurrente 'Danone, S.A.' y recurrido 'Clesa, S.A.';

- número 1597/1995, resuelto por sentencia de esta Sala de 26 de marzo de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 21 de diciembre de 1994 en el recurso número 2033/1992 sobre marca 'Byoclesa' número 1.259.293, donde fue recurrente 'Danone, S.A.' y recurrido 'Clesa, S.A.';

- número 7775/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 14 de febrero de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 6 de julio de 1995 en el recurso número 1707/1992 sobre marca 'Biosport' número 1.273.554, donde fue recurrente 'Danone, S.A.' y recurrido 'Unión Industrial y Agro-Ganadera, S.A.';

- número 5440/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 5 de diciembre de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 31 de mayo de 1994 en el recurso número 555/1992 sobre marca 'Kalise Bio Natural' número 1.300.522, donde fue recurrente 'Danone, S.A.' y recurrido 'Interglas, S.A.';

- número 4721/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 2 de noviembre de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 6 de abril de 1994 en el recurso número 1052/1992 sobre marca 'Biofrinat' número 1.309.813, donde fue recurrente 'Danone, S.A.' y recurrida la Administración del Estado;

- número 3958/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 27 de septiembre de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 4 de marzo de 1994 en el recurso número 998/1992 sobre marca 'Bio Celgan' número 1.304.895, donde fue recurrente 'Danone, S.A.' y recurrido 'Celgan, S.A.';

- número 3314/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 18 de julio de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 22 de enero de 1994 en el recurso número 1361/1992 sobre marca 'Bio Miko' número 1.276.230, donde fue recurrente 'Danone, S.A.' y recurrido 'Helados y Congelados, S.A.';

- número 1672/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 23 de mayo de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 25 de noviembre de 1993 en el recurso número 567/1991 sobre marca 'Biolarsa' número 1.238.551, donde fue recurrente 'Danone, S.A.' y recurrido 'Lacto Agrícola Rodríguez, S.A.';

- número 520/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 10 de abril de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 13 de octubre de 1993 en el recurso número 1005/1992 sobre marca 'Bio Lilac' número 1.394.894, donde fue recurrente 'Danone, S.A.' y recurrido D. Raúl.

Así como las mas recientes de 5 de septiembre de 2002, en el recurso nº 4998/96; 2 de octubre de 2002, en el recurso nº 5485/96; 3 de octubre de 2002, en el recurso nº 5613/96; 9 de octubre de 2002, en el recurso nº 5830/96; 21 de noviembre de 2002, en el recurso nº 7419/96, y 20 de diciembre de 2002, en el recurso nº 1173/96.'

Así, pues, procede analizar si se produce la concurrencia de los dos requisitos contemplados, denominativo y aplicativo, para apreciar la prohibición del artículo 12.1 de la Ley : en primer lugar, la semejanza o parecido entre las marcas comparadas; en segundo lugar, la coincidencia en cuanto a su ámbito de aplicación de forma que su coexistencia en el mercado pueda inducir a error o confusión a los consumidores.

En cuanto al primero de los requisitos, semejanza o parecido entre las marcas comparadas, en el caso objeto del presente litigio no hay una similitud o identidad fonética y gramatical entre ambas marcas que sea inequívocamente clara y evidente, ya que se aprecian diferencias importantes entre ellas, evidentes en todo caso desde el punto de vista gráfico. No obstante, aún cuando así fuera, la similitud gráfica o fonética, por sí sola, o incluso la identidad nominativa o de grafías, no da lugar a la concurrencia de la prohibición del artículo 12 de la Ley . Ello sólo se produciría en el caso de que el ámbito de aplicación de las empresas fuera el mismo. En el presente caso, tanto la marca impugnada como la marca perteneciente a la recurrente se dedican a la producción de servicios similares. Sin embargo, la incompatibilidad entre ambas marcas sólo se produciría si indujera a error a los consumidores.

En cuanto al segundo de los requisitos, para que la similitud entre dos marcas impida que ambas puedan coexistir pacíficamente en el mercado es preciso que la misma sea de una relevancia tal que induzca a confusión a los destinatarios de los productos amparados por ellas, los consumidores medios, según reiterada jurisprudencia, entre otras, SSTS 11 de mayo de 1995, 17 de mayo de 1996, 28 de febrero y 5 de mayo de 1997, 20 de marzo de 1998, 13 de julio de 1999, 28 de junio de 2000, y 27 de marzo y 30 de abril de 2003 .

Así, pues, si la semejanza o similitud entre dos marcas es un concepto jurídico indeterminado, su apreciación debe hacerse en función de las pautas generales del comportamiento colectivo, con arreglo a la sana crítica o al buen sentido. Ello nos conduce a determinar que en el presente caso no se evidencia una similitud que produzca la aplicación de la prohibición del artículo 12 de la Ley de Marcas , ya que cabe apreciar suficientes diferencias denominativas (BIO y NESTLÉ BIOCALCIO) y gráficas entre las marcas que evitan la posibilidad de confusión entre ellas.

En atención a lo expuesto, procede declarar que en el presente caso concurren en la marca mixta autorizada, NESTLÉ BIOCALCIO, elementos específicos que le hacen susceptible de gozar de la protección del registro que contempla la ley.

En atención a lo precedentemente expuesto, tampoco resulta procedente estimar la alegación de la parte actora de aprovechamiento de la reputación ajena, actividad prohibida a tenor de lo dispuesto en el artículo 13.c) de la Ley 32/1988 , dado que se trata de marcas diferentes que no posibilitan el error entre el público consumidor, no existiendo entre las marcas enfrentadas riesgo de confusión o asociación, ya que, como señala la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, de 11 de noviembre de 1997 , 'el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste.'

En conclusión, como ha sentado la jurisprudencia, el vocablo o partícula BIO (denomínesele prefijo, elemento nominal o de cualquier otro modo) no es susceptible de apropiación por nadie, de modo que válidamente puede formar parte de denominaciones de fantasía que lo integren junto con otro u otros términos. El juicio sobre marcas que incluyan dicho vocablo ha de hacerse, pues, a partir de la premisa de que BIO, en cuanto tal, puede válidamente formar parte de un signo distintivo, y que será el nuevo conjunto denominativo en su totalidad el que habrá de tomarse en cuenta para compararlo con el que ya goce de la protección registral. Así, pues, no existiendo riesgo de asociación difícilmente puede existir un aprovechamiento indebido, dada la inexistencia de confusión, por lo que procede la desestimación de las alegaciones contempladas y, por ende, del pedimento de la demanda."

En nuestra reciente sentencia de 28 junio de 2006 hemos desestimado el recurso de casación número 9839/2003, interpuesto por la misma entidad Mercantil ("Danone, S.A.") contra otra sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Cataluña (dictada el 22 de octubre de 2003 en el recurso contencioso-administrativo 203/2000 ) que declaró conforme a derecho una resolución administrativa prácticamente igual a la del presente. Se trataba allí de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de la misma fecha, 26 de enero de 2000, confirmatoria de la precedente de 5 de abril de 1999, en cuya virtud se concedió la marca número 2.141.026 "Nestlé Biocalcio", para amparar productos de la clase 29 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Las diferencias de ambos procesos -tanto en la instancia como en la casación- se reducen al número de la marca concedida (2.141.026 en aquel caso, 2.141.027 en éste) y a que la marca número 2.141.026 era meramente denominativa ("Nestlé Biocalcio") mientras que la marca número 2.141.027 era mixta, pues a aquella denominación añadía un gráfico.

En ambos procesos:

1. Las dos demandas se basaron en los mismos "fundamentos de derecho material", repetidos casi literalmente en una y otra, esto es, en que la concesión de las marcas "Nestlé Biocalcio", con o sin gráfico, implicaba el aprovechamiento de la reputación ajena y originaba los riesgos de confusión y de asociación con las marcas prioritarias registradas por "Danone, S.A." Alegaciones a las que se añadían en los dos escritos de demanda las correspondientes a la aptitud distintiva de la marca "Bio" y la cita de determinados antecedentes de denegación de otras marcas que incluían dicho término.

2. Las dos sentencias de instancia dieron idéntica respuesta contraria a las pretensiones de la parte actora, esto es, desestimaron ambos recursos, con similares argumentos. El recurso de casación interpuesto contra la primera de ellas (esto es, el recurso número 9839/2003 interpuesto contra la sentencia de 22 de octubre de 2003, que fallamos el 28 de junio de 2006 ) tiene los dos mismos motivos, y éstos el mismo contenido material, que el presente. En uno y otro se aduce que la Sala de instancia ha vulnerado los artículos 30 y 13.c) de la Ley de Marcas .

Siendo todo ello así, como lo es, los argumentos con los que rechazamos el recurso de casación número 9839/2003 son igualmente válidos para éste, que deberá ser desestimado sin necesidad de transcribir en toda su extensión lo ya dicho en la sentencia precedente de 28 de junio de 2006 que, por lo demás, reitera a su vez el contenido de otras anteriores sobre los signos distintivos que al término "Bio" unen otros con capacidad diferenciadora suficiente para permitir su acceso al registro de marcas.

En la sentencia de 28 de junio de 2006 -a la que nos remitimos- citábamos como precedentes aplicables las de 20 de junio de 2002, 15 de febrero de 2003 y 17 de diciembre de 2003 , a las que pudieran añadirse otras (hasta cuarenta y cuatro reseña la parte opuesta al recurso de casación) en el mismo sentido, algunas de las cuales son oportunamente reflejadas en la sentencia de instancia ahora objeto de recurso.

La doctrina sentada en todas ellas, aplicada al caso de autos, conduce a negar que se hayan producido las vulneraciones de los preceptos invocados por el hecho de que la nueva marca ("Nestlé Biocalcio") incorpore el vocablo "Bio", pues dicho vocablo constituye un elemento denominativo de uso común no susceptible de apropiación en exclusiva por nadie. En la inscripción de la marca aspirante no aparece como elemento identificador el término "Danone" (que pudiera considerarse renombrado) sino el término "Nestlé" (que goza de esa misma consideración), con lo que se excluye el propósito de aprovechamiento del prestigio de la empresa recurrente. Sentado lo cual, tampoco queda afectado el derecho de usar la marca prioritaria "Bio" en sus propios términos ni vulnerado el artículo 30 de la Ley de Marcas , dado que la que resulta objeto de litigio, examinado el conjunto denominativo en su totalidad, reviste obvias diferencias con aquélla.

Procede, pues, la desestimación del recurso de casación en su integridad con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español