STS, 24 de Noviembre de 2003
| Ponente | D. Óscar González González |
| ECLI | ES:TS:2003:7407 |
| Número de Recurso | 7293/1998 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 24 de Noviembre de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZATD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticuatro de Noviembre de dos mil tres.
En el recurso de casación nº 7293/1998, interpuesto por la entidad FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO (CEU), representado por el procurador Don Fernando Aragón Martín y asistido de letrado, contra la sentencia nº 686/1998, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 28 de Mayo de 1998 y recaída en el recurso nº 1589/1996, sobre la inscripción de la marca nº 1.744.119 "SAN PABLO"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Quinta) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO (CEU) contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 27 de febrero de 1996, desestimatoria del recurso ordinario interpuesto contra la resolución dictada por la mencionada Oficina en fecha 5 de octubre de 1995, por la que se concedió la inscripción de la marca nº 1.744.119 "SAN PABLO", para amparar productos de la clase 16.
Notificada dicha sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 16 de julio de 1998, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente (FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO (CEU)) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 29 de julio de 1998, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, al amparo del apartado 4º del artículo 95.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los siguientes motivos de casación:
1) Infracción de las normas del ordenamiento jurídico, en concreto del art. 12.1, a) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia concordante.
Terminando por suplicar sentencia casando y anulando la sentencia recurrida y profiriendo la procedente en derecho, denegando la marca 1.744.119 SAN PABLO (mixta), para los productos que reivindica en la clase 16 del Nomenclator.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 17 de Febrero de 2000, ordenándose por otra de fecha 2 de marzo de 2000 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (LA ADMINISTRACION DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 7 de marzo de 2000, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso, con imposición de las costas a la parte recurrente.
Por providencia de fecha 22 de julio de 2003, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 19 de noviembre del corriente, en que tuvo lugar.
Es objeto de esta casación la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en virtud de la cual se desestimó el recurso interpuesto por FUNDACION UNVIERSITARIA SAN PABLO (CEU) contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedió la marca española nº 1.744.119 "SAN PABLO" (mixta), de la clase 16, para "impresos, publicaciones, diarios, revistas, periódicos, materiales para educación y enseñanza".
El Tribunal de instancia basa la desestimación en los siguientes fundamentos:
"En primer lugar es preciso señalar que la oposición principal a la marca concedida se formula en razón de la marca "Fundación Universitaria San Pablo (CEU) Boletín informativo". Pues bien, la Sala entiende que respecto de ésta hay con la concedida, en una comparación conjunta, suficiente disparidades de conjunto para concluir sobre la inaplicabilidad del art. 12,1 a) de la Ley 10/88. Se descarta que a dicho conjunto el término San Pablo sea suficiente para provocar la exclusividad de su uso posterior más aún cuando su defecto aplicativo se concreta exclusivamente en un boletín informativo, ámbito sumamente más reducido que el protegido por la marca solicitada. Por otra parte si del resto de las marcas opuestas se pretende la propiedad prioritaria y exclusiva del término San Pablo no es menos cierto que este mismo término está incluido en la marca prioritaria de la que es titular la codemandada (SPF San Pablo films.) en clases 9, 16 y 35. Por ello no es admisible que se esgriman como derechos preferentes unas marcas que han sido a su vez precedida por otra que comprende al mismo término (San Pablo) que se pretende legitimador de la oposición efectuada.
[...] La notoriedad también opuesta ha de ser entendida en la aplicación donde se desenvuelve el derecho concedido. Por ello la Sala no entiende que tal notoriedad pueda exceder de los servicios de educación por no haberse acreditado ninguna circunstancia en dicho sentido. Por último la similitud del nombre de la reclamente con las marcas que opone es igualmente predicable respecto de la titular de la marca concedida (Societa Apostolato San Paola y Sociedad de San Pablo), razones todas que deben conducir a la desestimación del presente recurso."
.
Contra esta sentencia se ha interpuesto el presente recurso de casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.
Aduce el recurrente que, pese a lo afirmado en la sentencia, la oposición que se realizó a la marca solicitada no fue sólo la de la marca nº 744.844 "FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO", sino también la de las marcas 1.329.453 y 1.737.915 "UNIVERSIDAD SAN PABLO" para el enunciado general de la clase 16 del Nomenclator. Añade que la denominación "SAN PABLO" es desde antiguo unánimemente reconocida como de su titularidad incluso en una serie de disposiciones oficiales. Señala que la marca solicitada distingue materiales para la educación y enseñanza, los cuales están anticipados por las marcas opuestas, y que la prioridad que la sentencia atribuye a otras marcas inscritas en favor del solicitante no lo son. Concluye que la marca impugnada abarca un campo aplicativo-materiales de educación y enseñanza-, en el cual las marcas opuestas son notorias. Todos estos argumentos, un tanto deshilvanados, se agrupan bajo un epígrafe único, en el que se atribuye a la sentencia recurrida infracción del artículo 12.1, letra a) de la Ley de Marcas y jurisprudencia concordantes.
Puede observarse que ninguna de estas alegaciones se dirije a destruir la primera y capital afrimación de la sentencia recurrida para rechazar la prohibición relativa que en dicho precepto se establece, cual es que entre las marcas enfrentadas hay "suficientes disparidades de conjunto". Resulta, por tanto, que aunque prosperasen los argumentos expuestos relativos a la prioridad de la marca opuesta y a su notoriedad en el campo de los materiales de la enseñanza, ello no sería óbice al otorgamiento de la marca nº 1.744.119, pues siempre quedaría en pie la afirmación, no controvertida, del Tribunal "a quo", de que no se produce la identidad o semejanza que llevarían a aplicar la indicada prohibición.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002-.
No se observa que la sentencia haya incurrido en una apreciación errónea o arbitraria en la comparación de las marcas enfrentadas, pues del examen conjunto de las marcas en litigio se aprecian sustanciales diferencias. En efecto, el término SAN PABLO, que es el que suscita la controversia, esta acompañado en la marca solicitada con un diseño en el que esta denominación se representa en letras mayúsculas, sobre la cual, y hacia su derecha, se representa una figura caprichosa formada por un trazo curvo, con perímetro sensiblemente elíptico, pero interrumpido en su parte superior izquierda y cuyo grosor aumenta desde uno de sus extremos y, una vez alcanzado su máximo grosor, disminuye el mismo paulatinamente hasta su segundo extremo, representándose sobre este tramo oscuro una línea recta, oblícua, que se prolonga en su extremo superior mediante otra segunda línea de menor longitud, recta también y en sentido descendente. Las marcas opuestas "FUNDACIÓN UNVERSITARIA SAN PABLO", "FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO (CEU) BOLETÍN INFORMATIVO", "UNIVERSIDAD SAN PABLO IN VERITATE LIBERTAS" y "UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU IN VERITATE LIBERTAS" contienen el mencionado término en un conjunto exclusivamente denominativo. Pues bien, la apreciación global tanto de éstas como de aquélla, permite obtener sustanciales diferencias que harán imposible su confusión por los consumidores y usuarios.
Sentado lo anterior, la notoriedad que se alega no puede operar, porque tal circunstancia deja de tener trascendencia cuando hay elementos suficientes que permite a los consumidores discernir cual es la marca notoria y cual no lo es. Por otra parte, la notoriedad del recurrente lo es en el campo de la enseñanza, pero no en el sector de materiales de enseñanza, por lo que en este ámbito la convivencia es perfectamente compatible, sin riesgo de confusión para los consumidores.
Al no estimarse los motivos de casación invocados, procede, de conformidad con el artículo 102.3 de la Ley Jurisdiccional de 1956, declarar no haber lugar al recurso con imposición de las costas al recurrente.
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 7293/1998, interpuesto por la Entidad FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO (CEU) contra la sentencia nº 686/1998, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 28 de mayo de 1998 y recaída en el recurso nº 1589/1996; con condena a la parte actora en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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