STS, 21 de Julio de 2004
| Ponente | Francisco Trujillo Mamely |
| ECLI | ES:TS:2004:5451 |
| Número de Recurso | 2611/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 21 de Julio de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiuno de Julio de dos mil cuatro.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 2611/2001 interpuesto por la entidad BIMBO,S.A., representada procesalmente por la Procuradora Dª MARIA ISABEL CAMPILLO GARCIA, contra la sentencia dictada el día 28 de Septiembre de 2000 por la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 3ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso número 1653 de 1997, que declaró ajustada a derecho la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha de 18 de Abril de 1.997 por la que se otorgó la inscripción de la marca española número 1.971.289, BISCO SANDWICH, (posteriormente excluyó de la reivindicación el término sándwich), denominativa, para la Clase 30 del Nomenclátor internacional.-
En este recurso es parte recurrida LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, con la representación procesal que le es propia.-
Con fecha 28 de septiembre de 2000, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 3ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: DESESTIMAMOS el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la representación de BIMBO, S.A., contra acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 18-4-1997 desestimatorio del recurso ordinario interpuesto por BIMBO, S.A., contra acuerdo de 7-10-1996 por el que se concede la marca española BISCO SANDWICH, en clase 30, a favor de BISCUITERIE DE LUXE " BISCOLUX ". Sin formular especial pronunciamiento sobre costas ".-
Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la entidad BIMBO,S.A., a través de su Procuradora Sra. CAMPILLO GARCIA, que lo formalizó por escrito en base a un solo motivo, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción de los artículos 1º, 12.1.a), 13.c) y d) y 30 de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas. Terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimándolo, y casando y anulando la recurrida, se revocasen las resoluciones recurridas y, por tanto, se declarase la nulidad de la registrabilidad de la marca número 1.971.289 " BISCO SANDWICH ", en clase 30ª.-
La parte recurrida, LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, y en su nombre el SR. ABOGADO DEL ESTADO, en el escrito correspondiente formuló su oposición a los motivos de casación, y finalmente suplicó a la Sala que en su día se dictase sentencia desestimatoria del recurso interpuesto de contrario, confirmando íntegramente la recurrida e imponiendo las costas del mismo a la recurrente.-
Mediante providencia de fecha 5 de mayo de 2004, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 14 de julio siguiente, en que han tenido lugar dichos actos procesales.-
Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 28 de Septiembre de 2.000 por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil que ahora recurre en casación contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha de 18 de Abril de 1.997 que, a su vez, había desestimado el recurso ordinario interpuesto contra la de 7 de Octubre de 1.996, que concedió la inscripción de la marca española número 1.971.289, solicitada en 15 de Junio de 1.995, BISCO SANDWICH, (posteriormente excluyó de la reivindicación el término sándwich), denominativa, Clase 30 del Nomenclátor internacional, para "café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, en particular bizcochos, biscotes y galletas", pese a la oposición que había formulado la recurrente como titular de la marca prioritaria número 1.593.101, BIMBO SANDWICH, gráfica, Clase 30ª, " los productos de la Clase 30ª", por semejanzas gráfica, fonética e identidad aplicativa. La resolución administrativa expresó que:
[...] " en el presente caso no concurren ambos factores de confundibilidad, pues si bien es cierto que los registros enfrentados, marca 1.971.289 BISCO SÁNDWICH, solicitada y marca 1.593.101 BIMBO SÁNDWICH (gráfico), obstaculizante, amparan ambos productos de la misma área comercial, como es el "pan, etc" de la clase 30 del Nomenclátor, no es menos cierto que las denominaciones enfrentadas se diferencian en sus vocablos característicos BISCO y Bimbo, evitando así el riesgo de confusión en el mercado, a pesar de coincidir en el término sándwich no atendible, por ser absolutamente genérico en relación con los productos protegidos".
La sentencia de instancia fundamentó la desestimación del recurso contencioso-administrativo argumentando que:
[...]" Debe compartirse aquí el criterio de la Administración demandada, expresado en la Resolución recurrida, de que « las denominaciones enfrentadas se diferencian en sus vocablos característicos BISCO Y BIMBO, evitando así el riesgo de confusión en el mercado, a pesar de coincidir en el término SÁNDWICH, no atendible por ser absolutamente genérico en relación con los productos protegidos». Tan sólo matizar que, en una consideración de conjunto de los distintivos opuestos, esto es, BISCO SÁNDWICH y BIMBO SÁNDWICH, las semejanzas denunciadas por la actora no tiene suficiente entidad para apoyar las conclusiones que la actora sostiene en orden a la posibilidad de confusión en el mercado. En suma, se descarta este riesgo por estimar que las diferencias son de suficiente entidad para evitarlo ".
Disconforme con la sentencia de instancia se interpone este recurso de casación que se fundamenta en un único motivo al amparo del artículo 88.1.d), de la Ley Jurisdiccional, por infracción del ordenamiento jurídico, en el que indebidamente acumula las infracciones de los artículos 1º, 12.1.a), 13.c) y d) y 30 de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas, como si fueran un sólo precepto infringido, cuando deben formularse diversos motivos por tener su propio carácter jurídico cada una de las infracciones denunciadas.
En primer lugar ha de rechazarse la alegación relativa a la infracción del artículo 1º de la Ley de Marcas, que si bien dispone que " se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona ", se trata de un precepto meramente evocativo del concepto de marca y es indudable que la expresión empleada cumple aquella condición, con independencia de si puede convivir o no con otra marca de otro titular cuando, por otro lado, el recurrente se limita a hacer una alegación puramente teórica que ni siquiera acaba de desarrollar ni explica en qué consiste esa infracción, por que es evidente que carece de todo fundamento jurídico; circunstancia que igualmente ocurre con la denunciada infracción del artículo 30 de la propia Ley, en cuanto confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico y los derivados del mismo. Nadie le niega esos derechos, sino que se estima que la marca solicitada y concedida no infringe tales derechos, porque es posible su convivencia en el mercado con la oponente.
En segundo lugar el recurrente considera infringido el artículo 12.1.a), de la Ley de Marcas, porque, en su opinión, concurren las circunstancias aplicativas de la prohibición establecidas en el mencionado precepto. En la parte del motivo que se refiere a dicha infracción, la recurrente no hace en rigor, otra cosa que disentir de la apreciación de la Sala de Instancia, porque sostiene que no existen las diferencias fonéticas que se señalan existiendo, por el contrario, identidad en los campos aplicativos.
La desestimación del motivo es obligada desde el momento en que, según hemos repetido en sentencias anteriores, no corresponde a esta Sala, en cuanto Tribunal de Casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los Tribunales de Instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca.
En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los Tribunales de Instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del Tribunal de Casación.
En efecto, son afirmaciones de este Tribunal, que por su reiteración constituyen doctrina jurisprudencial al respecto, las siguientes: " a) en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tienen un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad; b) el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida; c) la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los Tribunales de Instancia apreciar; d) en fin, siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos ".
Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en la parte del motivo a examen: la recurrente sostiene la opinión de que los distintivos enfrentados son semejantes y determinan el riesgo de confusión. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas.
Cuando, como ocurre en este supuesto, la Sala del Tribunal Superior de Justicia interpreta correctamente el precepto que regula la compatibilidad de signos distintivos diferentes y lo aplica tras apreciar fundada y racionalmente que no existen las coincidencias entre las marcas enfrentadas ni existe riesgo de confusión en el mercado, no cabe en vía casacional combatir su decisión alegando, precisamente, que se dan la coincidencia y el riesgo que excluye la sentencia de instancia.
La Sala de instancia no desconoce la jurisprudencia sobre la valoración de los componentes que integran las marcas; precisamente, recogiendo lo que ha establecido la Resolución administrativa impugnada - que por cierto resalta el elemento gráfico de la marca opuesta BIMBO, que ya había señalado en vía administrativa en la contestación al suspenso la propia solicitante y que la recurrente olvida en toda su argumentación -, matiza que tiene en cuenta el conjunto de los distintivos opuestos, como hemos visto anteriormente al transcribir el fundamento jurídico determinante de la desestimación del recurso, para sostener que las semejanzas denunciadas no tienen la suficiente entidad para apoyar las conclusiones de la actora, esto es, la imposibilidad de convivencia. No es irrazonable que concluya, pues, a favor de la compatibilidad de los signos empleados.
Dentro del único motivo de casación, se aduce también por la recurrente que la sentencia de instancia infringe por interpretación errónea el artículo 13, c) y d) de la Ley de Marcas (" No podrán registrarse como marcas: c) Los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados. d) Los signos o medios que reproduzcan o imiten creaciones protegidas por un derecho de propiedad intelectual o industrial, a no ser que medie la debida autorización del titular de tal derecho"), censurando la recurrente que la Sala de instancia no haya admitido la reputación de que goza en el mercado la marca prioritaria y, a partir de este dato, construye todo esta parte del motivo de casación, y en él insiste en el carácter no sólo notorio de la marca BIMBO, sino en el renombre de la misma y en que la oponente pretende aprovecharse de su reputación comercial.
La desestimación de este segundo es inevitable si tenemos en cuenta que su desarrollo argumental supone tanto como afirmar, apodícticamente, un hecho que la Sala sentenciadora implícitamente ha negado, a saber, el renombre comercial de la marca prioritaria. Y desde el momento en que señala que las marcas se distinguen por sus vocablos característicos - que evidentemente son distintos y así se perciben en la visión de conjunto, sin siquiera atender al elemento gráfico de la prioritaria, y percuten de forma diferente al oído -, resulta indiferente que los productos puedan guardar relación o incluso identidad, pues la atenuación del principio de especialidad que se da con la marca renombrada, no se extiende a la marca notoria, siendo precisa la prueba de aquel extremo que la Sala, como hemos dicho descarta, apreciación que hemos de respetar en casación, cuando, además, excluye cualquier riesgo de confusión, exclusión que en sí misma, elimina el de asociación, que no debe contemplarse aisladamente sino en relación con aquel.
Por consiguiente, ni resulta acreditada la infracción del apartado c), del artículo 13 ni la de su apartado d), porque no aparece acreditada que se haya reproducido o imitado la creación ajena, tal como resulta del conjunto probatorio y de las conclusiones alcanzadas por la Sala de Instancia que no pueden ser calificadas de irrazonables ni arbitrarias.
Por todo ello el recurso de casación ha de ser desestimado, lo que debe comportar por aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional la imposición de las costas de este recurso de casación a la parte recurrente, al no aparecer causa alguna que justifique su no imposición.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
No haber lugar y, por tanto, desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de BIMBO, S. A., contra la sentencia dictada con fecha 28 de Septiembre de 2.000 por la Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que desestimó el recurso contencioso-administrativo número 1.653/1.997; con expresa imposición de las costas de éste recurso de casación a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.
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SAP Orense 1/2007, 29 de Enero de 2007
...eficazmente con la Administración de Justicia para que pudiera serle apreciada analógicamente en el sentido que apunta la S.T.S. de 21 de Julio de 2004. Es precisamente la jurisprudencia (SS.T.S. de 3 de julio de 2006 y 7 de diciembre de 2005 ) la que insiste que sólo puede apreciarse esta ......