STS 1195, 22 de Diciembre de 1992

PonenteD. JAIME SANTOS BRIZ
Número de Recurso2137-90
ProcedimientoRECURSO CASACIÓN
Número de Resolución1195
Fecha de Resolución22 de Diciembre de 1992
EmisorTribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil

En la Villa de Madrid, a 22 de Diciembre de 1.992. Visto por la

Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen

indicados, los recursos de casación contra la sentencia dictada en grado de

apelación por la Sección 12ª de la Audiencia Provincial de Madrid, como

consecuencia de autos de juicio de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado

de 1ª instancia nº 6 de Madrid, sobre reclamación de derechos, cuyos

recursos fueron interpuestos por "PUMA A.G. Rudolf Dassler Sport",

representada por el Procurador Sr. Rodríguez Montaut y asistida por el

Letrado don Javier del Valle Sánchez, don Miguel,

representado por el Procurador Sr. Noya Otero y asistido del Letrado doña

Cristina Ayala Marín, y sociedad "Estudio 2.000 S.A.", representada por el

Procurador Sr. Gayoso Rey y asistida del Letrado don José Ignacio Hernández

López. Comenzó la vista presidiendo el Excmo. Sr. D. José Luis Albácar

López, y, cuando se llevaba un rato informando se comunicó al Sr.

Presidente una urgencia médica grave de un familiar, por lo que se

interrumpió la mencionada vista sustituyéndose al Sr. Albácar por el Sr.

Villagómez, reanudándose la misma y reproduciendo las partes los informes.ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Ante el Juzgado de 1ª instancia nº 6 de Madrid, fueron

vistos los autos de juicio de menor cuantía, promovidos a instancia de

"PUMA A.G. Rudolf Dassler Sport", contra don Miguel, y contra

la sociedad "Estudio 2.000 S.A.", sobre reclamación de derechos.

Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las

prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los

hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia por la que se

declare: 1.-Que la sociedad PUMA A.G. Rudolf Dassler Sport ostenta un

derecho preferente y anterior con respecto a los demandados sobre los

signos distintivos de carácter mercantil que le pertenecen en propiedad, a

pesar de las inscripciones de los mismos que figuran como Marcas, Dibujos

Industriales o Modelos Industriales en el Registro de la Propiedad

Industrial, a favor de los mencionados demandados. 2.- Declare que por

tanto, el registro o la autorización de cualquier signo por parte de los

demandados que contenga alguno o varios de los distintivos, resulta

incompatible con el derecho de propiedad de la Sociedad demandante sobre

los mismos y lo contradice, produciendo la confundibilidad prohibida por la

Ley. 3.- Declare que la obtención por parte de los demandados de las

diversas transferencias de registros ya existentes y de las diversas

inscripciones a su favor, de los signos indicados, constituyen actos

realizados de mala fe encaminados a obstaculizar el derecho de propiedad de

la Sociedad demandante sobre los distintivos mencionados. 4.- Condene a los

demandados a estar y pasar por las anteriores declaraciones y a satisfacer

a la Sociedad demandante una indemnización de daños y perjuicios, en la

cuantía que se fije en ejecución de sentencia, y la imposición a los

demandados de las costas del presente juicio.

Admitida a trámite la demanda el demandado "Estudio 2.000 S.A."la

contestó y formuló reconvención alegando los hechos y fundamentos de

derecho que estimó pertinentes y terminó suplicando se dicte sentencia por

la que 1.- En cuanto a la competencia desleal se ordene:

  1. La cesación de

los anuncios publicitarios insertados por la sociedad en los medios

descritos, así como la prohibición de que se repitan en el futuro anuncios

de la misma naturaleza. b) Que mi representada ha sufrido unos daños y

perjuicios que la demandada deberá indemnizar en la cuantía que se

determine en ejecución de sentencia. c) Que se obligue a la demandada a

rectificar los anuncios enjuiciados o alternativamente y a elección de la

demandante, a publicar la sentencia condenatoria en los medios en los que

se han insertado los anuncios de referencia. d) Que se prohíba la

utilización, en la publicidad de la demandada, de la denominación PUMA de

la que es titular mi representada siempre que esta utilización no respete

los principios de la veracidad publicitaria y de competencia leal. 2.- En

cuanto a la nulidad de las marcas de la actora, que se declare la nulidad

de las marcas nºs. 840.467, 921.172, 942.073, 1.010.556, 1.010.557,

830.050, 917.409, 973.998, 973.991, 975.465, 975.467, 921.174, 1.102.267,

1.102.275, 921.176, 1.102.265 y 1.102.273. El demandado don Miguelcontestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho

que estimó pertinentes y terminó suplicando se dicte sentencia por la que

se desestime la demanda íntegramente.

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 13 de enero de 1989,

cuyo fallo es como sigue: "Que estimando como estimo parcialmente la

demanda presentada por el Procurador de la parte actora Sr. Rodríguez

Montaut, en nombre de PUMA A.G. Rudolf Dassler Sport, contra don Miguely Sociedad Española Estudio 2.000 S.A., y desestimando

expresamente las excepciones previas deducidas por el Procurador Sra. Noya

Otero, en nombre de don Miguel, debo declarar y declaro que

pese a las inscripciones registrales existentes como marcas, dibujos o

modelos industriales el signo distintivo mercantil consistente en la

denominación Puma utilizada para distinguir géneros de punto,

manufacturados o no, mallas o redes, es propiedad de la actora pero no en

cuanto se utilicen para distinguir otros productos del nomenclator y

especialmente confecciones en general, vestidos y calzados en cuyo caso la

propiedad corresponde a Estudio 2.000 S.A. asi mismo debo declarar y

declaro que pese a las inscripciones registrales existentes los signos

distintivos mercantiles consistentes en a) el dibujo característico de un

felino saltando, b) el dibujo característico , representativo de un felino

sonriente, c) el de las cabezas de felinos de frente y perfil, d) la banda

o franja lateral para ambos lados del calzado deportivo y e) el signo

distintivo gráfico consistente en un circulo trapezoidal o ventana de

distinto color del resto destinado a la parte posterior del calzado

deportivo son propiedad de la actora asi mismo debo declarar y declaro en

consecuencia que por tanto el registro o utilización de cualquiera de los

signos expresados con la salvedad apuntada para el denominativo Puma, por

parte de los demandados que contenga alguno de los distintivos mencionados,

resulta incompatible en el derecho de propiedad de la actora y lo

contradice, produciendo la confundibilidad prohibida por la ley. Asi mismo

debo declarar y declaro que la obtención por parte de los demandados de las

diversas transferencias de registros y de las diversas inscripciones a su

favor , de los signos indicados, constituyen actos realizados de mala fe

encaminados a obstaculizar el derecho de propiedad de la actora sobre tales

signos, debiendo condenar y condenando a los referidos demandados a estar y

pasar por las anteriores declaraciones asi como a satisfacer a la actora

una indemnización en concepto de daños y perjuicios en la cuantía que se

fija en ejecución de sentencia y sobre la base de los hechos que se han

declarado probados en este procedimiento. Asi mismo, en cuanto a la

reconvención formulada por el Procurador Sr. Gayoso Rey, en nombre de

Estudio 2.000 S.A., estimando en parte la misma debo declarar y declaro

nulas las marcas 1.010.557 y 942.073 propiedad de la actora, desestimando

expresamente los demás pedimentos de la reconvención, y todo ello sin hacer

pronunciamiento expreso sobre las costas causadas en la demanda y en la

reconvención y por lo que cada parte deberá satisfacer las causadas a su

instancia y las comunes por mitad".

SEGUNDO

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación

que fue admitido y sustanciada la alzada la Sección 12ª de la Audiencia

Provincial de Madrid, dictó sentencia con fecha 28 de abril de 1990, cuyo

fallo es como sigue: "Que desestimando los recursos de apelación

interpuestos por las representaciones procesales de "Puma A.G. Rudolf

Dassler Sport" y don Miguely "Estudio 2.000" contra la

sentencia dictada el 13 de enero de 1989 por el Juzgado de 1ª instancia nº

6 de esta Villa en los autos de juicio de menor cuantía nº 118/87 seguidos

a instancias de la primera contra las dos últimas, debemos confirmar y

confirmamos dicha resolución con las únicas variaciones de que a la nulidad

de las marcas propiedad de la actora números 1.010.557 y 942.073 debe

añadirse la nulidad de la marca número 1.010.556, todo ello sin hacer

expresa condena en costas causadas en esta segunda instancia".

TERCERO

El Procurador Sr. Rodríguez Montaut en nombre de la

entidad PUMA A.G. Rudolf Dassler Sport, formalizó recurso de casación que

funda en los siguientes motivos: Primero.- Al amparo del número 5 del

artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento civil, infracción por violación

del artículo 124 número 1 y 201-d, del Estatuto de la Propiedad Industrial

de 26 de julio de 1929. Segundo.- Al amparo del nº 5 del artículo 1692 de

la Ley de Enjuiciamiento civil, infracción por violación del artículo 124.1

del Estatuto de la Propiedad Industrial en relación con la declaración de

nulidad de la marca 1.010.557. Tercero.- Al amparo del número 4 del

artículo 169 de la Ley de Enjuiciamiento civil por error en la apreciación

de la prueba que conduce a la indebida aplicación del número 1 del artículo

124 del Estatuto de la Propiedad Industrial. Cuarto.- Al amparo del número

5 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento civil, infracción por

violación, por falta de aplicación del artículo 6 bis del Convenio

Internacional de la Unión de Paris.

CUARTO

La Procuradora Sra. Noya Otero en nombre de don Miguel, formalizó recurso de casación al amparo de los siguientes

motivos. Primero.- Al amparo del nº 5 del artículo 1692 de la Ley de

Enjuiciamiento civil por infracción por violación del artículo 7º del

Código civil. Segundo.- Al amparo del nº 3 del artículo 1692 de la Ley de

Enjuiciamiento civil por infracción por violación de los artículos 596 nº 7

de la Ley de Enjuiciamiento civil. Tercero.- Fundado en el artículo 1692

número 1 de la Ley de Enjuiciamiento civil, infracción por violación del

artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento civil por quebrantamiento de las

formas esenciales del juicio. Cuarto.- Fundado en el número 5 de la Ley de

Enjuiciamiento civil, por infracción por violación de los artículos 124 nº

1 y 11 y 131 del Estatuto de la Propiedad Industrial.

QUINTO

El Procurador Sr. Gayoso Rey en nombre de Sociedad

Estudio 2.000, S.A. formalizó recurso de casación al amparo de los

siguientes motivos: Primero.- Al amparo del nº 4 del artículo 1692 de la

Ley de Enjuiciamiento civil por error en la prueba. Segundo.- Al amparo del

nº 4 del artículo 1692 consistente en error de hecho en la apreciación de

la prueba. Tercero.- Al amparo del nº 4 del artículo 1692 de la Ley de

Enjuiciamiento civil. Cuarto.- Al amparo del nº 4 del artículo 1692 de la

Ley de Enjuiciamiento civil y en cuanto a la reconvención por error por la

no valoración a efectos probatorios de los documentos consistentes en las

certificaciones registrales aportadas con la reconvención. Quinto.- Con

base en el nº 5 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento civil, por

infracción de jurisprudencia aplicable al caso.

Sexto

Con base en el nº 5

del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento civil por infracción por no

aplicación del nº 14 del artículo 124 del Estatuto de Propiedad Industrial.

Séptimo

Con base en el nº 5 del artículo 1692 de la citada Ley Procesal

por no aplicación del artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento civil al no

tener en cuenta la Sentencia que se recurre la excepción de cosa juzgada.

Octavo

Con base en el nº 5 del artículo 169 de la Ley de Enjuiciamiento

civil por infracción por no aplicación del artículo 434 del Código civil.

Noveno

Con base en el nº 5 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento

civil por aplicación indebida del artículo 165 del E.P.I. Décimo.- Con base

en el nº 5 del artículo 1692 por infracción por no aplicación del párrafo 2

del artículo 5 del convenio de la Unión de Berna, que somete a la

legislación de cada país la protección que otorga. Décimo primer motivo.-

Con base en el párrafo 5º del artículo 1692 por infracción por no

aplicación del artículo 14 del E.P.I. Décimo Segundo.- Basado en el nº 5

del artículo 1692 por infracción por no aplicación del artículo 1964 del

Código civil. Décimo Tercero.- Con base en el nº 5 del artículo 1692 de la

Ley de Enjuiciamiento civil, por infracción por no aplicación del nº 1 del

artículo 124 del E.P.I., en relación con el 150 del mismo cuerpo legal en

relación con parte de la reconvención. Décimo Cuarto.- Por infracción por

no aplicación del nº 11 del artículo 124 del E.P.I. en relación con el 130

del mismo cuerpo legal, y todo ello en relación con la desestimación de la

reconvención. Décimo Quinto .- Con apoyo en el nº 6 del artículo 1692 por

infracción de lo dispuesto en los artículos 24 y 9 de la Constitución

Española. Décimo Sexto.- Con apoyo en el nº 5 del artículo 1692 por

infracción de los artículos 1251 y 1252 del Código civil.

SEXTO

Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción,

se señaló para la vista el día diez de diciembre del actual, en que ha

tenido lugar.

HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. SR. DON JAIME SANTOS BRIZ

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Para encuadrar la cuestión litigiosa tal como ha llegado

y ha de resolverse en el presente recurso de casación, ha de partirse de

que la entidad demandante "Puma A.G. Rudolf Dassler Sport", de nacionalidad

alemana, obtuvo en el fallo recurrido una estimación parcial de la demanda,

declarando la Sala "a quo", por confirmación del apelado, que pese a las

inscripciones registrales existentes como marcas, dibujos industriales o

modelos industriales, el signo distintivo mercantil consistente en la

denominación "Puma" utilizado para distinguir géneros de punto,

manufacturados o no, mallas o redes, es propiedad de la actora, pero no en

cuanto se utilice para distinguir otros productos del nomenclator y

especialmente confecciones en general, vestidos y calzados, en cuyo caso la

propiedad corresponde a la demandada "Estudio 2000 S.A.". También se

declara que "pese a las inscripciones registrales existentes, los signos

mercantiles consistentes en : a) el dibujo característico de un felino

saltando; b) el dibujo característico, representativo de un felino

sonriente; c) el de las cabezas de felinos de frente y de perfil; d) la

banda o franja lateral para ambos lados del calzado deportivo, y e) el

signo distintivo gráfico consistente en un circulo trapezoidal o ventana de

distinto color del resto destinado a la parte posterior del calzado

deportivo son propiedad de la actora", y, por tanto, "en consecuencia se

declara que el registro o utilización de cualquiera de los signos

expresados con la salvedad apuntada para el denominado "Puma", por parte de

los demandados que contenga alguno de los distintivos mencionados, resulta

incompatible con el derecho de propiedad de la actora y lo contradice,

produciendo la confundibilidad prohibida por la Ley". Se declara, asimismo,

que "la obtención por parte de los demandados de las diversas

transferencias de registros y de las diversas inscripciones a su favor, de

los signos indicados, constituyen actos realizados de mala fe, encaminados

a obstaculizar el derecho de propiedad de la actora sobre tales signos", y

se condena a los demandados a satifacer a la actora una indemnización de

daños y perjuicios en la cuantía que se fije en ejecución de sentencia y

sobre la base de los hechos que se declaran probados. En cuanto a la

reconvención formulada por "Estudio 2000 S.A.", es estimada en parte y se

declaran nulas las marcas 1.010.557 y 942.073 propiedad de la actora, asi

como la número 1.010.556 (esta añadida al fallo de primera instancia por la

ahora recurrida en casación), y se desestiman los demás pedimentos de la

reconvención. Frente al fallo que se ha transcrito formulan recurso de

casación la parte demandante y las dos demandadas, en escritos separados,

con las particularidades y alegaciones que a continuación se examinan.

SEGUNDO

El recurso de la actora ampara su motivo primero en el

nº 5º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento civil, alegando la

infracción por violación del artículo 124, nº 1, y el 201-d del Estatuto

de Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929. Se basa el motivo en la

desestimación por la Sala de instancia de la petición del escrito inicial

en que se solicitó la declaración de que la recurrente ostenta un derecho

preferente y anterior con respecto a los demandados sobre el signo

distintivo consistente en la denominación "PUMA". La cuestión clave -como

dice el motivo- se encuentra en su puede considerarse que existe semejanza

entre los productos por el hecho de que en un caso una de las marcas

distingue "géneros de punto, manufacturados o no, mallas y redes", y en el

otro "confecciones y calzados". La sentencia impugnada, como cuestión

indudablemente de hecho, sostiene que no existe dicha semejanza. Analiza el

motivo la sentencia de esta Sala de 2 de abril de 1990 para concluir, en

contra de lo afirmado por el Tribunal de apelación en el caso ahora

debatido, que los productos son semejantes y que por lo tanto, y bajo ese

aspecto de la cuestión, las marcas son confundibles. Aparte de las

reiteradas resoluciones de este Tribunal Supremo en que se reconoce el

derecho prioritario de la recurrente sobre la denominación "Puma", es de

observar que la sentencia recurrida también le reconoce esa prioridad en

los diversos supuestos que se comprenden en el fallo ahora objeto de

casación; así, en cuanto tal denominación distingue géneros de punto,

manufacturados o no, mallas o redes, asi como en cuanto a los dibujos

(apartado a), b) y c) contenidos en el fallo), a la banda o franja lateral

para ambos lados del calzado deportivo y en cuanto al signo trapezoidal en

la parte posterior del calzado deportivo. En definitiva, esta Sala ante la

situación de hecho acreditada resultante de las apreciaciones del Tribunal

de instancia en esta litis, no identificable en todos sus aspectos con la

contemplada en los numerosos supuestos en que con anterioridad fueron

resueltos por sentencias de esta Sala 1ª, y de la 3ª, del Tribunal Supremo,

y habiendo de resolver los puntos debatidos, estima que no ha habido

infracción de los preceptos que se invocan, en cuanto no existe semejanza

fonética ya que la denominación ha de contemplarse en su conjunto

"Manufacturas Puma" frente a "Puma", ni hay una semejanza muy acusada de

productos protegidos, debiendo, como se hizo en la sentencia recurrida,

reconocerse la prevalencia de la marca nº 133.952, originaria de la

recurrente, pero con las salvedades que determina la sentencia recurrida

para cuando se trate de distinguir otros productos distintos de los que

cobija la marca expresada "Manufacturas Puma" y las demás modalidades que

en el fallo recurrido se le reconocen. Reiterando lo dicho, la alegación de

otros supuestos litigiosos ya resueltos debidos al ejercicio de acciones

diferentes de la ahora ejercitada, es decir, de distinta naturaleza, no

puede evidentemente prejuzgar la definitiva resolución de esta litis. Por

todo ello el motivo examinado debe decaer.

TERCERO

El motivo segundo, con el mismo amparo procesal que el

anterior, acusa la infracción por violación del artículo 124, número 1, del

Estatuto de Propiedad Industrial, en relación con la declaración de nulidad

de la marca 1.010.557. El motivo desciende a una apreciación de hecho

contrapuesta a la de la Sala de instancia; extremo que no puede comprobarse

a través de un motivo donde se alega la infracción del ordenamiento

jurídico, a menos que este recurso extraordinario se transforme en una

tercera instancia. Al respecto, el hecho de que parte la sentencia

recurrida es que la aludida marca se refiere a suelos y plantillas de

calzado deportivo, apreciación, como ya se dice, antagónica de la que hace

la recurrente y que en este momento ha de prevalecer, dando lugar a la

desestimación del motivo. Ello con independencia de que, habiendo sido

ejercitada en la demanda una acción declarativa de dominio, no es viable

partir de la declaración de nulidad de marcas, como si se hubiese

ejercitado una acción de esta clase.

CUARTO

El motivo tercero, a diferencia de los dos anteriores, se

apoya en el nº 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento civil, y se

formula como complementario del anterior. Señala como documento, del que

habría de deducirse el error de la Sala de instancia, una certificación del

Registro de propiedad industrial relativa a la marca 1.010.557. El citado

documento no puede ahora ser tenido en cuenta, en primer lugar por tratarse

de un documento de carácter administrativo, insuficiente para acreditar,

según reiterada y conocida jurisprudencia, un error en la apreciación de la

prueba, y en segundo lugar porque tal documento ha sido tenido en cuenta

por la Sala de apelación, lo que le invalida para el objetivo que la

recurrente persigue en este motivo. En consecuencia, el motivo debe ser

también desestimado.

QUINTO

El motivo cuarto se apoya en el artículo 1692, nº 5º, de

la Ley de Enjuiciamiento civil y denuncia la infracción por violación por

falta de aplicación del artículo 6 bis del Convenio Internacional de la

Unión de Paris, en su revisión de Estocolmo de 14 de julio de 1967,

ratificado por España en 1974. El motivo es igualmente desestimable,

porque, sobre todo, se trata de una cuestión nueva no planteada

anteriormente ni contemplada, por lo tanto, en la sentencia recurrida; por

consiguiente, el motivo debió inadmitirse en el oportuno trámite, como se

deduce del artículo 1710, regla 2ª, de la Ley de Enjuiciamiento civil. Pero

en todo caso tal precepto no es aplicable al supuesto debatido, por cuanto

se basa para su aplicación en que la legislación del pais lo permita,

circunstancia que según lo razonado en la sentencia de instancia, que esta

Sala de casación desde el punto de vista jurídico acepta, no concurre

ahora. La desestimación del motivo es consecuencia principal de evitar la

indefensión de la parte adversa en punto no discutido ni planteado en la

fase alegatoria del juicio.

SEXTO

En cuanto al otrosí que en el escrito del recurso formula

la entidad recurrente demandante acerca de la aplicación del artículo 177-2

del Tratado de la Comunidad Económica Europea, para elevar consulta en

relación con la cuestión aquí debatida al Tribunal de Justicia Europeo,

como cuestión prejudicial anterior a la resolución del presente recurso, no

es procedente acceder a lo que se pide, a la vista del precepto comunitario

invocado, ya que no concurre en le caso ahora contemplado ninguno de los

supuestos previos que en el mismo se formulan; al no tratarse de

interpretar el Tratado mencionado ni de la validez e interpretación de

actos adoptados por las instituciones de la Comunidad. Corresponde, por

tanto, con la desestimación de esta petición, igualmente la de todo el

recurso formulado por la entidad actora, con imposición a ésta de las

costas del mismo, por ordenarlo asi el artículo 1715, párrafo último de la

Ley de Enjuiciamiento civil.

SEPTIMO

En cuanto al recurso que promovió la demandada entidad

"Estudio 2000, S.A.", es de examinar como cuestión preferente por su

naturaleza procesal la excepción de cosa juzgada que afecta, aunque desde

distintas perspectivas, a los motivos 1º, 5º, 7º y 16º. Observación previa

es que dicha excepción perentoria no fue opuesta en el escrito de

contestación a la demanda, sino por primera vez en el escrito interponiendo

recurso de casación. Las circunstancias fácticas que al efecto concurrieron

fueron las siguientes:

  1. Propuesta la demanda en 28 de enero de 1987, la

sentencia de primera instancia recayó con fecha 13 de enero de 1989 y la

ahora recurrida tiene fecha de 28 de abril de 1990. b) Las sentencias que,

según la recurrente Estudio 2000 S.A., dan lugar a la excepción que se

opone son de fecha 29 de febrero de 1988, 9 de julio de 1987 y 2 de abril

de 1990, las tres de esta Sala; es decir, simultáneas o posteriores a la

tramitación del litigio en primera y segunda instancia. c) La actual

recurrente, en primer lugar (motivo 1º) al amparo del nº 4º del artículo

1692 de la Ley de Enjuiciamiento civil, aduce tales sentencias como

documentos que revelan en su criterio el error padecido por la Sala de

instancia, motivo que debe desestimarse desde el punto de vista fáctico por

no revelar, según la jurisprudencia constante de esta Sala, como documentos

judiciales, errores de apreciación de la prueba; también, ya con alegación

del número 5º del artículo 1692 de la Ley procesal, menciona tales

sentencias en concepto de jurisprudencia vulnerada por la Sala "a quo"

(motivo 5º), y en el motivo 7º por infracción del artículo 544 de la Ley de

Enjuiciamiento civil, haciendo valer la excepción de cosa juzgada, al

amparo del nº 5º del artículo 1692, de la misma Ley procesal, aunque las

sentencias que le sirven de apoyo se hayan dictado después de iniciado el

juicio; y, por último, en el motivo 16º insiste en la alegación de la

excepción de cosa juzgada y en la infracción por no aplicación de los

artículos 1251 y 1252 del Código civil. La motivación del recurso expuesta,

prescindiendo de las anomalías procesales que se observan, es desestimable

por las siguientes consideraciones:

  1. La excepción de cosa juzgada ha de

ser opuesta en el escrito de contestación a la demanda, pero

excepcionalmente, conforme al criterio que inspira el artículo 544 de la

Ley procesal civil, las partes a lo largo del debate pueden, siempre con el

objeto de concretar y especificar los términos exactos del mismo,

modificar, ampliar o rectificar lo que es meramente accidental o colateral

de ese objeto de debate (sentencias, entre otras, de 24 de marzo de 1981, 6

de marzo y 9 de noviembre de 1984), y en el caso de la excepción aludida de

cosa juzgada, lo acordado en sentencias firmes vincula al juez, quien tiene

la imposibilidad de juzgar de nuevo lo ya resuelto, y en los supuestos de

prejudicialidad jurídica debe juzgar conforme a lo ya juzgado previamente

por otro juez (sentencias de 26 de febrero de 1990). B) Sin embargo, aun

aceptando oportunamente opuesta en este recurso extraordinario aquella

excepción por esta recurrente, ha de ser desestimada, ya que no concurren

en el caso debatido los requisitos que exige el artículo 1252 del Código

civil; y asi, no concurre "la mas perfecta identidad" entre las personas,

en cuanto en esta litis hay un demandado (don Miguel) que no intervino

en las resueltas por las sentencias que se citan; además, no es lo mismo

ejercitar acciones de nulidad de modalidades de la propiedad industrial que

ejercitar, como en este pleito, acciones declarativas de dominio de dichas

modalidades; ello con independencia de que los hechos que sirvieron de

"causa petendi" en relación con lo pedido en cada caso no son coincidentes

con lo expuesto y solicitado en el juicio de que dimana el recurso de

casación que se examina, aunque haya evidentes analogías y coincidencias.

Por lo que se acaba de razonar no es, por tanto, procedente la estimación

de la excepción opuesta y deben, consecuentemente, ser desestimados los

motivos al principio mencionados.

OCTAVO

En el recurso de la entidad "Estudio 2000 S.A." se

dedican los motivos 2º, 3º y 4º a impugnar la cuestión de hecho con

invocación del artículo 1692, nº 4º, de la Ley de Enjuiciamiento civil. Los

tres han de ser desestimados, porque, en cuanto al segundo, se refiere a

una declaración testifical, que aunque se recoja por escrito carece del

carácter de documento al efecto del artículo 1692-nº 4 invocado; en cuanto

al tercero, referido a los documentos "de los que deduce la recurrente" su

buena fe frente a la conclusión de actuación maliciosa de ambos demandados,

que adopta la sentencia recurrida, es evidente que en sí considerados no

revelan la conclusión que obtiene la recurrente, que hace de ellos una

apreciación de parte de la prueba practicada; es decir, hace unas

deducciones que en cuanto necesarias para tener por acreditada aquella

buena fe no son en modo alguno idóneas para acreditar error en el fallo

sobre apreciación de la prueba documental, y el cuarto motivo tampoco sirve

para poner de relieve equivocaciones de apreciación de la prueba, sino que

de los documentos en que se basa, según su criterio, deduce la recurrente

unas consecuencias que disienten de las obtenidas por el Tribunal "a quo",

habiendo de predominar lógicamente estas últimas sobre las primeras.

NOVENO

El motivo 6º alega la infracción por no aplicación del

artículo 124, nº 14, del Estatuto de Propiedad Industrial, norma invocada

al amparo del nº 5º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento civil, y

que no es aplicable al supuesto litigioso, en cuanto no constan probados

los hechos que sirven de base a tal norma, es decir falta la premisa menor

del silogismo legal (que la marca haya sido solicitada para distinguir la

documentación, propaganda y correspondencia comercial, industrial o

profesional), sobre lo que no se ha litigado ni hecho declaración alguna;

ni nada indica que debió aplicarse dicha norma. También ha de rechazarse el

motivo 8º, con el mismo apoyo procesal que el 6º, y que alega la infracción

por no aplicación del artículo 434 del Código civil, según el cual "la

buena fe se presume siempre, y al que afirma la mala fe de un poseedor

corresponde la prueba". El Tribunal de instancia ha declarado la mala fe de

ambos demandados en las transferencias y actos sobre las modalidades

litigiosas de la propiedad industrial, y esta declaración se refiere como

esta Sala ha manifestado (sentencias, entre otras, de 1 de febrero de 1964

y 12 de marzo de 1963) a una cuestión de hecho como es la existencia de

buena o mala fe, y su impugnación no es viable por el cauce del nº 5º del

artículo 1692 utilizado, sino del 4º del mismo precepto legal, que se

utilizó infructuosamente por la recurrente para cuestiones distintas. Por

consiguiente, ha de atenerse esta Sala de casación a la valoración

efectuada conforme a sus atribuciones legales de apreciación de la prueba

por la Sala de apelación. El motivo 9º, basado también en el nº 5º del

artículo 1692 de constante cita, aduce la infracción por aplicación

indebida del artículo 165 del Estatuto de Propiedad industrial; y también

decae en cuanto la conclusión que obtiene la recurrente de que a ella le

corresponde la propiedad industrial de los signos a que se refiere ha de ir

necesariamente precedida de una apreciación de los documentos que obran en

autos, de los que la Sala "a quo" dedujo una conclusión diferente, y esa

apreciación de la Sala no ha sido revelada como errónea, por lo que la

aplicación del artículo 165 mencionado se efectuó adecuadamente a los

hechos tenidos como acreditados, reflejados en este punto en el fallo

impugnado; de otro modo, de acceder al motivo, implicaría que este Tribunal

de casación actuaría como Tribunal de instancia, lo que es inaceptable.

DECIMO

El motivo 10º, así como todos los que siguen, con apoyo

en le nº 5º de la Ley de Enjuiciamiento civil, denuncia la infracción por

no aplicación del artículo 5, párrafo 2, del Convenio de Berna, revisado

por Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967; cuestión que, si bien ha sido

aludida en los escritos de la fase alegatoria del litigio, no se expone en

el recurso de casación tal como exigen los artículos 1692, nº 5º, en

relación con el 1707 y 1710, regla 2ª, de la Ley procesal civil, en cuanto

no se explica en qué había de consistir la infracción acusada, máxime

cuando en el precepto invocado se regula una manifestación de la igualdad

civil entre nacionales y extranjeros y de la protección del goce y

ejercicio de los derechos que confiere la Convención que se cita; lo que

conduce a la desestimación del motivo. Y lo mismo puede decirse del motivo

11º, que acusa la infracción por no aplicación del artículo 14 del

mencionado Estatuto; donde se refiere que el uso extrarregistral probatorio

invocado por la actora sólo da derecho a impugnar la concesión de marca

posteriormente registrada por un tercero durante el plazo de consolidación

de tres años que señala el invocado artículo 14. Mas aqui prescinde el

recurso de las declaraciones de hechos probados en beneficio de la actora

que se contienen en la sentencia de primera instancia, aceptados por la

recurrida, olvidando como declaró esta Sala (sentencias, entre otras, de 3

de julio de 1992) que, aparte del uso extrarregistral de las

modalidades de propiedad industrial, el derecho al uso exclusivo de una de

ellas por su titular es un efecto esencial de su registración, por la cual

puede proceder contra los que utilizaren una igual o semejante con

posterioridad al registrado. Por lo demás, el supuesto fáctico de que parte

el recurso no es tampoco en este punto coincidente con el tomado como punto

de partida por la Sala de instancia.

UNDECIMO

El motivo duodécimo se basa en la infracción por no

aplicación del artículo 1964 del Código civil, alegando que la acción de

anulabilidad prescribe a los quince años transcurridos desde el registro.

Ciertamente este punto ha sido mencionado en el fundamento de derecho 3º

del escrito de contestación a la demanda, pero también esa cierto que no se

trasladó al suplico como excepción perentoria merecedora de pronunciamiento

expreso sobre ello, ni tampoco se aludió en la demanda reconvencional, ni

fue objeto de debate, ni por tanto resuelta por ninguna de las sentencias

de instancia; por lo que propiamente su alusión en este recurso

extraordinario obliga a considerarla cuestión nueva, o en todo caso, aunque

no fuera asi, requeriría una exposición acerca del comienzo o arranque de

la supuesta prescripción, y de las interrupciones que el plazo prescriptivo

haya tenido, sin duda numerosas, dada la proliferación de litigios

contencioso-administrativos y civiles en materia de propiedad industrial

que sobre las modalidades aquí discutidas han tenido lugar entre los ahora

litigantes y con otras personas o entidades. Por tanto, en modo alguno con

tal falta de exposición de datos por parte del recurso puede estimarse el

motivo examinado.

DUODECIMO

El motivo décimo tercero alega "la infracción por

aplicación (sic) del nº 1 del artículo 124 del E.P.I" en relación con el

150 del mismo Cuerpo legal en relación con parte de la reconvención, cuya

estimación parcial dio lugar a la anulación a la actora de las marcas

1.010.557, 942.073 y la 1.010.556. El motivo dice que esta última es

idéntica a la 840.467 y a la 921.172, a las que es plenamente aplicable -

según el recurso- el artículo 124-1º que se invoca y por ello debían haber

sido también anuladas. El motivo no puede ser estimado por incurrir en el

mismo defecto de varios de los ya examinados: es decir,mezclar cuestiones

de hecho y de derecho, en cuanto que la anulación de las marcas que señala

la recurrente hubiera implicado que, como cuestión de hecho, lo hubiera

apreciado por razón de similitud u otra el Tribunal de instancia, y la

estimación del motivo exigiría, por consiguiente, una nueva indagación

probatoria, que no es factible para este Tribunal de casación, a menos,

como ya se ha indicado, de transformar este recurso extraordinario en una

tercera instancia. Y por análoga consideración ha de ser también

desestimado el 14º motivo, que acusa la infracción por no aplicación del

artículo 124, número 11, del referido Estatuto en relación con el 130 del

mismo. La estimación de este motivo implicaría asimismo nueva apreciación

de las denominaciones a que se refiere y la consideración como "vocablos"

de los prefijos que la parte actora inscribió formando un solo vocablo como

marcas independientes, lo que en nada contradice, por otro lado, al

artículo 130 invocado, respecto del que no se indica, como es necesario, a

qué párrafo de los varios que tiene se refiere el motivo; cuestiones

aquellas de hecho, que en forma inadecuada y por cauce indebido intenta

introducir la recurrente. Y por último, habiendo sido ya tratado el motivo

16º, el motivo 15º, que dice apoyarse, erróneamente, en el nº 6 (que no

existe) del artículo 1692, alega la infracción de los artículos 24 y 9 de

la vigente Constitución. Motivo que ha de ser rechazado, puesto que, como

ya se razonó, las cuestiones planteadas en esta litis, si bien análogas a

las resueltas por las sentencias de esta Sala de 29 de febrero de 1982, 9

de julio de 1987, 29 de febrero de 1988 y 2 de abril de 1990, y la de 12 de

noviembre de 1982, ésta de la Audiencia Territorial de Madrid, no concurre

entre unas y otras la excepción de cosa juzgada, por defecto de los

requisitos que señala el artículo 1252 del Código civil en su párrafo

primero, según se expresó en el anterior fundamento jurídico número siete,

y ello en virtud precisamente de la vigencia no solo de la Constitución,

sino también del resto del ordenamiento jurídico, sin indefensión de

ninguna clase para todos los litigantes que aquí han comparecido.

DECIMOTERCERO

La desestimación de todos los motivos del recurso

da lugar a la imposición de sus costas a la recurrente y ordenar la

devolución del depósito que indebidamente hizo para recurrir, toda vez que

las dos sentencias de instancia no son conformes entre sí de toda

conformidad.

DECIMOCUARTO

Se examina a continuación el recurso interpuesto

por la representación procesal del demandado don Miguel. El

primero de los motivos, con base en el nº 5º del artículo 1692 de la Ley de

Enjuiciamiento civil, alega la infracción por violación del artículo 7º del

Código civil, artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1 de

julio de 1985, y artículos 1249 del citado Código, 31 del Estatuto de

Propiedad Industrial, y disposición transitoria 2ª y artículo 17 de la Ley

de marcas, de 10 de noviembre de 1988. El motivo que se reseña debe ser

desde luego desestimado: a) En primer lugar intenta desvirtuar la

apreciación de la sentencia recurrida, que calificó como conducta de mala

fe la seguida por los demandados en ciertos aspectos de sus relaciones con

la entidad actora y las modalidades de la propiedad industrial que esta

última posee, olvidando en todo ello que como cuestión fáctica incumbe su

apreciación a la Sala sentenciadora y ahora no puede este Tribunal revisar

de nuevo las pruebas para llegar a la conclusión que postula este motivo.

  1. No es confundible aquella mala fe extraprocesal con la que se vierte

sobre el procedimiento, como consecuencia de la interpretación del artículo

11 de la mentada Ley Orgánica, en cuanto es evidente que la buena fe

procesal no ha sido puesta en duda por los Tribunales que han actuado, asi

como tampoco se ha detectado ejercicio abusivo de derecho ni de fraude de

ley o procesal. c) La alegación del artículo 1249 del Código civil como

infringido se hace por conducto equivocado, puesto que según doctrina de

esta Sala (sentencias de 14 de junio de 1983, 28 de marzo, 10 de octubre

del mismo año y otras), es imprescindible que el hecho base esté claro y

probado para que a partir de él pueda obtenerse el hecho consecuencia. De

aquí que para impugnar una presunción se ha de atacar, en principio, la

apreciación o fijación de este hecho y demostrando que el Juez cometió un

error en la apreciación o fijación de ese hecho, y en casación hacerlo por

la vía del nº 4º a través de documentos que obren en autos, lo que no hace

el recurrente Sr. Miguel; aparte todo ello de que la Sala de

instancia no ha utilizado al menos como decisiva la prueba de presunciones,

ni el recurso puede impeler al Tribunal a utilizar dicha prueba cuando,

como en el caso debatido, encontró pruebas directas que utilizó conforme a

sus facultades legales. Por último, no se halla infracción alguna de la

disposición transitoria 2ª ni del artículo 17 de la nueva Ley de Marcas de

1988, respecto de las que no se indica en qué consistió la infracción ni a

qué párrafo de los varios de que se integran afecta la supuesta "infracción

por violación". Decae, por consiguiente, el citado motivo.

DECIMOQUINTO

El motivo segundo del recurso de don Miguelse

apoya en el nº 3º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento civil y

acusa quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción

del artículo 596, número 7, de la Ley de Enjuiciamiento civil en relación

con los artículos 1216 y 1218 del Código civil. El motivo en cuestión

tampoco puede ser estimado, ya que: a) aunque transcribe el número en que

se apoya del artículo 1692 de la Ley Procesal, sin embargo no lo cumple, en

cuanto no aparece de la litis que se haya producido indefensión por las

supuestas infracciones que acusa, y en cuanto el recurrente no se vio nunca

coartado de utilizar todos los medios de defensa y ataque que pone a su

disposición un juicio declarativo de menor cuantía. b) A través de este

motivo es evidente que el recurso pretende una nueva valoración de la

prueba, que esta Sala de casación no puede legalmente hacer por no actuar

en una inexistente nueva instancia: c) En el mismo motivo no solo se

persigue aquella nueva valoración de ciertos medios probatorios, sino que

además se involucra con error de derecho al citar como infringidos

preceptos valorativos de la prueba documental, cuya alegada infracción

exige utilizar otra cauce procesal (el del nº 5º del artículo 1692 de la

Ley de Enjuiciamiento civil). d) Por último, a lo infructuoso del motivo y

de la mezcla de alegaciones diversas que hace ha de añadirse la cita de

documentos contrapuestos a los que favorecen a la otra parte litigante; lo

que no conduce a un resultado probatorio como el que pretende el motivo,

que ha de ser, como ya se indicó, desestimado, por no desvirtuar las

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR A LOS RECURSOS DE

CASACION interpuestos por " Puma A.G. Rudolf Dassler Sport", don Miguely Sociedad "Estudio 2.000 S.A.", contra la sentencia de fecha

veintiocho de abril de mil novecientos noventa, que dictó la Sección 12ª de

la Audiencia Provincial de Madrid, condenando en costas a los respectivos

recurrentes en cuanto a su recurso y con devolución a la representación de

la entidad "Estudio 2.000, S.A." del depósito que constituyó para recurrir;

y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con

devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

ASÍ POR esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN

LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos,

mandamos y firmamos.

ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL JESUS MARINA MARTINEZ-PARDO

JAIME SANTOS BRIZ

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR.

DON JAIME SANTOS BRIZ, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes

autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal

Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma,

certifico.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. , Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

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