STS, 9 de Diciembre de 2004
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2004:7986 |
| Número de Recurso | 7070/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 9 de Diciembre de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a nueve de Diciembre de dos mil cuatro.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 7070/2001 interpuesto por "ALVAFLEX, S.A.", representada por el Procurador D. Ángel Rojas Santos, contra la sentencia dictada con fecha 15 de octubre de 2001 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 383/2000, sobre marca número 2.138.291 "Al Alvaflex"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por Abogado del Estado.
"Alvaflex, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 383/2000 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 30 de noviembre de 1999 que, al confirmar en alzada la de 5 de marzo anterior, denegó el registro de la marca número 2.138.291 "Al Alvaflex" (mixta) para productos de la clase 20.
En su escrito de demanda, de 8 de junio de 2000, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que se anule la resolución recurrida y sea declarada la procedencia de la concesión del expediente de solicitud de marca referido, por no concurrir semejanza incompatibilizadora alguna con los derechos registrales de la marca anterior."
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 22 de junio de 2000, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso".
"Fábricas Lucía Antonio Betere, S.A." contestó a la demanda con fecha 31 de julio de 2000 y suplicó sentencia "que desestime el recurso e imponga el pago de las costas a la parte recurrente". Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba.
Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 5 de septiembre de 2000 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 15 de octubre de 2001, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que con desestimación del recurso interpuesto por el Procurador D. Ángel Rojas Santos en representación de Alvaflex, S.A., debemos declarar y declaramos ajustadas a Derecho las resoluciones recurridas, sin costas".
Con fecha 21 de diciembre de 2001 "Alvaflex, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 7070/2001 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción del "apartado 1 del artículo 12 de la Ley de Marcas".
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción de "la jurisprudencia aplicable para resolver la cuestión objeto de debate".
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de las costas al recurrente.
Por providencia de 5 de octubre de 2004 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 30 de noviembre siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, Magistrado de la Sala.
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 15 de octubre de 2001, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Alvaflex, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud se denegó la inscripción de la marca número 2.138.291 "Alvaflex" para distinguir productos de la clase 20 del Nomenclátor Internacional, en concreto "muebles, especialmente colchones". El nuevo signo se compone de una figura en forma de rombo con las letras "Al" en su interior y de la leyenda "Alvaflex".
A la inscripción de la referida marca número 2.138.291, solicitada por "Alvaflex, S.A.", se había opuesto "Fábricas Lucía Antonio Betere, S.A." en cuanto titular de la marca número 1.951.681/9 "Flex", que ampara productos de la misma clase, en concreto "catres, colchones y almohadas confeccionadas a base de lana, borra y miraguano, crin y similares, colchones mixtos con muelles elásticos, almohadas y colchones de goma, espuma y toda clase de espuma de poliuretano; cunas, divanes; jergones con muelles con armazón de madera y hierro; literas, mesillas, cunas muebles para campo y playa, muebles de todas clases; incluso metálicos, muebles transformables, pupitres, somieres metálicos y tubulares; colchones de aire que no sean para uso médico; colchones y somieres de camas; armaduras (de madera) de camas; artículos para camas (con excepción de la ropa de cama); guarniciones de camas (no metálicas); ruedecillas de camas (no metálicas); somieres de camas; camas de hospitales; camas hidrostáticas que no sean para uso médico; muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases; de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas".
El rechazo de la inscripción de la nueva marca solicitada, tanto en vía administrativa como en la jurisdiccional de instancia, motiva el presente recurso de casación.
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que "en el caso objeto de este recurso, el riesgo de asociación está presente, dado que en el plano comparativo de sus distintivos 'Flex', notoriamente conocida en el sector de los colchones, y 'Alvaflex', que aun viéndole en su conjunto destaca por su notoriedad el vocablo Flex, se da una similitud entre ellos, y de la comparación de sus ámbitos aplicativos, 'colchones' de la clase 20, resulta una identidad, por lo que es de aplicación la prohibición contemplada en el art. 12.1.a) de la Ley de Marcas".
Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido que lo hizo fueron las siguientes:
"En el caso enjuiciado es cierto que entre la marca solicitada y su oponente no existe, en el campo de la fonética, más coincidencia que el vocablo Flex, pero más lo es que en determinados ámbitos de consumo se ha llegado a identificar una marca con el producto en sí mismo amparado. Así es normal aplicar la palabra Rímel (que es una marca) a toda pintura de ojos, e igual sucede con turmix respecto de las batidoras, y climalit respecto a dobles cristales. Igual ocurre con Flex gracias a una muy hábil publicidad en especial en el campo de colchones, almohadas, camas,... De ahí que no sea extraño oír que alguien 'va a comprar un flex' y a lo mejor lo que tiene intención de comprar es un colchón de muelles sin que necesariamente sea esa la marca. De ahí que la inclusión del vocablo Flex en una marca no deba entenderse como casual, sino tendente a llegar fácilmente al consumidor suficientemente mentalizado por la notoriedad de Flex como marca autónoma. Así se ha venido entendiendo por los Tribunales cuando vemos cómo la demandada ha ganado todos los juicios seguidos por el uso de ese vocablo, sin perjuicio de que haya consentido tácitamente algún registro, pero eso es cuestión que sólo afecta a la defensa de sus derechos y motivos tendrá para su pasividad, que no nos incumben.
Lo dicho nos lleva a considerar que la marca pretendida puede generar evidentes riesgos de aprovechamiento, confusión y asociación en el campo aplicativo concreto y ello está vedado en los arts. 12-1-a y 13 de la Ley 32/88, de Marcas."
El primero de los dos motivos de casación, interpuestos ambos al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, denuncia la infracción del artículo 12.1 (inicialmente no especifica cuál de las letras de este apartado, aunque después se refiere a la letra a) de la Ley 32/1988 de Marcas. A juicio de la sociedad recurrente, el tribunal de instancia "ha obviado que el criterio general imperante en el examen de dos marcas enfrentadas es el de que debe realizarse una comparación de conjunto, desde la totalidad de los elementos integrantes de cada una de ellas, sin descomponer su afinidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley, de tal forma que el todo prevalece sobre las partes o factores componentes".
La censura es infundada. La Sala de instancia, tal como ha quedado ya reflejado, no ha prescindido de la valoración de conjunto de la nueva marca, operación de la que ha concluido que sólo existe una "coincidencia" parcial en el orden fonético (el vocablo "Flex") además de la plena identidad entre los productos protegidos (colchones) por uno y otro signo. Lo que ocurre es que, a juicio de dicha Sala, la coincidencia parcial es en este caso de tal relieve que genera el "evidente riesgo" de que el consumidor confunda el origen empresarial de los colchones amparados por la marca aspirante, atribuyéndolos de modo equivocado, y en detrimento de ésta, a la empresa titular de la marca "Flex", notoriamente conocida en el sector y renombrada en España.
Hemos reiterado en no pocas ocasiones que no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que el artículo 12.1 de aquella Ley contempla para legitimar la negativa al registro de una determinada marca.
En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.
Desde esta perspectiva, pues, el primer motivo está abocado al fracaso cuando, contradiciendo las correspondientes afirmaciones de la Sala sentenciadora, insiste en que el nuevo distintivo no tiene similitud, ni existe riesgo de asociación, con la marca precedente.
Añadiremos que el tribunal sentenciador se apoya no sólo en el artículo 12.1.a) sino también en el artículo 13 de la Ley de Marcas (debe entenderse que se refiere a su apartado c) para denegar el registro de la marca solicitada. En la medida en que dicho artículo impide registrar como marcas los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, la Sala, repetimos, convierte su aplicación en el eje de la sentencia según se advierte en la fundamentación jurídica que antes hemos transcrito. Sin embargo, paradójicamente, en el recurso de casación no se censura como incorrecta la aplicación de aquel precepto.
Este defectuoso planteamiento del recurso de casación abocaría a su desestimación incluso en el caso de que la apreciación de semejanzas al amparo del artículo 12 no hubiese sido hecha de modo correcto por el tribunal de instancia, pues siempre quedaría incólume su pronunciamiento final al amparo del artículo 13, cuya aplicación no se combate.
La sociedad recurrente pretende, por lo demás, desvirtuar el argumento relativo a la existencia de aprovechamiento indebido del prestigio de la marca Flex afirmando que la "supuesta notoriedad" de ésta facilitaría que pudiera convivir sin riesgo de colisión con la marca aspirante, "teniendo el usuario claras referencias para elegir libremente los productos de su interés". Con esta alegación parece referirse a una determinada línea jurisprudencial sobre las marcas notorias que, si pudo tener sentido en cuanto interpretación del antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial, no lo tiene ya como pauta interpretativa de la nueva Ley de Marcas. A tenor de aquella doctrina jurisprudencial, la notoriedad de una marca precedente "puede contribuir a evitar la confusión" generada por la marca aspirante similar, constituyéndose en un "acusado elemento diferenciador" de ambas.
El error del recurrente consiste en aplicar tal doctrina miméticamente al nuevo régimen normativo sin tener en cuenta las rectificaciones o modulaciones que éste introduce y que han de tener su correlato o incidencia respecto de la jurisprudencia precedente dictada sobre las normas del Estatuto de la Propiedad Industrial.
La Ley 32/1988, aunque no llegó a potenciar la protección de las marcas "notoriamente conocidas por los sectores interesados» en el sentido que, más tarde, haría la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, sí accedió a protegerlas en un determinado sentido (artículo 3) y, a la vez, reforzó la protección de las marcas renombradas o que gozan de reputación (artículo 13, letra c) impidiendo su aprovechamiento indebido, incluso por encima del principio de especialidad. En su virtud, como ya hemos indicado, el registro previo de una marca renombrada impide registrar signos idénticos o semejantes también para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca de prestigio cuando se considere que ello puede implicar un aprovechamiento indebido de la reputación de que legítima (y acreditadamente) goce dicha marca prioritaria.
Vigente, pues, la Ley 32/1988, los preceptos de ésta no se compadecen ya con la doctrina jurisprudencial de la que se hace eco la recurrente, que debe reputarse superada por la nueva norma legal, de modo que el renombre de una marca no puede considerarse sin más como factor de atenuación a la hora de efectuar los juicios comparativos entre los signos en conflicto.
El segundo motivo de casación denuncia la infracción de jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate, acumulando citas parciales de nueve sentencias de esta Sala recaídas en materia de marcas.
El motivo roza la inadmisibilidad en la medida en que la invocación de sentencias se hace no sólo sin ponerlas en conexión con el caso de autos sino, además, de modo fragmentario, omitiendo en algunos casos los pasajes de ellas que resultan contrarios a la tesis actora. Así por ejemplo, en la primera de las citadas (de 10 de mayo de 2000, recurso de casación número 347/1993) la transcripción se limita exclusivamente a la parte de uno de sus fundamentos jurídicos en el que afirmábamos que "en el caso presente, la sentencia de instancia, apreciando en conciencia la prueba practicada en autos, llega a la conclusión de que las denominaciones enfrentadas no incurren en la semejanza fonética a que se refiere el Art. 124-1 del Estatuto, y que por tanto no existe el riesgo de confusión entre sus productos [...] ".
La mera cita de este pasaje obviamente no impide que casos diferentes obtengan resultados distintos. Pero es que la recurrente acaba la cita omitiendo lo que a continuación de ella dijimos, esto es, que la conclusión del tribunal de instancia no puede ser alterada "en vía casacional [...] por tratarse de hechos deducidos de la prueba, y ello por unas alegaciones puramente subjetivas del recurrente que se limitan a la cita genérica de alguna sentencia de esta Sala dictada en un supuesto diferente al de la presente, lo cual impide apreciar la invocación de la infracción de la jurisprudencia de la Sala alegada por el recurrente, lo que determina la desestimación del motivo de casación que examinamos [...]".
Añadíamos en esa misma sentencia que la invocación de antecedentes tiene escaso valor en este ámbito, "[...] puesto que existe una variadísima jurisprudencia sobre el tema, y no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo".
Precisamente por aplicación de este criterio el segundo motivo de casación ha de ser rechazado. Pues, tras haber confirmado que el tribunal de instancia podía legítimamente apreciar las semejanzas de los signos en los términos en que lo hizo, el hecho de que sentencias recaídas en litigios sobre otras marcas distintas hayan decidido en un sentido o en otro ningún efecto puede tener sobre el caso de autos.
Procede, pues, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 7070/2001, interpuesto por "Alvaflex, S.A." contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 15 de octubre de 2001, recaída en el recurso número 383 de 2000. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
