STS, 29 de Septiembre de 2003
| Ponente | D. Francisco Trujillo Mamely |
| ECLI | ES:TS:2003:5800 |
| Número de Recurso | 2584/1998 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 29 de Septiembre de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintinueve de Septiembre de dos mil tres.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación seguido bajo el número 2584 de 1998 interpuesto por la entidad THE STANLEY WORKS, representada procesalmente por la Procuradora Doña ALMUDENA GONZALEZ GARCIA, contra la sentencia dictada el día 23 de octubre de 1997 por la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 3ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 1981 de 1994, que declaró conformes a derecho las Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 10 de mayo de 1994 y 5 de marzo de 1993, denegatorias de la solicitud de registro de la marca número 1.540.821, "MAC", de la clase 9 del Nomenclátor oficial.-
En este recurso es también parte recurrida LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, con la representación procesal que le es propia.-
Con fecha 23 de octubre de 1997, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 3ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Que debemos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por " THE STANLEY WORKS ", representada por el Procurador de los Tribunales D. Rafael Rodríguez Montaut, asistido de Letrado, contra las resoluciones administrativas a que estas actuaciones se contraen, declarando que las mismas son conformes a Derecho, por lo que deben ser expresamente confirmadas, sin expresa imposición de las costas procesales a ninguna de las partes ".-
Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la entidad THE STANLEY WORKS, a través de su Procuradora Sra. GONZALEZ GARCIA, quien en su escrito de formalización del recurso, tras alegar los motivos de casación que estimó conducentes a su pretensión, terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia por la que, estimándolo, se casara y anulara la recurrida y se declarase la revocación de la denegación de la solicitud de registro de la marca nº 1.540.821 " MAC ".-
La parte recurrida, LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, a través del Sr. ABOGADO DEL ESTADO, en el escrito correspondiente formuló su oposición a los motivos de casación y terminó suplicando a la Sala que en su día se dictase sentencia desestimatoria del mismo, confirmando íntegramente la recurrida, con expresa imposición de las costas a la recurrente.-
Mediante providencia de fecha 17 de junio de 2003, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 18 de septiembre siguiente, momento en el que han tenido lugar dichos actos procesales.-
Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la hoy recurrente en casación contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 10 de Mayo de 1.995, desestimatoria del recurso ordinario deducido contra la de 5 de Marzo de 1.993 que había denegado la solicitud de registro de la marca " MAC ", denominativa, número 1.540.821, de la Clase 9ª del Nomenclátor Internacional, para proteger " flashes, útiles de medir, reglas, micrómetros, compases de espesores, calibradores, instrumentos de inspección y magnéticos, cables eléctricos de extensión, cargadores de baterías, equipos electrónicos de comprobación para acondicionamientos de aire, aparatos accesorios para soldar ", por la semejanza fonética y aplicativa de la misma con la opuesta de oficio número 1.119.102 , mixta " MAC. S.A. ", que podría producir confusión en el mercado con el consiguiente perjuicio para el público consumidor que se vería afectado por esa falta de transparencia a la hora de realizar su elección.
La sentencia de instancia que, como hemos dicho, desestimó el recurso contencioso administrativo, expuso para ello las siguientes consideraciones:
[...] " La cuestión sometida a la consideración de esta Sala, reside en determinar si entre la marca a la que se deniega el registro " MAC " y la preexistente " MAC gráfico ", existe la incompatibilidad prohibida por el artículo 12.1 ya citado de la Ley de Marcas, y para resolver la cuestión deben tomarse en consideración dos factores, a tenor de lo expuesto en el precepto citado. De una parte, la posible identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre las marcas opuestas y, de otra,, si los productos que amparan los signos enfrentados son de similar naturaleza, coinciden en su comercialización o sirven para finalidades complementarias o relacionadas, ya que el riesgo para el consumidor aumenta progresivamente cuanto menos diferencias existen entre los productos distinguidos por cada marca ".
[...] " Examinadas las marcas enfrentadas, y aplicando al caso que se nos presenta la doctrina jurisprudencial expuesta, se observa que la marca solicitada " MAC " es idéntica a la marca oponente " MAC " gráfico, puesto que el elemento más característico en ambos signos es la denominación " MAC ", de plena coincidencia fonética, sin que se pueda admitir el reiterado argumento de la actora cuando afirma que la marca opuesta es " MAC, Máquinas Automáticas Computerizadas, S.A.", porque como se acredita con la certificación de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 4 de Abril de 1.995, que se acompaña a la demanda, la denominación de la marca 1.119.102 es MAC ( gráfica), con destacada grafía de tal denominación en el diseño, en el que - efectivamente - aparece la Empresa titular " Máquinas Automáticas Computerizadas, S.A." en vocablos de mucha menor significación, lo que no supone distinción suficiente para la igualdad fonética de ambas marcas. Siendo evidente que las dos son de la clase 9 del nomenclátor oficial por lo que existe identidad en la esfera aplicativa, siendo imposible su convivencia pacífica en el mercado sin riesgo de producir confusión en el consumidor, dada la identidad de ambas marcas ".
Disconforme con la sentencia de instancia se interpone este recurso de casación, articulado en un único motivo, al amparo del ordinal 4º del artículo 95.1 de la Ley Jurisdiccional de 1.956, en la redacción que le dio la Ley 10/1.992, de 30 de Abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, por entender que la sentencia infringe manifiestamente el artículo 12.1.a), de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas, al haber considerado incompatible la marca por ella solicitada con la marca registrada al nº 1.119.102, gráfica, "M.A.C., S.A. MAQUINAS AUTOMATICAS COMPUTERIZADAS, S.A.", para distinguir productos claramente diferenciados de los que pretendía distinguir con la por ella solicitada con su marca " MAC ", resumiendo que entre los signos concurre la suficiente diferenciación, tanto denominativa como fonética y visual, para poder convivir sin riesgo de que se produzca error o confusión en el mercado entre los consumidores, a lo que hay que unir la circunstancia de la disparidad existente entre los productos distinguidos por estas marcas, gran parte de los que van dirigidos a una clientela técnica o cualificada, por lo que no concurren en los signos enfrentados los presupuestos de hecho necesarios para que pueda hacerse aplicación de la prohibición del citado artículo 12.1.a), de la Ley de Marcas.
El artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas dispone que " no podrán registrarse como marcas los signos o medios: a) Que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior ". Coincide, por tanto, con el antiguo artículo 124.1º del Estatuto, en lo que se refiere a la prohibición de acceso al Registro de marcas semejantes fonética o gráficamente, e introduce dos elementos que constituyen una innovación: añade a aquellas la semejanza conceptual, y se refiere concretamente a marcas que designen productos o servicios idénticos o similares, lo que antes constituía, según la propia jurisprudencia, un elemento adicional a tener en cuenta para acentuar o disminuir el peligro de confusión en el mercado y que hoy se constituye en uno de los dos requisitos cumulativos que han de concurrir para que la prohibición general del precepto citado concurra, de suerte que aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes y que, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud entre los signos.
La sentencia de instancia ha afirmado, - como hemos dejado trascrito -, una vez hecha la comparación de conjunto, la imposibilidad de convivencia entre ambas marcas, la aspirante y la oponente, resaltando que de los signos el elemento más significativo es el fonético, rechazando el argumento de que el signo lo constituye no sólo la denominación MAC sino el gráfico que lo acompaña, por lo que existe plena coincidencia fonética y, además, que entre las marcas enfrentadas, pertenecientes ambas a la Clase 9 del Nomenclátor existe identidad en la esfera aplicativa y aunque sea cierto, como se sostiene en el escrito de recurso de casación, que la inclusión en una misma Clase del Nomenclátor internacional no es, de suyo, un elemento de similitud entre productos o servicios, dada la amplitud clasificatoria de los respectivos epígrafes, tampoco pueda desdeñarse, como de forma reiterada esta propia Sala tiene establecido en relación con tal argumento tantas veces como se ha reproducido en términos similares, su toma en consideración como factor eventualmente apreciable.
A partir de ahí, como hemos repetido en sentencias anteriores, fundamentalmente desde la de 31 de Octubre de 2000, hasta la más reciente de 21 de Julio pasado, en sede de un recurso extraordinario como lo es este de casación no han de olvidarse algunas de las afirmaciones de este Tribunal que, por su reiteración, constituyen también jurisprudencia al respecto. Así: a), que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tienen un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad; b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida; c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los Tribunales de Instancia apreciar a los efectos de aplicar el artículo 12.1º.a), de la Ley de Marcas, - como antes el artículo 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial -, y, d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.
Estas consideraciones, plenamente aplicables al caso de autos conducen derechamente a la desestimación del motivo articulado, pues al final y, en todo caso, lo que aflora en el mismo no es sino el intento de sustitución de los hechos establecidos en la sentencia de instancia, ofreciendo la parte diversas y variadas razones para sostener su lícita opinión de que es posible la convivencia entre las marcas, que pueden convivir en el mercado sin riesgo de que se produzca error o confusión, lo que niega la sentencia de instancia, cuyas conclusiones no cabe reputar ilógicas o arbitrarias, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, entre ellos los ya citados de atención a las circunstancias singulares del caso concreto y al nivel cultural medio del público consumidor, al que también va dirigida la protección, en cuanto que precisamente ese rigor comparativo entre las marcas en liza debe extremarse aún más si cabe, cuando se trata de productos parte de los cuales se expenden a una clientela técnica y especializada.
Por ello, llegando a la conclusión la sentencia de instancia de la incompatibilidad entre las marcas enfrentadas, incompatibilidad de la que hay que derivar que no es posible la convivencia en el mercado sin riesgo de confusión, no puede decirse que se haga una interpretación incorrecta del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas ni de la jurisprudencia que la interpreta.
Procede por todo ello la desestimación del recurso de casación interpuesto, lo que comporta la imposición de las costas del recurso al recurrente, conforme a lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
Declaramos no haber lugar y, por tanto, desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de THE STANLEY WORKS, contra la sentencia dictada con fecha 23 de Octubre de 1.997, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo número 1.981 de 1.994; con expresa imposición de las costas de este recurso de casación a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.
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