STS, 24 de Mayo de 2007

"Sofarama, S.L." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el recurso contencioso-administrativo número 409/2000 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de noviembre de 1999 que, al estimar sendos recursos interpuestos tanto por ella misma como por D. Pedro y D. Alvaro, anuló la resolución anterior de 5 de marzo anterior pero mantuvo la denegación de la marca número 2.148.908/4, "Sofarama".

En su escrito de demanda, de 17 de octubre de 2001, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que se revoque la resolución de referencia JCT/GS núm. 04449/99, de fecha 5 de noviembre de 1999, en la que se estimaba el recurso interpuesto por mi representada Sofarama, S.L., pero manteniendo la denegación del registro de marca núm.

2.148.908 'Sofarama', para distinguir productos encuadrados en la Clase 20ª del Nomenclátor Internacional; para en consecuencia dictar una nueva resolución por la que revocando la anterior se acuerde la concesión de registro de la marca núm. 2.148.908 'Sofarama' para distinguir productos encuadrados en la clase 20ª del Nomenclátor Internacional".

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 4 de diciembre de 2001, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "por la que se declare la conformidad a Derecho de la resolución impugnada absolviendo a la Administración del presente recurso".

Por escrito de 2 de septiembre de 2002 se personó como codemandado D. Alvaro .

No habiéndose recibido el pleito a prueba, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó sentencia con fecha 2 de mayo de 2003, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Sofarama, S.L., representado por el Procurador D. Daniel Campos Canet y defendido por el Letrado D. Juan José Carreño Moreno, contra la resolución adoptada el día cinco de noviembre de 1999 por el Sr. Jefe de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (Ministerio de Industria y Energía) que acordó estimar el recurso interpuesto contra una decisión anterior de cinco de marzo de 1999 y establecer la falta de compatibilidad de la marca solicitada el diez de marzo de 1998 por la entidad actora Sofarama y Diseño, clase 20 del Nomenclátor Internacional por ser incompatible con la marca 2.110.220. No procede efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en este litigio".

Con fecha 30 de septiembre de 2004 interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 7846/2004 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, por "quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia por incongruencia omisiva de alegaciones y circunstancias fundamentales de la demanda, de acuerdo con el art. 208 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de fecha 17 de enero de 2000 ".

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por "infracción de las normas del ordenamiento jurídico (art. 12.1, 77 y 78 de la vigente Ley de Marcas, Ley 32/1988, de 10 de noviembre. Art. 8º Convenio de París) y la jurisprudencia aplicable".

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.

D. Alvaro se opuso igualmente al recurso y suplicó la confirmación íntegra de la sentencia recurrida con expresa imposición al recurrente de las costas del recurso.

Con fecha 17 de noviembre de 2005 se dictó auto de admisión del presente recurso.

Por providencia de 12 de febrero de 2007 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 16 de mayo siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana con fecha 2 de mayo de 2003, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Sofarama, S.L." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud se denegó la inscripción de la marca número 2.148.908 (4), "Sofarama", con un gráfico, para distinguir productos de la clase 20 del Nomenclátor Internacional, en concreto "muebles tapizados, sofás, sillones y tresillos".

A la inscripción de la marca número 2.148.908 (4), "Sofarama y Diseño", solicitada por "Sofarama, S.L.", se habían opuesto D. Pedro y D. Alvaro en cuanto titulares de la marca número 2.110.220/1, "Sofarama", que ampara productos de la misma clase, en concreto "muebles tapizados, sillones, sillas y sofás".

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado al resolver de alzada entablado por los señores Pedro y Alvaro que existe "entre los distintivos enfrentados, 'Sofarama' y 'Sofarama', una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos".

Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron las siguientes:

"El escrito de demanda pivota sobre estos datos alegatorios a los efectos de propugnar la concesión del registro de la marca n° 2.148.908 'Sofarama' en la Clase 20ª del Nomenclator Internacional:

a.- la denominación mercantil bajo la que actúa la entidad actora coincide con el nombre de la marca que ha impedido el acceso al registro de la propiedad;

b.- esta circunstancia jurídica debió ser tomada en consideración por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas, haciendo uso y concediendo valor a las disposiciones ordinamentales establecidas en el art. 8° Convenio Unión de París y 77 y 78 Ley de Marcas: 'El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión...'; - 'El registro del nombre comercial en el registro de la Propiedad Industrial es potestativo y confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico en los términos previstos en la presente Ley'; "El nombre comercial será protegido en las condiciones establecidas en el artículo 8 del Acta vigente en España del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial";

c.- con esta misma perspectiva, afirma que el órgano administrativo del que procede la decisión pública cuya conformidad jurídica cuestiona en el proceso 409/2000 debió valorar el hecho de que en el año 1993 se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Valencia la denominación social 'Soforama SL.' con una anterioridad temporal de cuatro años frente a la marca 2.110.220;

d.- por último, alega que el tribunal debe tomar en consideración la circunstancia de que se sigue en los Juzgados de Primera Instancia de Madrid una demanda presentada por Sofarama SL. sobre declaración de derechos de propiedad industrial, nulidad de la marca 2.110.220 y competencia desleal.

La Administración del Estado opone, por su parte, que: -entre las marcas enfrentadas existe una identidad de vocablo, por lo que el riesgo de confusión en el mercado es evidente; - irrelevancia de la inscripción de la marca en cuestión para proteger productos distintos de aquéllos a los que se atiene la Clase 20ª; -'... El hecho de que sea nombre social la marca, tampoco supone un derecho de la actora a inscribir la marca en todas las clases del nomenclator, pues una cosa es la legislación mercantil y otra la de marcas, que tienen su distinto ámbito aplicativo'.

[...] Ratifica el tribunal la decisión que ha adoptado la Oficina Española, de Patentes y Marcas en función de los siguientes presupuestos argumentales:

1. - el hecho de que la entidad actora tenga inscrita a su favor la denominación social 'Sofarama SL.' en el Registro Mercantil de Valencia desde el año 1993 no constituye razón jurídica bastante que impida el análisis comparativo desarrollado por la Oficina Española de Patentes y Marcas entre la marca 2.148.908 (solicitada el 10.3.1998 por esa empresa dentro del ámbito de la Clase 20ª del Nomenclator Internacional a los efectos de distinguir 'Muebles tapizados, sofás, sillones y tresillos') y la marca 2.110.220.

2. - La titularidad de esa razón social es insuficiente para conceder un derecho de preferencia a Sofarama SL. sobre cualesquiera de las diversas Clases previstas en el Registro de la Propiedad Industrial, y sin que los presupuestos ordinamentales a los que se hace referencia en el escrito de formalización de su solicitud invalidatoria y de reconocimiento de una situación individualizada permitan obtener una conclusión disímil a aquélla establecida el 5.11.1999 por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y, así, analizado el tenor normativo de esos preceptos -que se reiteran, de forma literal, en el Hecho Sexto del escrito de demandade ellos no deriva que el registro de un nombre comercial conceda derecho de preferencia alguno desde el parámetro en que se sitúa la controversia 409/2000.

3. - Lo cierto es -y de ello tampoco el escrito de demanda ofrece duda razonable- que entre la marca opuesta y aquélla que pretende acceder al registro existe una plena incompatibilidad fonética (SofaramaSofarama) y sin que ese escrito contenga afirmación alguna que desvirtúe la declaración administrativa según la que existe '... una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos'."

El recurso de casación consta de dos motivos. En el primero de ellos, deducido al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, se acusa a la Sala de instancia de quebrantar las formas esenciales del juicio por infringir las normas reguladoras de la sentencia. En concreto, se le imputa haber incurrido en incongruencia omisiva al no pronunciarse sobre determinadas "alegaciones y circunstancias fundamentales de la demanda".

1. En primer lugar, afirma la recurrente que la sentencia "si bien no cuestiona y tiene en cuenta a lo largo de toda su fundamentación la existencia de un registro anterior -de 1993- de la razón social [...] 'Sofarama, S.L.', no entra a estudiar la directa e indiscutible relación existente entre la razón social de mis mandantes y la Marca objeto de litigio, la nº 2.148.908 [...]".

   La censura es infundada pues el tribunal sí ha valorado dicha circunstancia, rechazando de modo expreso que la denominación mercantil preexistente de la sociedad limitada pueda ser invocada eficazmente en relación con la negativa a inscribir la nueva marca objeto de litigio.

2. Aduce en segundo lugar que la Sala de instancia ha eludido apreciar "la concurrencia de una total identidad objetiva entre las actividades que constituye la razón social de mi mandante (fabricación y comercialización de sofás y todo tipo de muebles tapizados) y los productos para los que se solicita el registro de la Marca núm. 2.148.908".

   La objeción debe ser igualmente rechazada. El tribunal sentenciador descarta que "la titularidad de esa razón social" pueda "conceder un derecho de preferencia a Sofarama SL. sobre cualesquiera de las diversas clases previstas en el Registro de la Propiedad Industrial", con lo que claramente niega que la "identidad objetiva" invocada por la recurrente pueda ser determinante de la procedencia de inscribir el nuevo signo, cualesquiera que sean los productos que con él se traten de proteger. C) Afirma la recurrente, en último lugar, que no se pronunció el tribunal de instancia sobre la "pendencia ante la Sección 12 de la Audiencia Provincial de Madrid del recurso de apelación nº 357/03, dimanante del Juicio de Menor Cuantía nº 51/2001, seguido ante los Juzgados de Primera Instancia nº 17 de Madrid a instancia de la mercantil 'Sofarama, S.L.' contra D. Pedro y D. Alvaro, sobre declaración de Derechos de Propiedad Industrial, Nulidad de la Marca 2.110.220 y competencia desleal".

   Es cierto que la Sala de instancia omitió pronunciarse explícitamente en la sentencia sobre la apelación pendiente pero, por un lado, mal podía hacerlo cuando la recurrente no le había informado de que existiera una sentencia de instancia contra la que hubiese apelado. Por otro lado, tal omisión no podría determinar en ningún caso el acogimiento de este primer motivo habida cuenta de que la Sala territorial ya había rechazado durante el curso del proceso la solicitud de suspensión basada en la coexistencia del pleito civil.

   En efecto, cuando "Sofarama, S.L." formuló su demanda en el presente litigio aún no había recaído sentencia de primera instancia en los autos civiles número 51/2001 por lo que se limitó a pedir en dicho escrito, mediante otrosí, la suspensión del recurso contencioso-administrativo. La petición fue desestimada de modo expreso por la Sala de instancia en su providencia de cinco de noviembre de 2001, contra la que no interpuso recurso la parte actora. Dicha parte tampoco instó en las fases ulteriores del proceso contenciosoadministrativo actuación alguna al respecto ni informó a la Sala de las vicisitudes ulteriores de su demanda civil, cuya sentencia de primera instancia había sido dictada (según se deduce de lo que a continuación diremos) antes de que los autos del recurso contencioso-administrativo quedasen conclusos.

   Por lo demás, en el escrito por el que formula su oposición al recurso de casación la parte correcurrida (Don Alvaro ) ha transcrito el fallo desestimatorio contenido en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 30 de diciembre de 2004, que rechaza el "recurso de apelación interpuesto por Sofarama, S.A. en su representación procesal, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Madrid en fecha 05.02.2003, en autos de menor cuantía nº 51/01 de los que dimana el presente rollo". La sociedad hoy recurrente no ha hecho alegación ulterior alguna respecto de la doble desestimación de la demanda civil por ella entablada, tanto en la instancia como en apelación.

En su segundo motivo de casación, ya al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, denuncia la recurrente la infracción de los artículos 12.1, 77 y 78 de la vigente Ley de Marcas, Ley 32/1988, de 10 de noviembre, así como del artículo 8 del Convenio de París. Considera igualmente infringida "la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate (en concreto, respecto de la identidad en el término característico, de la identidad existente entre los servicios designados, identidad aplicativa y riesgo de confusión)".

El desarrollo argumental de este segundo motivo es mínimo. Se limita a la transcripción de los preceptos legales, a reiterar las "argumentaciones ya expuestas" en el motivo precedente y a transcribir, de nuevo, sentencias de este Tribunal Supremo referidas a la comparación de ciertas marcas que no presentan parecido alguno con las de autos y que resultan, por ello, irrelevantes para la decisión del litigio.

La sociedad recurrente no llega a combatir de modo apropiado la apreciación clave de la sentencia, esto es, la existencia de la doble identidad (denominativa y aplicativa) entre la marca propuesta y la ya registrada. Difícilmente podría hacerlo ya que no es posible acceder a la inscripción de una nueva marca "Sofarama" (aunque incorpore un gráfico) para distinguir "muebles tapizados, sofás, sillones y tresillos" cuanto ya existe registrada otra prioritaria (la número 2.110.220/1) con la misma denominación "Sofarama" que ampara los mismos productos, esto es "muebles tapizados, sillones, sillas y sofás". Pocos casos más claros de aplicación del artículo 12.1.a) de la Ley de marcas podrán darse.

El problema que en realidad se plantea es otro y atañe a la incidencia que en el debate pudiera tener la preexistencia de la denominación mercantil de la sociedad limitada ("Sofarama, S.L."). Según la sentencia de instancia, aquella sociedad se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Valencia con la denominación social "Sofarama, S.L." desde 1993, esto es, antes de que se inscribiese la marca número 2.110.220, pero de tal circunstancia no se "deriva derecho de preferencia alguno" para conseguir el registro de la nueva marca aspirante.

La recurrente había invocado en la demanda la protección de su nombre comercial al amparo tanto del artículo 8 del Convenio General de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial como del artículo 77 de la Ley de Marcas, a cuyo tenor el nombre comercial será protegido en las condiciones establecidas en el artículo 8 citado, siempre que su titular demuestre que lo ha usado en España. La Sala de instancia al resolver dicho problema se pronuncia en la misma línea que este Tribunal lo ha hecho en la sentencia de 14 de junio de 2006 (recurso de casación 8634/2003 ). Enfrentados con un recurso en el que también se aducía la infracción del artículo 8 del Convenio de la Unión de París, en relación con los artículos 10.3 y 77 de la Ley de Marcas, en tanto que de ellos se deriva la protección de los nombres comerciales no registrados (conforme a lo establecido en el artículo 78 de la citada Ley de Marcas, el registro de los nombres comerciales es potestativo), dijimos en aquella sentencia lo siguiente:

"El motivo debe ser desestimado. La falta de fundamento del motivo se constata de forma clara desde el momento en que no nos encontramos ante ningún problema relativo a la protección del nombre comercial no registrado [...] que la actora ha venido usando durante largos años, sino frente a su pretensión de inscripción de marcas con esa denominación. Y es evidente que del uso previo de un nombre comercial no registrado no se deriva ninguna limitación a la capacidad obstativa de marcas registradas prioritarias frente a la inscripción de las marcas pretendidas. El nombre no registrado usado por la actora podrá disfrutar de la protección legal que corresponda, pero en ningún caso dicha protección comprende el derecho a inscribir marcas coincidentes con su denominación con independencia y por encima del derecho de prioridad de otras marcas previamente inscritas."

El mismo argumento es aplicable en el caso de autos habida cuenta de que la marca "Sofarama", número 2.110.220, goza de plena validez y, según los antecedentes que ya han sido expuestos, la acción de nulidad entablada contra ella por "Sofarama, S.L." no ha prosperado. Si el titular del nombre comercial ha ejercitado una acción para que se declare la nulidad de la marca "Sofarama" (registrada con posterioridad a la inscripción de aquella sociedad limitada en el Registro Mercantil) y la acción ha sido rechazada, debe mantenerse la "eficacia defensiva" del signo inscrito frente al aspirante que, siendo idéntico en su denominación y en los productos protegidos, pretende convivir con él en el mercado.

Procede, pues, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español