STS, 25 de Febrero de 2004
| Ponente | D. FERNANDO CID FONTAN |
| ECLI | ES:TS:2004:1246 |
| Número de Recurso | 1877/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 25 de Febrero de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticinco de Febrero de dos mil cuatro.
En el recurso de casación nº 1877/2000, interpuesto por la Procuradora Dª. Mª. Teresa Rodríguez Pechin, con la asistencia de Letrado, en nombre y representación de MAX MARA FASHION GROUP S.R.L., contra la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 792/1997 con fecha 19 de enero de 2000, sobre inscripción de la marca nº 1.964.703 "PRISMA", clase 25; habiendo comparecido como parte recurrida la Administración General del Estado, representada y dirigida por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo nº 792/97, la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 19 de enero de 2000, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "FALLAMOS: Que DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo nº 792/97, interpuesto por la Procuradora Mª. Teresa Rodríguez Pechín, en nombre y representación de MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.,, contra la resolución de fecha 12 de marzo de 1.997, de la OEPM que desestimó el recurso ordinario contra la resolución anterior de la misma Oficina de fecha 5 de julio de 1996 que no concedió la marca nacional núm. 1.964.703 "PRISMA", para productos de la clase 25. Sin costas". Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de MAX MARA FASHION GROUP S.R.L. se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 16 de febrero de 2000, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 29 de marzo de 2000, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando la sentencia recurrida, revocando las resoluciones objeto del recurso, decretando por ello la inscripción de la marca nº 1.964.703 "PRISMA", clase 25.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sección Primera de esta Sala de fecha 15 de abril de 2002, en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la Administración del Estado), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al recurso, lo que hizo en escrito presentado en fecha 21 de mayo de 2002, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y se impongan las costas al recurrente.
Por providencia de fecha 9 de diciembre de 2003, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 18 de febrero de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto.
En el presente recurso el recurrente articula un único motivo de casación al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, y la jurisprudencia de la Sala relativa al mismo.
En el único motivo de casación articulado y admitido se denuncia infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre. De su examen se desprende el propósito de sustituir el criterio de la Sala de instancia, por el criterio propio del recurrente, discutiendo la apreciación hecha por la Sala de instancia deducida de la prueba, que afirma que la marca aspirante nº 1.964.703 "PRISMA", para productos de la clase 25ª, "artículos de vestir, botas, zapatos, sandalias, zapatillas, sombrerería y gorros", y la oponente nº 1.226.965, "PRISMA, PRISMA, PRISMA", opuesta de oficio por el Registro, clase 25ª, presentan semejanza fonética y semejanza de productos por relación de áreas comerciales, estando incursa en la prohibición del artículo 12.1 a) de la Ley 32/88, y en tal sentido confirma los acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 5 de julio de 1996 y 12 de marzo de 1997, que denegaron la inscripción solicitada. La sentencia recurrida llega a la conclusión deducida de la prueba practicada en autos, que ambas marcas y sus productos son incompatibles y que existe riesgo de confusión entre ellas y entre sus productos porque ambas marcas son cuasi idénticas en sus denominaciones "PRISMA" la aspirante y "PRISMA, PRISMA, PRISMA", la oponente, pues tienen la identidad del término "PRISMA", y aunque la oponente lo repite tres veces, ello no la hace perder la identidad fonética del primero, lo que unido a que ambas pertenecen a la misma clase del Nomenclátor, clase 25, y que entre sus productos existe relación de áreas comerciales, no contradicho por el recurrente, todo ello les hace incurrir en la prohibición contenida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988. Conclusión que comparte esta Sala, que rechaza la tesis del recurrente que pretende fijar la diferencia en el hecho de que la oponente se componga de la repetición por tres veces del mismo término, que produce evidentemente la semejanza fonética "PRISMA" entre ambas, a lo que hay que añadir la relación de áreas comerciales entre los productos que ambas protegen, lo que les hace totalmente confundibles, y con ello se incurre en la prohibición contenida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, pues no cabe ahora en vía casacional alterar por tratarse de hechos deducidos de la prueba, y ello por unas alegaciones puramente subjetivas del recurrente que se limita a la cita genérica de alguna sentencia de esta Sala dictada en un supuesto diferente al de la presente, y todas ellas anteriores a la vigente Ley de Marcas, que sería preciso matizar, lo cual impide apreciar la invocación de la infracción de la jurisprudencia de la Sala citada por el recurrente, pues el artículo 12.1 a) de la Ley 32/88, introduce una importante modificación con respecto al Art. 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial, dado que la nueva Ley añade al elemento de semejanza denominativa o conceptual añade con idéntico valor diferenciativo el elemento de la similitud de los productos, pero siempre condicionado a la suma de ambos elementos al resultado final de que sean susceptibles de producir error o confusión en el mercado, es decir, que requiere la semejanza fonética o gráfica unida a la semejanza de productos de manera que ambos induzcan a error o confusión en el consumidor, con lo cual, no ofrece la menor duda que acierta plenamente la sentencia recurrida al afirmar que existe la incompatibilidad de dicho artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988. Procede la desestimación del único motivo de casación examinado, dado que la sentencia recurrida es plenamente conforme al Art. 1 y 12.1 a) de la Ley 32/1988, y no existe la infracción del ordenamiento jurídico de que se le acusa. La conclusión a que llega la sentencia de instancia no puede ser alterada por el hecho de que el recurrente durante la tramitación del recurso de casación tratara de aportar un documento posterior a la sentencia en que indica que con fecha 5 de julio de 2000, ha sido declarada caducada por falta de uso la marca nº 1.964.703 "PRISMA, PRISMA, PRISMA", clase 25, pues dicho documento no ha sido debidamente adverado y además, no es admisible en vía casacional dado que el recurso de casación es un recurso extraordinario por motivos tasados que sólo permite la crítica y revisión de la sentencia recurrida teniendo en cuenta los mismos elementos de prueba que la Sala de instancia tuvo al resolver, y nunca por pruebas posteriores que la Sala de instancia no pudo tener en cuenta, ello sin perjuicio de que el hoy recurrente, pueda solicitar de nuevo la marca aspirante de acuerdo con las condiciones actuales del Registro de Marcas.
Al rechazar el único motivo de casación alegado, procede declarar no haber lugar al presente recurso de casación, y hacer expreso pronunciamiento sobre las costas del mismo al recurrente conforme dispone el Art. 102.3 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, desestimamos el presente recurso de casación nº 1877/2000, interpuesto por la Procuradora Dª. Mª Teresa Rodríguez Pechín, en nombre y representación de MAX MARA FASHION GROUP S.R.L., contra la sentencia de fecha 19 de enero de 2000, dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 792/1997, con expresa condena en costas al recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
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