STS, 11 de Octubre de 2002
| Ponente | Manuel Campos Sánchez-Bordona |
| ECLI | ES:TS:2002:6679 |
| Número de Recurso | 8499/1996 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - 01 |
| Fecha de Resolución | 11 de Octubre de 2002 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVAD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a once de Octubre de dos mil dos.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 8499/1996 interpuesto por la entidad mercantil "ROSEBAD, S.L.", representada por el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira, contra la sentencia dictada con fecha 2 de marzo de 1996 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1800/1994, sobre marca número 1.624.437 "Rosebud Produccions"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por Abogado del Estado.
La entidad mercantil "Rosebad, S.L." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1800/1994 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 3 de junio de 1994 que desestimó el recurso de reposición deducido contra la anterior de 5 de julio de 1993 denegatoria del registro de la marca número 1.624.437 con la denominación "Rosebud Produccions" para productos de la clase 41ª del Nomenclátor Internacional.
En su escrito de demanda, de 12 de abril de 1995, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que, estimando el presente recurso, se declare nula la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, actual Oficina Española de Patentes y Marcas, de 5 de julio de 1993 por la que se denegó el registro de marca nº 1.624.437, así como la resolución de fecha 3 de junio de 1994 por la que se desestimó el recurso de reposición contra su denegación". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba del recurso.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 23 de mayo de 1995, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "y confirme el acto recurrido, toda vez que el mismo es en todo conforme a Derecho".
Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 1 de junio de 1995 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Sexta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 2 de marzo de 1996, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de Rosebad, S.L., contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 5 de julio de 1993 y 3 de junio de 1994 (BOPI de 1 de agosto de 1993 y 16 de agosto de 1994) que denegaron la inscripción de la marca solicitada Rosebud, nº 1.624.437, española y denominativa, para amparar productos de la clase 41ª del nomenclator oficial; en concreto 'servicios de producción de cine publicitario, programas de televisión, largometrajes y cualquier otra producción audiovisual en toda clase de soportes, formatos y sistemas', resoluciones que se confirman en su integridad, por ser en todo conformes con el ordenamiento jurídico. No se hace expresa imposición en las costas procesales causadas en este recurso".
Con fecha 2 de noviembre de 1996 la entidad mercantil "Rosebad, S.L." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 8499/1996 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos: Primero: Al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 12.1,A) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre. Segundo: Bajo el mismo ordinal, por infracción de la jurisprudencia contenida en la sentencia de 11 de noviembre de 1993.
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de las costas al recurrente.
Por providencia de 27 de junio de 2002 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 3 de octubre siguiente, en que ha tenido lugar.
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 2 de marzo de 1996, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Rosebad, S.L." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas que denegaron el registro de la marca número 1.624.437, inicialmente solicitada con la denominación "Rosebud Produccions", para servicios de la clase 41ª del Nomenclátor Internacional, en concreto, servicios de producción de cine publicitario, programas de televisión y largometrajes.
La denegación tuvo por causa la similitud de la marca aspirante con la ya registrada número 1.530.814, Rossebua, para productos de la misma Clase 41, concretamente para servicios de producción de films, estudios de cine, alquiler de aparatos y accesorios cinematográficos.
La Sala de instancia basó su fallo desestimatorio en la siguiente fundamentación jurídica, tras haber expuesto la doctrina general sobre los criterios para apreciar la semejanza entre signos distintivos:
"[...] una vez eliminado de la marca solicitada el último término 'Produccions', es evidente el gran parecido gráfico y fonético entre las dos marcas contrapuestas Rosebud y Rossebua resultando la diferencia de una letra casi imperceptible en una rápida impresión o visión de conjunto. [...] Los productos que protegen son muy semejantes, en algún punto coincidentes, y pertenecientes todos ellos a la misma clase del nomenclátor oficial, la 41ª, e íntimamente relacionados. [...] Existe un claro riesgo de confusión o error entre las referidas marcas, por lo que no pueden concurrir en el mercado".
Es necesario, en primer lugar, acotar con precisión cuál era realmente la denominación de la marca aspirante, dada la confusión que la propia sociedad actora introdujo al respecto.
En efecto, "Rosebad S.L." interesó en un primer momento la inscripción registral expresando que el distintivo del nuevo signo sería "Rosebud Produccions". Pero en la réplica a la oposición que se le había formulado suprimió ya el segundo vocablo ("produccions") reduciendo el distintivo aspirante sólo a "Rosebud". Así se puede leer en sus observaciones a los folios 72 y 73 del expediente administrativo, cuando afirma:
"La Marca apreciada parecida nº 1.575.588 denominada 'Rosebud Barcelona' resulta ser, con los debidos respetos, asemejante de la marca pretendida número 1.624.437 denominada 'Rosebud'. Existe, a pesar de su identidad en el término 'Rosebud' diferencia gráfica no ya sólo por ser dos los componentes de la marca oponente frente a uno de la pretendida, sino por aportar la marca oponente un gráfico del que carece la pretendida".
Análogo razonamiento hizo al contestar a las alegaciones relativas a marca oponente "Rossebua". Insistió, de modo expreso, en que la pretendida era solamente "Rosebud" y sostuvo, a este respecto, que entre esta última y aquélla había "asemejanza gráfica dada la mera coincidencia en la primera de sus sílabas, existiendo pues asemejanza en su conjunto denominativo. Por la misma razón alegada se aprecia diferencia fonética ya que siendo las últimas de sus sílabas las tónicas en sendas denominaciones, es la vocal 'U' la acentuada en la pretendida, siendo la 'A' en la apreciada parecida."
En los escritos de demanda y conclusiones, la sociedad recurrente varió este planteamiento y, volviendo al de su solicitud inicial, sostuvo que eran "dos términos los reivindicados a registro" e insistió en la "disparidad cacofónica [de las marcas enfrentadas] toda vez que reproducidas sendas leyendas marcarias resultan sonidos suficientemente compatibles".
La Sala de instancia, sin embargo, partió como premisa de la comparación exclusiva entre "Rosebud" y "Rossebua" y afirmó de modo expreso, según ya hemos transcrito, que así lo hacía "una vez eliminado de la marca solicitada el término produccions" .
Ninguno de los dos motivos de casación contiene una crítica de esta parte de la sentencia ni denuncian que la Sala de instancia haya adoptado un elemento de comparación erróneo o incompleto al referirse a la marca aspirante. Uno y otro motivos, formulados al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional, se limitan a considerar infringido o bien el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (motivo primero) o bien la jurisprudencia de esta Sala sobre comparaciones entre signos distintivos, de la que se citan dos sentencias en particular (motivo segundo).
Esta circunstancia procesal (la ausencia de un motivo de casación que, sobre la base del error de la Sala de instancia, haya sido o no inducido por la anómala postura de la recurrente ante el órgano administrativo, denuncie la incongruencia procesal de la sentencia al haber utilizado como términos de referencia no las marcas enfrentadas en su integridad, tal como se hacía en la demanda, sino sólo la oponente y la primera palabra de la aspirante) impide que partamos de unas premisas distintas de aquellas que el tribunal sentenciador acoge. Siendo la finalidad de la casación controlar la aplicación de normas legales a los supuestos de hecho tal como han sido configurados por los tribunales de instancia, y no habiéndose denunciado en este caso que la Sala sentenciadora haya incurrido en incongruencia ni en ningún otro vicio, procesal o sustantivo, al establecer la comparación tan sólo entre las marcas "Rossebua" y "Rosebud", a esta premisa hemos de atenernos.
El primero de los motivos de casación discrepa de la apreciación que la Sala de instancia ha hecho sobre la coincidencia entre los signos, por un lado, y la similitud entre los productos o servicios que unos y otros amparan. A este último respecto afirma la recurrente que la mera coincidencia en la clase 41ª del nomenclátor internacional no debe ser óbice para decretar la admisión de la marca aspirante; en cuanto a la primera cuestión, insiste en que las diferencias entre "Rossebua", marca ya registrada, y "Rossebud Produccions" son suficientes para evitar riesgos de confusión.
El motivo ha de ser desestimado. Siempre a partir de la consideración expuesta en el fundamento jurídico precedente, no es posible sostener que la Sala de instancia haya aplicado indebidamente la prohibición recogida en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas. Como es bien sabido, dicho precepto impide registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior; en este caso el juicio del tribunal sentenciador sobre la semejanza denominativa, por un lado, y aplicativa, por otro, no sólo no resulta arbitrario o irracional, sino fundado en una sólida base.
Reiteradamente hemos afirmado que la apreciación de cualquiera de los factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación) que dan pie a la prohibición establecida en el artículo 12.1 de la Ley 32/1988, queda reservada, en cada caso concreto, a los tribunales de instancia, cuyo juicio al respecto, vistos los elementos de hecho y las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación a menos de que incurra en evidente arbitrariedad o manifiesto error carente de toda justificación razonable.
Sentada dicha afirmación, es claro que había base suficiente -y, por lo tanto, no hay arbitrariedad en el juicio de instancia- para apreciar la semejanza entre los dos distintivos enfrentados en los términos en que se pronunció la Sala de instancia. Y existe esa misma base para concluir que entre los "servicios de producción de cine publicitario, programas de televisión y largometrajes" que "Rosebad, S.L." pretendía amparar con su nuevo registro y los "servicios de producción de films" amparados por la marca oponente número 1530814, Rossebua, existía la suficiente semejanza aplicativa, si no identidad, como para cumplir el requisito al que se refiere el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas: no se trataba tan sólo de pertenencia a la misma clase del nomenclátor, sino de coincidencia en los servicios específicamente protegidos por las marcas.
Debe igualmente desestimarse el segundo de los motivos de casación: la doctrina de las dos sentencias cuya cita se hace, referidas a marcas con denominaciones muy diferentes (Dove frente a Dover, por un lado, y Tres Ducados frente a Ducados, por otro) y a productos o servicios que nada tienen que ver con los de autos, no puede considerarse infringida por la Sala de instancia. De modo reiterado hemos mantenido que no cabe en esta materia, de extremado casuísmo, traer a colación precedentes jurisprudenciales necesariamente ligados, en cada caso, a la apreciación singular de semejanzas o diferencias entre denominaciones y productos o servicios, cuando los que sean objeto de un ulterior recurso no tengan, como sucede en este supuesto, relación alguna con aquellos sobre los que se hubiera pronunciado anteriormente esta Sala.
Procede, pues, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 102.3 de la precedente Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 8499 de 1996, interpuesto por "Rosebad, S.L." contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Sexta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2 de marzo de 1996, recaída en el recurso número 1800/1994. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Segundo Menéndez.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- Pablo Lucas.- Fernando Cid.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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