STS, 2 de Noviembre de 2001
| Ponente | CID FONTAN, FERNANDO |
| ECLI | ES:TS:2001:8541 |
| Número de Recurso | 4721/1994 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - 01 |
| Fecha de Resolución | 2 de Noviembre de 2001 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dos de Noviembre de dos mil uno.
En el recurso de casación nº 4721/1994, interpuesto por el Procurador D. Enrique Sorribes Torra, con la asistencia de Letrado, en nombre y representación de DANONE, S.A., contra la sentencia nº 239 dictada por la Sección 6ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo nº 1052/1992 de fecha 6 de abril de 1994, sobre marca; siendo parte recurrida la Administración General del Estado representada por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sección 6ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia nº 239 de fecha 6 de abril de 1994, desestimando el recurso. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de DANONE, S.A., se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado por auto de la Sala de instancia de fecha 26 de mayo de 1994, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 8 de julio de 1994, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando la sentencia recurrida y dictando otra estimando el recurso.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 8 de septiembre de 1994, en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la Administración del Estado), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al recurso, lo que hizo mediante escrito presentado en fecha 6 de octubre de 1994.
Por providencia de fecha 18 de junio de 2001, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 25 de octubre de 2001, fecha en que tuvo lugar el acto.
En el presente recurso el recurrente articula dos motivos de casación al amparo del Art. 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional, el primero, por infracción del Art. 124.5º del Estatuto de la Propiedad Industrial, en relación con el Art. 118 del mismo, y jurisprudencia de esta Sala aplicable al caso y por infracción del Art. 124- 5º y13, del Estatuto de la Propiedad Industrial y jurisprudencia de la Sala aplicable al mismo; y el segundo, por infracción del Art. 124.1 del E.P.I., y jurisprudencia aplicable al mismo en relación con los principios de libre empresa, buena fe, y de libre y leal concurrencia.
En el primer motivo de casación articulado, se denuncia infracción por la sentencia recurrida de la prohibición contenida en el nº 5 del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial que establece que "no podrán ser admitidas al Registro como marcas las denominaciones genéricas y las adoptadas por el uso para señalar géneros, clases, precios, cualidades, pesos y medidas y otras similares", en base a que la sentencia de instancia establece que el vocablo BIO tiene carácter genérico, y por tanto es inapropiable por nadie, manteniendo el recurrente que dicho vocablo no tiene carácter de genérico, citando en su favor varias sentencias de esta Sala que el recurrente pretende aplicar como si fuesen principios generales de derecho, sin concretar en ningún momento la aplicabilidad al caso presente por su identidad. La naturaleza genérica del vocablo BIO, procedente del griego BIOS=VIDA, no puede ponerse en duda dado que se trata de materia de cosa juzgada al haber sido declarado así en numerosas sentencias del Tribunal Supremo, 31 de mayo de 1991, 25 de octubre de 1958, 10 de julio y 21 de diciembre de 1964, 9 de febrero y 7 de octubre de 1971, 30 de julio de 1988 y 13 de noviembre de 1992, y la más reciente de 10 de abril de 2001 dictada en el recurso de casación nº 520/1994, 23 de mayo de 2001, y 18 de julio de 2001; entendiendo dichas sentencias que se trata de genericidad impropia, por tratarse de nombres de naturaleza común no susceptibles de ser apropiados por nadie en exclusiva por ser elementos de uso común, pertenecientes al dominio público; asimismo tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencias de 12 de febrero y 22 de diciembre de 1975, que el carácter genérico de un vocablo no constituye siempre la genericidad de los demás elementos integrantes de la marca, pues la combinación de ambos originan un conjunto con substantividad propia. De todo ello se desprende, que la sentencia de instancia al admitir la compatibilidad registral de las marcas BIOFRINAT nº 1.309.813, para la clase 29, y BIO DANONE para la clase 29, como diferentes y con substantividad propia, no infringe la prohibición contenida en el Art. 124.5º del Estatuto de la Propiedad Industrial y procede desestimar el motivo de casación examinado.
Asimismo se denuncia por el recurrente, en el primer motivo de casación articulado, que la sentencia infringe la prohibición contenida en el apartado 13º del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial, con infracción de la jurisprudencia de esta Sala relativa al mismo. El nº 13º del artículo 124 establece que "no podrán ser admitidos en el Registro como marca, los distintivos en los que figuren leyendas que puedan constituir falsas indicaciones de procedencia, de crédito y de reputación industrial", sosteniendo la parte recurrente que la marca aspirante BIOFRINAT, pretende aprovecharse del crédito, fama y publicidad lograda por sus oponentes DANONE y como tal incursa en la prohibición contenida en el artículo 124-13º del Estatuto de la Propiedad Industrial. La sentencia recurrida no infringe lo dispuesto en el nº 13º del artículo 124 del citado Estatuto, porque resuelve tal problema después de pronunciarse sobre la compatibilidad de las marcas enfrentadas al amparo del artículo 124.1º del Estatuto, llegando a la conclusión deducida de la prueba y como elemento de hecho, no atacable en vía casacional, que se trata de marcas diferentes con substantividad propia que no incurren en la prohibición del Art. 124.1º del E.P.I., y que las diferencias existentes entre las marcas analizadas, no sólo evitan la posibilidad de error entre el público consumidor, sino que al propio tiempo eliminan el riesgo de aprovechamiento del crédito y reputación alcanzado previamente por las marcas registradas. Tal conclusión totalmente correcta, no es desvirtuada por el hoy recurrente que pretende atribuirse una notoriedad del vocablo BIO, no susceptible de apropiación por nadie y además que forma parte de las siguientes marcas inscritas en el Registro, tales como BIOMINOL, BIOVITAL, BIOVIT, BIOK, BIONA, KALISE BIO, BIORAY, BIOGARDE, BIO PROGRAM COMDIET, BIOHORM, BIODRENAL, BIOCELGAN, BIOMIKO amen de otras más, por lo cual no cabe duda, que admitir la tesis del recurrente sería tanto como afirmar que todas las marcas con el vocablo BIO pretenden aprovecharse de su crédito y fama y procede en consecuencia la desestimación del motivo de casación que examinamos; de lo expuesto se deduce, que queda también rechazado por su propio fundamento el segundo motivo de casación articulado por infracción del Art. 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial.
Al desestimar los dos motivos de casación alegados, procede declarar no haber lugar al presente recurso de casación, y hacer expreso pronunciamiento sobre las costas del mismo al recurrente conforme dispone el Art. 102.3 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, desestimamos el presente recurso de casación nº 4721/1994, interpuesto por el Procurador D. Enrique Sorribes Torra, en nombre y representación de DANONE, S.A., contra la sentencia nº 239 de fecha 6 de abril de 1994, dictada por la Sección 6ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo nº 1052/1992, con expresa condena en costas al recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
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