STS 246/1997, 26 de Marzo de 1997

El Juzgado de Primera Instancia núm.3 de Valencia, en Sentencia de 17 de febrero de 1991, resolviendo el Juicio Declarativo interpuesto por la actora DIRECCION002contra la codemandada DIRECCION000. y DON Paulino, estima básicamente la demanda y condena según los términos transcritos en su parte dispositiva, previa desestimación concreta de la reconvención formulada por los codemandados sobre la existencia de un contrato de distribución en exclusiva concedido por la actora a los mismos, por las razones que se especifican en su correspondiente fundamentación jurídica, y, asimismo, rechazando las excepciones interpuestas por la codemandada; de las que sobresale - por su reiteración relevante- la falta de legitimación pasiva en el codemandado citado, según se razona en su F.J. 4º, esto es, "...siendo la propia documentación del demandado, la que demuestra palpablemente su vinculación a los hechos objeto de este debate, pues aún cuando en la sociedad mercantil "DIRECCION000." aparezca Ángel Jesúscomo gestor y administrador, es prioritariamente la persona física demandada en este pleito, Sr. Paulino, quien materializa y acomete operaciones por cuenta de la sociedad, quien materialmente la gobierna y toma las decisiones que le afectan. Así se desprende de la documental citada, que demuestra que, la persona mencionada concierta operaciones por cuenta de la sociedad, por cuenta de esta entidad mantiene comunicación abierta con los proveedores, a él van dirigidos y recibe por cuenta de la sociedad los proyectos de contratos de distribución, concierta operaciones de créditos que afectan a la sociedad, solicita suministros a cuenta de la mercantil, y, en fin, aparece como gestor real y oficioso de la misma. En una palabra, es la persona que al margen de las apariencias, realiza materialmente todos los actos de gestión y lanzamiento de la sociedad limitada comparecida y demandada en estas actuaciones. Finalmente así lo ha reconocido el propio codemandado, si bien de modo indirecto al prestar confesión judicial, Y por todo ello procede la desestimación de esta excepción"; en cuanto al fondo del asunto, se razona por el Juzgado en el F.J.5º, que conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no se precisa para la protección del nombre comercial, el requisito de la registración en España; ello en respuesta a que el nombre comercial DIRECCION001no aparece debidamente registrado en España a favor de la actora, pero que por aplicación del Convenio de París, en su 1º visado, se faculta al que tuviera una marca, impedir que otras personas inscriban en otros países de la Unión iguales o similares productos coincidentes; que, a mayor abundamiento, la actora es la solicitante de las marcas para los productos del Nomenclator de las clases 21 y 32, que son las controvertidas en el litigio; en el F.J. 6º, se aduce que, por parte de los demandados se viene utilizando como razón social, signo distintivo y nombre comercial, el logotipo y las señas de la actora; asimismo, que han solicitado a su favor en el Registro de la Propiedad la inscripción de las marcas para la Clase 30, 32, 40 y 42, que la Actora ostenta derechos prioritarios sobre los productos de la Clase 21 y 32 del Nomenclator, igualmente ha de estimarse la pretensión en cuento al cambio en el Registro Civil, de la denominación social, pues lesiona el derecho prioritario de la actora, según establece el art. 382 del vigente Reglamento del Registro Mercantil, por lo que procede asimismo acordar la transferencia de las marcas solicitadas en el Registro; en el F.J. 7º, así como en el 8º, se razona la desestimación de la reconvención sobre la existencia del citado contrato de distribución en exclusiva para España pues según la prueba no se efectuó contrato alguno al respecto. El recurso de Apelación de los codemandados contra dicha entidad, fue resuelto por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, en 17 de marzo de 1993, estimando parcialmente el mismo, y con la parte dispositiva que ha quedado antes transcrita, en virtud de la siguiente línea decisoria: en su F.J. 1º, se alude a la excepción de falta de legitimación pasiva del codemandado Paulinopor entender la parte demandada que el mismo no actuó nunca en su propio nombre, sino como Apoderado-Gerente de DIRECCION001, relatando la actuación de tal persona como Gerente de la entidad codemandada. En cuanto al fondo del asunto, tras analizar las relaciones existentes entre las partes, se especifica taxativamente cuanto consta en su F.J. 1º; razonándose en su F.J. 2º, que si bien se admite que "la relación comercial se encuentra resuelta en la actualidad, pero si ésta se produjo entre el 13 de enero al 13 de marzo de 1989, esto es, (fecha de presentación de la demanda), no cabe hablar de utilización ilegítima del nombre de la marca DIRECCION001, pues con anterioridad a estas fechas, dicho uso era legítimo, como se demuestra: 1º) porque el propio nombre y propio hecho de la constitución de DIRECCION000., resulta de pleno conocimiento de la actora, a lo que dió su total autorización a la que vendió una cantidad indeterminada de productos; 2º) que la autorización llegó incluso al hecho de la gestión de las licencias pertinentes para el uso de la industria de importación y distribución de los productos; en base a todo lo anterior, aparece como bizantina la discusión sobre el derecho preferente al uso de la marca; en los fundamentos siguientes se analizan el por qué procede asimismo desestimar el recurso, en lo referente a la reconvención en punto al contrato de distribución en exclusiva (aspecto que deviene firme por el cierre casacional, pues, como en el recurso de apelación interpuesto por los demandados, igualmente se desestima en esa pretensión reconvencional, se afirma por la actora en la impugnación del recurso de casación de los demandados, que el existir esa conformidad de ambas sentencias sobre la demanda reconvencional, y actuar ésta con autonomía respecto a la pretensión principal, procede, conforme reiterada jurisprudencia, la inadmisión del recurso de casación en lo atinente a esta pretensión, tal y como se explicitará al examinar el recurso de la parte demandada). indicándose en el F.J. 5º "in fine", que en definitiva, ni ha existido uso ilegal de la marca DIRECCION001, ni procede indemnización por ruptura de las relaciones comerciales entre las partes. Sin embargo, queda por resolver lo que parece la causa de fricción de los intereses de ambos: el de cuál tiene los derechos prioritarios sobre el nombre comercial DIRECCION001y las marcas sobre productos de dicho nombre. Actualmente, al constar la concesión a la entidad demandada de dicha marca para productos de la clase 42, sólo a través del procedimiento establecido en el art. 3 número 2 de la Ley de Marcas, que exige la acción de anulación, puede resolverse dicho contencioso, pues no puede tenerse por tal la solicitud condicional que consta en el apartado sexto del suplico de la demanda", por lo cual, procede dictar la presente resolución que es objeto de sendos recursos de casación: el primero interpuesto por los codemandados y el segundo por la parte actora, que son objeto de examen por la Sala.

En el recurso interpuesto por los codemandados, en su PRIMER MOTIVO, se denuncia el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, por infracción de las normas reguladoras, por cuanto la sentencia recurrida incurrió en una incongruencia al no resolver sobre la excepción de falta de legitimación pasiva del codemandado Sr. Paulino; dedicándose el motivo a razonar sobre esta omisión. El motivo no prospera, no ya por cuanto que, si bien es cierto que esa excepción de falta de legitimación pasiva del codemandado fue resuelta por el juzgado con el pormenor que ha quedado transcrito en el F.J. 4º, es claro que la Sala aunque omita explícitamente esa contemplación, sin embargo, al analizar la actuación de ese codemandado en su cualidad de Gerente de dicha entidad, viene como a ratificar aquél razonamiento de la Primera Instancia, amen de que, al denunciarse el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, es evidente pues, que su acogida ha de ser en base a haberse producido igualmente, indefensión, conforme al art. 1693 L.E.C., y ello, en caso alguno, se ha producido, por cuanto la propia sentencia de la Sala desestimó la demanda interpuesta contra la recurrente, que es justamente la que aduce dicho defecto, por lo que el motivo ha de rechazarse; al igual que EL SEGUNDO Y EL TERCERO, que por la vía del art. 1692.4 L.E.C., hacen referencia al contenido de la demanda reconvencional, en cuanto a la existencia del contrato de distribución y venta en exclusiva existente entre las partes, que, como se ha expuesto en la primera parte de esta resolución, al haber sido resuelto definitivamente en sentido desestimatorio, tanto por la primera sentencia como por la segunda, es llano no es materia idónea para que sea objeto del presente recurso casacional, por lo que debe rechazarse el recurso, con todas las consecuencias derivadas.

En el recurso interpuesto por la actora, DIRECCION002se aducen los siguientes motivos, que se examinan: En el PRIMER MOTIVO, se denuncia sin la correspondiente cobertura procesal, la inaplicación que ha verificado la Sala del art. 8 del Convenio de la Unión de París de 1883 y, Acta de Estocolmo de 1967, sobre el nombre comercial DIRECCION001de la actora "antecedente y prioritario"; pues la actora viene utilizando y ostenta el derecho prioritario en ese nombre comercial que viene utilizando en Estados Unidos y todo el mundo ininterrumpidamente desde el año el año 1970; que la infracción de la Sala proviene por la incongruencia entre su fundamentación y el objeto de la demanda; fundamentalmente se hace constar, "efectivamente la Sentencia recurrida, incurre en error al estimar que la pretensión de la demanda formulada por esta parte es que se declare la ilegitimidad de 'cualquier uso anterior' que efectuó la demandada. Cuando lo cierto es que de la lectura del Suplico se infiere claramente que los pronunciamientos solicitados, y acogidos correctamente por el Juzgado de Instancia, se refieren a declarar infractor el uso que se hace por los codemandados desde que las relaciones comerciales quedaron resueltas. Con independencia de que se estime que fueron canceladas el 29 de febrero de 1988 (Documento núm. 73), el 20 de diciembre de 1989 (Documento núm. 81), el 13 de enero de 1989 (folio 276), o el 13 de marzo de 1989 (presentación de la demanda), lo cierto es que a partir de ese momento el uso que haga o hace la demandada del nombre comercial DIRECCION001como razón social y como marca, infringe los legítimos derechos de exclusiva, derivados tanto del art. 8 del Convenio, como de la prohibición del art. 124.1º del Estatuto, que si prohibe registrar, con mayor motivo hemos de entender que prohibe el uso extrarregistral...", concluyéndose, que la estimación de este motivo, conduce a la estimación de las pretensiones de la demanda; es claro que en este motivo radica la denuncia fundamental a la declaración desestimatoria de la demanda que hace la parte actora, y el mismo debe rechazarse, por las siguientes razones: 1º) que por la Sala -como se ha expuesto en su lugar-, se hace constar que hasta el momento de la cesación de las relaciones comerciales existía una autorización para el uso del nombre comercial, y las consecuencias derivadas de las mismas, por las relaciones existentes entre las partes, (en concreto son "facta" al respecto: "ya en la demanda, la entidad Sluch Puppie Corporation admite que existieron relaciones comerciales desde 1985 con Sluch Puppie S.L., a través del que constaba como su gerente Sr. Paulinomediante la contratación de distribución de sus productos (demanda, folio 294) antes de lo cual, en fecha 11-5-1984, se constituyó la demandada como tal entidad y se inscribió en el Registro Mercantil, carácter mercantil que le fue reconocido por la actora (documento 69-B) incluso de forma unilateral; dicha importación distribución de productos de la actora se mantuvo, aunque las partes difieren en cuanto a su objeto, durante el año 1986, previéndose por la actora la cesión de la licencia de distribución exclusiva incluso para el año 1987, que no se llegó a suscribir al suscitarse problemas entre ambos, hasta que, en el mes de febrero de 1988, manifestó ya expresamente la actora su voluntad de cancelar oficialmente la concesión de licencia de Sluch Puppie (documento 73 B), si bien aún existieron conversaciones entre las partes que motivaron una propuesta de transacción por parte de DIRECCION002a Sluch Puppie S.L., en fecha 13 de enero de 1989 (folio 276 y ss. doc. 83); la demanda lleva fecha de 13 de marzo de 1989, por lo que hay que entender que entre una y otra fecha se estimó por la actora resuelta definitivamente la relación comercial...", a lo que cabe añadir, a) La actora (según su propio Hecho 1º de la demanda -ff. 284 y ss.), es mera solicitante de las marcas para productos de las clases 21 y 32 del nomenclator; b) Que entre otras marcas, las citadas están inscritas a nombre de la actora (según Registro 28-6-70 del Estado de Ohio en Estados Unidos) en varios países afectados por el Convenio de París pero no en España pese a citadas solicitudes y la existencia de los recursos contra la Administración que se indican en citado Hecho Primero de la demanda (f. 291), a favor de España; c) Que actualmente consta la concesión a la demandada de dicha Marca para productos de la clase 42 -sic- de F.J. 5º; d) Que es fundamental, se admite como se ha visto, hasta en el citado primer motivo del recurso, la existencia de dos situaciones distintas en torno al litigio; antes de la resolución de las relaciones comerciales entre las partes en 13 de enero, incluso en 13 de marzo de 1989, en cuya época estaba la demanda autorizada para usar dichas marcas y productos, y tras la resolución de esas relaciones, con posteridad, en que ya se ha prohibido dicha utilización; y por lo tanto, es indiscutible como corolario que tras dicha prohibición es cuando normalmente deberá plantearse el conflicto, porque toda demanda sólo contempla, según su "ratio petendi" y así se resuelve en su "ratio decidendi", la situación anterior denunciada); relaciones que fueron resueltas a partir del 13 de enero de 1989, en el periodo desde esta fecha hasta de manera taxativa el 13 de marzo de 1989, fecha de presentación de la demanda, por lo cual la Sala deriva en que hasta esa fecha estaba perfectamente la codemandada, autorizada por la parte actora para el desempeño de su cometido profesional con el uso del nombre, marca y producto correspondiente; 2º) que, como consecuencia de ello, es claro, que en la fecha precedente a la demanda dicha autorización derivaba en no haberse acreditado la ilegitimidad del uso denunciado por la parte actora; 3º) que, como el propio motivo indica y admite "a hoc" es preciso distinguir la actuación de las demandadas antes de la resolución de dichas relaciones comerciales que justificaban esa utilización (que hasta, sin ambages, se acepta la fecha de presentación de la demanda de 13-3-1989, que opera pues como un auténtico "Dies ad quem" para delimitar esa justificación), con lo ocurrido con posterioridad a la demanda; y al punto, las consecuencias que obtiene el motivo son inconsistentes, pues, viene a mantener que tras la resolución de esa relación comercial el posterior uso de tales condicionamientos es ilegítimo lo que no deja de ser una eventualidad a dirimir en su día y en su caso, ya que frente a ello ha de contestarse, que, como, acertadamente, hace la Audiencia, la cuestión litigiosa que se debate es justamente la que existe con precedencia a la presentación de la demanda, que es donde se plantea la cuestión preexistente, sin que, por lo tanto, se pueda resolver lo que acontezca con posterioridad a la misma, por lo que si la Sala, con expresividad distingue entre la fecha anterior y posterior, es claro que la cuestión litigiosa debe proyectarse exclusivamente a la precedencia de la demanda, que es donde se denuncia la patología o irregularidades entre las partes, por lo cual, todo lo que suceda con posterioridad debe ser objeto de un nuevo pleito, por lo que no es acertado el contenido del motivo y deberá rechazarse el mismo; repulsa, que inevitablemente conducirá a la de los motivos restantes, máxime cuando en la propuesta de transacción de la Actora de 13-1-89 -al folio 270- se propone entre otras: Ap. 2: renunciar a la solicitud presentada por las demandadas en el Registro de la Marca "DIRECCION001", y en su Ap. 4, Firmado por ambas partes, de un Acuerdo de Finiquito de la relación habida en el pasado", luego ese Finiquito, pues, denota la procedente situación de autorización comentada y, que se aspira a resolver o reformar. El SEGUNDO MOTIVO en cuanto a la denuncia que se hace de los arts. 199 y 201 del Estatuto de la Propiedad Industrial, por "la infracción del nombre comercial" -como el mismo motivo indica- al afirmar que la sentencia recurrida permite al demandado que continúe la utilización como denominación social del término DIRECCION001a pesar de los derechos prioritarios que anteriormente se han justificado a favor de la actora, lo que determina la respuesta idéntica a la del motivo anterior. En el TERCER MOTIVO, se denuncia la aplicación indebida del art. 6 septies y 6 bis del Convenio de la Unión de París de 1883, sobre el "Acuerdo de Distribución", en donde se sanciona, entre otros, en su núm. 2 "el titular de la marca tendrá el derecho, en las condiciones indicadas en el párrafo 1 que antecede, el derecho de oponerse a la utilización de su marca por su agente o representante, si no ha autorizado esta utilización" y es obvio la denuncia no es de recibo, ya que la Sala -se reitera- parte de que existió previamente esa autorización, en base a las relaciones comerciales existentes, sin que sea válida la denuncia del motivo de que la actora reiteró, de forma insistente y clara a la demandada la prohibición de utilizar la denominación, marca y logotipo de DIRECCION001, que implicaría -se repite- dilucidar la situación posterior a la que ha sido resuelta por la Sala sentenciadora; insistiendo el motivo en las mismas confusiones al entender "que se puede perfectamente dilucidar la situación posterior a la demanda cuando la situación anterior parte de unos condicionamientos jurídicos distintos", a lo que cabe añadir -a fuer de reiterativos- que si bien es cierto cuanto se afirma en el motivo, que por la actora se puede instar a que se declare que la demandada ha infringido sus derechos, desde el momento de la cancelación de la autorización y prohibírsele continuar en su utilización, se responda una vez más que ello deberá ser objeto de una nueva pretensión, sin que tampoco sea pertinente la sanción del transcrito art. 6 septies del Convenio de París, pues su párrafo 2 confiere ese derecho de oposición cuando no se haya autorizado su utilización, que no es el caso de autos. En el CUARTO MOTIVO, se denuncia la aplicación indebida del art. 3.2 de la ley de Marcas de 1988, en relación con la normativa que se especifica; todo ello, al afirmarse que la "cuestión angular" que se sometió al litigio la confundió la Audiencia a tenor de los motivos de la demanda, pensando erróneamente que la pretensión era la declaración de ilegítimo del uso que hizo la demandada de las marcas y nombre comercial DIRECCION001durante la vigencia del acuerdo comercial de distribución; haciéndose una serie de consideraciones sobre las consecuencias que producen la existencia de ambas situaciones (la anterior y la posterior) y las eventuales dilaciones a la tramitación de la cuestión litigiosa , así como, que la declaración de nulidad de la solicitud de la marca que se postula "implicaría la nulidad de todo lo posterior y, por tanto la nulidad de la concesión posterior, afirmaciones que en nada pueden desvirtuar cuanto se ha expuesto antes, esto es, la precisión de que partiendo pues de la diversidad sustancial de ambas situaciones, la posterior a la demanda deberá ser objeto de una nueva proposición judicial o previamente acudiendo a la vía específica del Art. 3-2 Ley de Marcas de 10-11-1988, como acertadamente sugiere el F.J. 5º "in fine" de la Sala, en cuanto sanciona la posibilidad de anular la registración de una marca notoria, por todo ello, con el rechazo de los motivos procede desestimar el recurso, con las demás consecuencias derivadas.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR A NINGUNO DE LOS DOS RECURSOS INTERPUESTOS, por las representaciones procesales de DIRECCION002Y DIRECCION000. Y Paulino, contra la Sentencia pronunciada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia en fecha 18 de marzo de 1993, condenamos a dichas partes recurrentes al pago de las costas ocasionadas en este recurso. Y a su tiempo, comuníquese esta resolución a la citada Audiencia con devolución a la misma de los Autos y Rollo de Sala en su día remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos LUIS MARTÍNEZ-CALCERRADA Y GÓMEZ.- ANTONIO GULLÓN BALLESTEROS.- EDUARDO FERNÁNDEZ-CID DE TEMES.- RUBRICADO.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Luis Martínez-Calcerrada y Gómez, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.