STS, 22 de Octubre de 2007
| Ponente | FERNANDO LEDESMA BARTRET |
| ECLI | ES:TS:2007:6729 |
| Número de Recurso | 4046/2005 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 22 de Octubre de 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintidós de Octubre de dos mil siete.
VISTO por la Sala Tercera -Sección Tercera- del Tribunal Supremo el recurso de casación número 4046/2005, interpuesto por EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA, representada por el Procurador de los Tribunales Don José Luis Martín Jaureguibeitia, contra la sentencia nº 480, dictada el 13 de mayo de 2005 por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nº 2237/2002, que desestimó el recurso interpuesto contra resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 21 de mayo de 2001, confirmadas por otras de fecha 16 de julio de 2002, que habían concedido el registro de las marcas números 2.316.490, 2.316.491 y 2.316.492 «E EUROPRIX», mixtas, para distinguir respectivamente productos de las clases 35 (servicios de publicidad y servicios de ayuda a la explotación o dirección de empresas comerciales o industriales; administración comercial; trabajos de oficina; exportación, importación y representaciones; servicios de venta al detalle en comercios y servicios de venta al detalle a través de redes mundiales informáticas), 39 (servicios de transporte, embalaje, almacenaje y distribución de mercancías; organización de viajes) y 42 (servicios hoteleros; servicios de establecimientos destinados a satisfacer necesidades individuales; hospedaje temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios de ingenieros o profesionales de formación universitaria; servicios de investigaciones, proyectos, evaluaciones, estimaciones o informes técnicos y jurídicos; servicios de investigación científica e industrial; programación para ordenadores; servicios prestados por organizaciones a sus propios miembros y servicios de emisión de franquicias relativas a la concesión de licencias y transferencias de conocimientos técnicos), por no apreciar riesgo de confusión en el mercado con las marcas prioritarias «E» y «E EROSKI». Se han personado en este recurso, como partes recurridas, la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado, y la mercantil GRUPO PEDRO LLOBELL, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales Don Isidro Orquin Cedenilla.
En el recurso contencioso-administrativo nº 2237/2002, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó, con fecha 13 de mayo de 2005
, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «FALLAMOS: Que debemos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo núm. 2237/2002, interpuesto por el Procurador D. José Luis Martín Jaureguibeitia, en nombre y representación de EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA, contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 16 de julio de 2002, que desestimaron los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones anteriores de la misma Oficina, de fecha 21 de mayo de 2001, que concedieron las marcas 2.316.490, 2.316.491 y 2.316.492, con el distintivo "E EUROPRIX", mixto. Sin costas».
Contra dicha sentencia preparó recurso de casación el Procurador de los Tribunales Don José Luis Martín Jaureguibeitia, en representación de EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA, mediante escrito de fecha 9 de junio de 2005. El recurso fue tenido por preparado mediante providencia de fecha 13 de junio de 2005, dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. TERCERO.- Emplazadas las partes, la representación procesal de EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA formalizó su recurso de casación mediante escrito de fecha 6 de septiembre de 2005 en el que, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, denunció la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia. Concluyó suplicando a la Sala lo siguiente: «(...) después de los trámites que procedan y en base a los motivos que se citan en el cuerpo de este escrito, dicte sentencia en su día casando la referida resolución en cuanto desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por mi poderdante contra las resoluciones de 21 de Mayo de 2.001 y 16 de Julio de 2.002 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedieron el registro de las Marcas núms. 2.316.940, 2.316.941 y 2.316.942 "E EUROPRIX", declarando que estas resoluciones administrativas no se ajustan a derecho y, por ende, decretando no haber lugar al registro de las mencionadas marcas, con lo demás que procediere».
Por diligencia de ordenación de 15 de septiembre de 2005 se tuvo por presentado el anterior escrito, y por personados y parte el Abogado del Estado en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y el Procurador de los Tribunales Don Isidro Orquin Cedenilla, en representación de la mercantil GRUPO PEDRO LLOBELL, S.L.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sección Primera de la Sala, de fecha 26 de septiembre de 2006, que ordenó remitir las actuaciones a la Sección Tercera, conforme a las reglas de reparto de asuntos.
Por providencia de 16 de octubre de 2006, la Sección Tercera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo acordó entregar copia del escrito de interposición del recurso al Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, y al Procurador de los Tribunales Don Isidro Orquin Cedenillas, en representación de la entidad GRUPO PEDRO LLOBELL, S.L., para que formalizaran su oposición.
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El Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, presentó escrito de fecha 24 de noviembre de 2006, y concluyó suplicando a la Sala que «por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas»
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El Procurador de los Tribunales Don Isidro Orquín Cedenilla, en representación de la entidad GRUPO PEDRO LLOBELL, S.L, presentó su escrito de oposición con fecha 1 de diciembre de 2006, y concluyó suplicando a la Sala que «Tenga por presentado este escrito y justificante del traslado de copias, la una a autos y por evacuado el traslado conferido, procediéndose a dictar sentencia por la que se proceda a desestimar íntegramente el recurso de casación por las razones anteriormente señaladas, con expresa imposición de costas a la recurrente».
Por diligencia de ordenación de 11 de diciembre de 2006 se unieron los escritos de oposición al recurso y quedaron las actuaciones pendientes para señalamiento.
Por providencia de fecha 3 de octubre de 2007 se ha señalado para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 16 de octubre de 2007, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección
Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 13 de mayo de 2005 por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 2237/2002, que desestimó el recurso interpuesto contra resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 21 de mayo de 2001, confirmadas por otras de fecha 16 de julio de 2002, que habían concedido el registro de las marcas números 2.316.490,
2.316.491 y 2.316.492 «E EUROPRIX», mixtas, para distinguir respectivamente productos de las clases 35, 39 y 42 (servicios hoteleros; servicios de establecimientos destinados a satisfacer necesidades individuales; hospedaje temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios de ingenieros o profesionales de formación universitaria; servicios de investigaciones, proyectos, evaluaciones, estimaciones o informes técnicos y jurídicos; servicios de investigación científica e industrial; programación para ordenadores; servicios prestados por organizaciones a sus propios miembros y servicios de emisión de franquicias relativas a la concesión de licencias y transferencias de conocimientos técnicos) del Nomenclátor internacional. Conviene destacar que, formulada oposición al registro por la entidad EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA, basada en la prioridad de sus marcas números 1.609.613 a 1.609.654 «E EROSKI», y números 1.183.637 a 1.183.678 «E», inscritas para distintas clases del Nomenclátor, las resoluciones administrativas valoraron que todas ellas estaban registradas para la clase 42. La sentencia que se impugna, por otra parte, declara que tanto las marcas impugnadas como las de la entidad recurrente son para la misma clase de productos, sin que la recurrente haya formulado alegación alguna al respecto. Por tanto, en cuanto a las marcas prioritarias se refiere, el debate queda centrado en las marcas números 1.183.671 y 1.183.678 «E», mixtas con gráfico, para las clases 35 y 42 del Nomenclátor, y números 1.609.647, 1.609.651 y 1.609.654 «E EROSKI», mixtas con gráfico, para las clases 35, 39 y 42 (servicios de estudios y proyectos técnicos; informática, investigaciones, evaluaciones, estimaciones, peritajes, asesoramiento y consultas profesionales; servicios prestados por establecimientos destinados a satisfacer necesidades individuales; servicios de bar, restaurantes, cafetería y hotel), ya que éstas son las únicas que coinciden en cuanto a su ámbito aplicativo con las marcas aspirantes.
La justificación de la decisión adoptada por el Tribunal de instancia se encuentra en el fundamento jurídico segundo de la sentencia recurrida, que si bien valora que las marcas enfrentadas designan productos -servicios en este caso- de la misma clase del Nomenclátor, aprecia que no existe riesgo de confusión, y se pronuncia en los siguientes términos:
"La comparación de conjunto es clarísima en el sentido de que no es posible confusión alguna entre ellas, ni por el gráfico, ni por el contenido del mismo. Lo único que tienen en común, realmente es la letra E como específica, pero no ha de olvidarse que las letras, por sí solas, no pueden ser adquiridas por nadie en particular al poder ser utilizadas libremente por cualquier ciudadano".
El recurso de casación se articula en dos motivos, desarrollados ambos al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a través de los cuales se denuncia la infracción del art. 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas (motivo primero ), y la infracción de la jurisprudencia (motivo segundo). En el primer motivo alega la representación procesal de EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA que no sólo existe identidad entre los servicios amparados por las marcas enfrentadas sino que también es evidente la semejanza capaz de producir confusión; señala que la sentencia incurre en un error al efectuar la comparación entre los signos, ya que valora que sólo tienen en común la letra «E», pero no tiene en consideración la grafía característica de la letra ni la identidad de la composición de los distintivos solicitados respecto de los ya registrados, máxime si se tiene en cuenta que el vocablo «EUROPRIX» es un término genérico que no goza de distintividad propia; concluye que es cierto que la letra «E» no es reivindicable, pero sí lo es una determinada representación gráfica de la misma, que es la que caracteriza a las marcas prioritarias de la recurrente. El segundo motivo de casación se desarrolla por remisión a los argumentos utilizados en el primer motivo. A la vista de esta técnica casacional, y dada la relación que existe entre ambos motivos, procede analizarlos conjuntamente.
El artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, dispone que «No podrán registrarse como marcas los signos o medios: que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior». Por tanto, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, es precisa la concurrencia de las siguientes circunstancias cumulativas: a) que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; y b) que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado.
Respecto de tales prohibiciones generales, es doctrina reiterada de la Sala que, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales -marca renombrada-, basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Lo que quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios -regla de la especialidad de la marca-. Esta asociación de signo y producto se transforma así en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos. El criterio general imperante en el examen entre dos marcas enfrentadas es el de que debe realizarse una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada una de ellas, sin descomponer su afinidad fonética y en su caso gráfica o conceptual, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley, de tal forma que el todo prevalece sobre las partes o factores componentes.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables por el Tribunal Supremo. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.
El recurso debe ser desestimado porque los argumentos que antes se han resumido no impiden llegar a la conclusión de que el fundamento del mismo no es sino la discrepancia con la valoración que la Sala de instancia ha realizado respecto al riesgo de confusión entre los signos enfrentados, discrepancia que es irrelevante porque, según reiterada jurisprudencia expresada por esta Sala, las apreciaciones de hechos respecto a los litigios entre marcas no son revisables en casación, a excepción de los errores manifiestos o de la eventual vulneración de las normas sobre valoración tasada de la prueba, lo que no concurre en el presente supuesto en el que la Sala de instancia, realizada una visión de conjunto de las marcas enfrentadas, ha concluido que las denominaciones incluidas en los respectivos gráficos excluyen cualquier riesgo de confusión (por todas, en esta materia de marcas, sentencias de 29 de mayo de 2007 -RC 1868/2005-, 25 de septiembre de 2003 -RC 3465/1998-, de 24 de octubre de 2003 -RC 3925/1998- de 30 de diciembre de 2003, -RC 3083/1999-, y de 10 de marzo de 2005 -RC 4700/2002 -).
Es jurisprudencia reiterada [STS 30 de abril de 2001 (RC 745/1994 )] la que declara que «las marcas mixtas compuestas de una letra del alfabeto y de elementos gráficos, tienen una verdadera dimensión distintiva en la singular disposición de su grafismo, de forma que el complejo gráfico es lo que realmente forma la marca puesto que la letra del alfabeto sólo sirve para construir sobre su esquema un emblema gráfico original, al no pretenderse monopolizar en exclusiva por nadie y en consecuencia las letras del alfabeto de forma aislada, no son susceptibles de registro como marca por tratarse de cosas o elementos comunes que pertenecen a todos y nadie las puede registrar o monopolizar como exclusivas, pero esa misma letra del alfabeto cuando va acompañada de un elemento gráfico forma un conjunto o logotipo visualmente identificable por el consumidor y es susceptible de registro, dado que es el elemento gráfico lo que normalmente forma la marca y carece de valor diferenciativo la letra del alfabeto empleada como elemento gráfico». Aplicando dicha doctrina jurisprudencial al supuesto contemplado en autos es evidente que la coincidencia de la letra «E» en los distintivos enfrentados no se presenta como un elemento dominante sino que existen suficientes disparidades gráficas y de situación de la propia letra sobre el fondo que constituyen factores diferenciadores efectivos, máxime si se tienen en cuenta las diferencias fonéticas que existen entre los signos en conflicto («E EUROPRIX» frente a «E» y «E EROSKI».
La desestimación de todos los motivos del recurso lleva consigo la imposición de las costas a la recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
NO HA LUGAR al recurso de casación interpuesto por el Procurador Don José Luis Martín Jaureguibeitia, en representación de la entidad EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA contra la sentencia nº 480, dictada con fecha 13 de mayo de 2005 por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 2237/2002 ; con imposición a la parte recurrente de las costas de este recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIO, certifico.
